美国案例简讯-RLMK-0114   1/1/2015

美国专利商标局（USPTO）对知识产权（IPR）的行政决定是“最终和不可上诉的”

对于PTO和上诉委员会（PTAB）有关IPR的审查，美国联邦法院是否有管辖权？美国维吉尼亚州东区联邦法院根据法规称因其缺乏管辖权；并发现相关法规的语言是“相当明确”的，就是USPTO对IPR的诀定是最终的，是不可上诉的。Dominion Dealer Solutions, LLC v. Lee, Civil Action No. 3:13CV699 (E.D. Va., Apr. 18, 2014) (Payne, J.).

在加州联邦法院Auto Alert 对Dominion Dealer Solutions（Dominion）起诉，称Dominion涉嫌侵犯其五项专利。对此，Dominion向USPTO针对这五项专利提出请愿要求USPTO审核该五项专利有效性。向USPTO提出IPR请愿同时，Dominion也在加州联邦法院提出暂缓专利侵权诉讼的动议。加州法院核准“暂停侵权案专利诉讼，包括任何的上诉。”PTAB拒绝Dominion的IPR的请愿。之后Dominion提出请求重审其请愿，也被PTAB拒绝。

然后Dominion遵从行政程序法（APA），在维吉尼亚州联邦法院提起诉讼，声称PTAB的决定是独断的，反复无常的，滥用自由裁量权的，违反了法律。PTO提出反驳动议，称联邦法院因缺乏管辖权，法院需以驳回。

为解决PTO的动议，维吉尼亚州联邦法院解释本案需引用两法规：APA的部份，美国最高法院曾表示需“赋予一个诉讼原因”， 用以对行政机构的诀定可以提出诉讼要求司法审查；Leahy-Smith America Invents Act（AIA）的部份则给予PTO为管辖处理专利的审查机构。

APA法案提供司法对行政机构的诀定有经由司法诉讼审查的能力，联邦法院指出，APA在授予司法审查上还是有一些限制。例如当其他法规排除司法审查时, 就会有所限制。为了决定是否和在何种程度上被特定的法规排除司法审查，联邦法院得看法规的明确语言，以及其法规计划的结构，相反的，有时还涉及其立法的历史和行政诉讼的本质。联邦法院认为，在APA下有一个很强的推定，即国会准许用司法诉讼挑战行政机构决定审查权。

维吉尼亚州联邦法院发现，AIA不同意这种很强的推定，并拒绝Dominion的论点。法院发现AIA的措辞：“USPTO所决定的关于是否寻求此部份所指的当事人之间的审查应是最终的，和不可上诉的”- 这点是“非常明确的。”

按联邦法院驳回Dominion的说法，Dominion说其在维吉尼亚州联邦法院案件不算是上诉，事实上Dominion做出了法律战术策略，称其提交为投诉而非“上诉”，以避免触发最终在加州联邦法院的暂停。

联邦法院也驳回Dominion的论点，其声称法规并没排除有些PTAB法律问题可以寻求维吉尼亚州联邦法院上诉。但新AIA的立法显示国会打算以AIA和IPR的来方式处理，以降低专利诉讼在联邦法院的数量和简化专利管理的过程。

联邦法院更进一步驳回Dominion的论点，即“最终和不可上诉的”语言只是排除决定授予IPR，并不适用于决定拒绝IPR。联邦法院再次依照AIA本身明确的语言，认为Dominion的立场“显然是站不住脚的。”

© Copyright 2014 Kao H Lu                    www.ryderlu.com

请参考：

http://www.reexamlink.com/wp-content/uploads/2014/04/EDVA-order-dismissing-Old-Dominion-APA-Action.pdf