集佳知识产权代理有限公司  赵欣

美国在专利类型申请上分类为发明专利（Utility patent）、设计专利（Design patent）、植物专利（Plant patent）三种类型。另外，美国在专利申请形式上更有别于其它国家的专利制度，包含有非临时专利申请（non-provisional application）及临时专利申请（provisional application）。本文将介绍美国临时专利申请的相关规定，浅论美国临时申请与中国优先权申请的对比，并探讨临时专利申请的意义。

1 美国的临时专利申请规定

1.1　什么是临时专利申请规定

临时专利申请（provisional application）的制度依照1995年6月8日美国国会通过在乌拉圭回合谈判所签订的协议（Uruguay Round Agreements Act，RUAA），美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）所提交美国专利法，因而产生的一种独立的专利申请形式。临时专利申请规定主要涉及美国专利法的两个条款，即第111条（b）款和第119条（e）款。美国专利法第111条（b）款指出了与临时专利申请相关的一些条件，即建立申请日需要提供说明书和附图；维持申请日需要在规定的时间期限内提交申请费和发明人姓名。第 119条（e）款指出临时专利申请（下文简称"临时专利"）为申请人确立了一个优先权，其保护期限是1年，在此期限和保护范围内，只有该"临时专利"的持有人可以提出有关专利申请。但是，专利申请以临时申请的方式提出后，必须在1年内正式向美国专利商标局提交转换请求书，将"临时专利"转为正规申请，否则此"临时专利"在1年后自动失效。正规申请的内容应包含临时专利申请的内容和经改写后的内容。

1.2  美国临时专利申请的特性

临时专利申请具有几个特点：

（1）不一定要有请求项，只需提供说明书、必要图式及发明人姓名即可建立临时申请的申请日；

（2）不拘泥于美国专利法所制订的说明书格式，申请人可以任意格式提出申请；

（3）美国专利商标局（USPTO）接受英文以外的说明书内容，但必须符合美国专利法35. U.S.C. 112第1段及35. U.S.C. 1131的规定；

（4）不能予以审查和授予专利权，它仅可为在一年内提交"正规"申请抢占一个申请日，自其申请日起算届满十二个月后，依规定视为放弃并予以公开；

（5）不能要求一件外国申请为其建立优先权，但根据巴黎公约可以保留国际优先权；

（6）只针对发明专利（Utility patent）。

2　美国"临时专利申请"规定与中国的"本国优先权"规定的比较

2.1　"临时专利"可类比"国内优先权"

临时专利不是真正意义上的专利，临时专利不能予以审查，也无法授予专利权。实质上，它仅仅是为申请人在将申请转换为正规申请之前保留一个优先权日，可类比国内优先权，而这种较低成本的申请方式使得美国申请人与外国申请人享有乌拉圭回合谈判的同等权利。

我国 1992年修改后的《专利法》中第二十九条第二款对"本国优先权"作出了规定：申请人于1992年1月1日以后在中国第一次提出发明或者实用新型专利申请之日起12个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。此后，我国于2002年修订的《专利法实施细则》的第三十三条又对获得本国优先权的条件作出了具体规定：没有要求过外国优先权或者本国优先权，即说明本国优先权应是首次使用而且只能适用一次；还未被专利局授予专利；不属于按照规定提出的分案申请的。

2.2  "临时专利"申请方式更简易、快速

临时专利申请可以先提出一个简化的申请，这样使申请人以较低的初始投资，赢得1年时间去评估发明的商业潜力。因此它规定，临时专利申请不需撰写完整的详细说明书，不必办理完整的申请文件，递交申请时也只需满足最低的形式要求。我国《专利法实施细则》第三十二条规定，申请人要求优先权手续的，应当在书面声明中写明第一次提出专利申请（以下称在先申请）的申请日、申请号和受理该申请的国家;要求本国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当由国务院专利行政部门制作。相对而言，我国的在先申请虽然较之于后一次申请的手续也相对简单，费用也相对低廉，但比起美国临时专利申请的规定来还是复杂了一些。

2.3  "临时专利"申请方式专利期限更长

美国专利法第154条（a）款中规定，依第119条内容规定的临时专利申请的优先权不计入专利权期限，也就是说1年的未决时间不包括在20年的专利保护期限内，该期限从正规专利申请递交之日起算。因此，临时申请给申请人提供了12个月的专利保护宽限期，其专利保护期限实际是21年。而我国《专利法实施细则》规定，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。我国对专利的20年保护期是从专利申请日开始计算的，也即从优先权日算起，因此，专利保护期限是20年。

3  善用"临时专利"申请

在一项研发结果完成之前，发明人可能还无法立即清楚估算出研发成果的市场需求与市场价值，或是在投入知识产权保护的资金不充足的情况下，申请人即可以考虑以临时专利申请的方式，先取得发明的申请日期。待获取暂时性的权利保护后，再利用12个月的缓冲期间妥善进行市场分析调查与规划产品销售区域，届时在申请日后的12个月向世界各国提出以主张临时专利申请为优先权案来转换为非临时专利申请（或称正式申请案）的专利申请，以完整保护发明成果。

另外的情况可能是，发明人来不及在技术公开日之前完成非临时专利申请的准备工作，例如已经准备将研发成果在展会中公开展示、应用研发成果制造的产品准备上市销售等将技术方案公诸于大众。若是早于专利申请提出前即公开予大众知悉时，该申请将丧失新颖性的专利要件，如此将无法利用知识产权来保护发明人辛苦研发的技术成果。

此时，发明人可以考虑提出准备文件较为简单的临时专利申请，以快速且花费低廉的取得该技术成果的专利申请日，只要能够先确立专利申请日是早于技术公开日，将不必担心研发成果无法被专利权保护的问题发生。

申请人/发明人先提出临时专利申请，以先取得过渡期的保障，事务所的代理人也不必赶着在几天的时间内就得赶工完成各个申请国家的专利说明书内容，也能妥善顾及撰稿质量，此做法对发明人或是承办事务所而言，可谓是双赢的选择。

作者简介： 赵欣，专利代理人，北京科技大学工学硕士。 主要从事涉外电学领域的专利代理工作，处理过大量进口和出口的发明专利申请以及审查意见的答复，所涉及领域包括计算机，半导体，通信系统等。