美国案例简讯-RLMK-0106   9/1/2014

吸水垫上的点状图案是否为功能性？

由 McAirlaids 生产的“airlaids，”是一种吸水垫用于吸水的织状物。此材料是以切碎的纤维制成松散的薄片状物，再以压力合成过程处理而成。此薄片被压印于吸水垫特定的区域，这许多点形成的垫子，不需要用任何胶或粘合剂，而是以点上的合成纤维将所有的材料结合在一起。因此点的大小和之间的距离必需落在材料的一定范围内，以便结合和帮帮助吸收。而此压力合成过程由 McAirlaids 保有专利。

McAirlaids 将其吸水产品采用这种压印点的像素图案（pixel pattern）, 在美国专利和商标局（USPTO）注册为商业外观（trade dress）。Kimberly-Clark 公司使用了类似的圆点图案在其 GoodNites牌的床垫上，因此McAirlaids 对 Kimberly-Clark 公司就商业外观侵权和不公平竞争向州法庭提出索赔告诉。 Kimberly-Clark 公司认为其 GoodNites床垫是由不同于McAirlaids 获专利的压力合成过程方式而制造的， Kimberly-Clark 公司指出像素图案是功能性，因此不适用于商业外观的法律保护，所以提出反诉。美国联邦一审法院认为 McAirlaids 的像素点设计是功能性的，因此不应受商业外观法的保护，在简易判决判（summary juidgement）中判 Kimberly-Clark 胜。 McAirlaids 上诉。

美国联邦第四巡回上诉法院根据美国最高法院在 TrafFix Devices v. Marketing Displays (IP Update, Vol. 15, No. 5) 一案的裁决 ，推翻了联邦一审法院的判决，并得出结论认为虽然像素设计的压力合成圆点本身是功能性的，McAirlaids 已经提出足够证据，证明真正争议是在压花图案本身作为一个整体是否为功能性的。根据 TrafFix案判例，美国联邦第四巡回上诉法院说明两点：

首先，虽然 McAirlaids 获得实用专利相关的吸收垫，该专利只包含其制造过程和材料，但没有提及压花图案。一项实用专利中列出所有特点，并不会自动变成功能性。

其次，McAirlaids 已将其像素图案注册于 USPTO。已经注册的商业外观提供其拥有者其注册有效性，若要挑战该外观注册，挑战者必需提供相当程度的反对证据来挑战，以证据的优势来显示原商业外观无效。

联邦第四巡回上诉法院明确表示，如果设计才是一个商业外观注册的主体，对商业外观的挑战者而言，必需提供足够的功能性证明来说明设计本身仅是功能性的。因此联邦一审法院认定该图案仅具有吸收的功能，但 McAirlaids 亦提出足够反证说明其设计尤其是图案不仅仅是功能性的， 虽然像素图案的圆点设计在结合材料上是有功能性的，但圆点构成的图案本身是不具有功能性的。联邦一审法院不能以简易判决来决定。

美国联邦第四巡回上诉法院推翻了联邦一审法院做出有利于被告的简易判决，发回重审；对于吸水垫上的点状图案是否为功能性，点状本身是有功能性的，但点状构成的图案并不是只具功能性，其中关系设计因素。McAirlaids, Inc. v. Kimberly-Clark Corp., Case No. 13-2044 (4th Cir., June 25, 2014) (Duncan J.).

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请参考： http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca4/13-2044/13-2044-2014-06-25.html