美国最高院专利判决的新趋势及对我国的借鉴意义[i]

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ICPLaw@云清风阳出品

自1935年起，美国最高法院的开庭期自每年10月的第一个星期一开始，通常结束于下一年度的6月中旬。开庭期内，每个星期五下午，九位大法官便会聚集在封闭的房间中，讨论解决美国最重大的司法议题。 

在刚刚过去的美国最高院2013年10月开庭期中，美国最高院作出了一系列的知识产权案件判决，其中6件涉及专利案件，此前最高院从未在一个开庭期审理数量如此之多的专利案件。其中，数件案子对商业有重大影响。从这些案件来看，最高院收紧了对专利授权的要求，并为涉嫌侵权人提供了更强的抗辩理由，而这一趋势已经延续了数年。

根据台湾科技产业资讯室2014年7月31日报道，美国最高院自1880年代以来共审理145件专利案件，根据每十年的统计数量来看，2010-2014年四年间已有17件专利案件判决，比1960年以来的任何十年都要多，预计到2015年将超越1960年代的记录。当然，这个数字和我国的最高院是不能相提并论的，根据《最高人民法院知识产权案件年度报告（2013年）》的统计数据，2013年一年我国最高院新收专利案件数量就达到了186件，超过美国最高院自1880年至今审理案件的总和。 

美国最高院自1960年以来每10年来作出的专利判决数量[ii]

在上述6件专利案件中，除了关于可专利主题的Alice案件，其他5件均推翻了巡回法院的判决，而全部6件案件均为9：0的一致投票结果，令人叹为观止，这充分表明最高院在专利权利的保护范围和可实施性的判断上正在倡导新规则。6件案子除了2件涉及专利诉讼律师费的支付是因美国特有的当事人自行负担原则而起之外，其他4件案件分别涉及商业方法软件专利保护、引诱侵权的判定规则、权利要求清楚的判断以及专利不侵权诉讼中的举证责任分配，对于我国的同类案件亦有借鉴意义。

1.Alice Corporation v. CLS Bank International No.13-298（判决日：2014年6月19日）

本案涉及由计算机实施的发明的可专利性问题，最高院以9：0的一致意见维持了巡回法院关于Alice专利不具有可专利性的判决。在大法官Thomas撰写的意见中，最高院认为在Mayo案（Mayo Collaborative Service v Prometheus Laboratories）中确定的框架应当适用于一切判断专利权利要求主题是否保护了自然规律、自然现象或者抽象想法的案件中。Mayo框架要求法院首先认定权利要求是否属于不可专利的内容，然后判断相应的技术特征是否单独或共同将权利要求的性质内容转化为可专利的申请。在第二步的判断中，法院必须明确权利要求中的“创新点”以便确定专利是否是针对不可专利的内容作出的。

本案中，最高院认为，Alice的争议权利要求为用于金融交易的抽象概念。涉案权利要求涵盖了一项电子托管服务。该服务能够确保交易双方在在线金融交易中各自履行他们的义务。买方首先将所需款项转入电子托管，卖方随即将出售的证劵转入电子托管，即交易完成。一旦完成上述过程，负责托管的第三方会关闭交易并且处理买卖双方的义务。最高院认为，第三方托管扮演的是中介或者票据交易所的角色，用于降低交易风险。这种第三方托管的设置是“现代经济的基石”，因此这种第三方中介方案属于不可专利的抽象概念。最高院同时驳斥了认为抽象概念仅包括已经存在的基本真理的论点，而认为人类活动的组织方法亦属于抽象概念的范围。

基于Mayo框架，最高院还必须明确权利要求是否对抽象概念进行了充分限制以使得其具有可专利性。本案中，最高院明确指出了确定权利要求是否包含“创新点”的关键，即，一项权利要求如果仅将抽象概念与通常的步骤和要素结合则不满足Mayo框架的第二个条件。最后，最高院强调，采用通用计算机实现并不会使得抽象的方法具有可专利性。

最高院对Alice的权利要求的要素既进行了个别分析又按顺序结合进行了分析。判决认为，权利要求中的计算机实施的是电子记录存储、数据获取等计算机的通常功能，因而计算机的使用属于惯常手段，这与使用通用计算机执行通用计算机程序无异。通过分析权利要求各要素的组合，最高院认为其“并未提高计算机本身的性能”或“带来其他技术或技术领域的提高”，因此权利要求并未将抽象的概念转化为可专利性的发明。

最后，最高院分析了Alice专利中装置权利要求的可专利性。由于涉案专利的装置权利要求仅有功能性限定，因此本质上也属于方法权利要求而不具有可专利性。

Alice案意义及影响

Alice案对专利领域尤其是商业方法软件的影响是显而易见的，其明确了Mayo框架两步测试标准的普遍适用性，尽管符合这项标准的权利要求还有待时间考证，但本案判决至少明确了抽象概念和通用元件的结合并不能使得一项专利的权利要求具有可专利性。本案判决之后，美国专利商标局（USPTO） 迅速发布了有关权利要求中涉及抽象概念的初步审查的指导意见。

对我国的借鉴意义

作为历来被认为在软件专利保护上走得最远的美国，从最早的商业方法除外原则封死了商业方法专利的道路，到州街银行案的“实用、具体及有形的结果”洞开了商业方法专利的大门，再到Bilski案确立的“机器或转换”标准为商业方法专利划定了界限，最后到本案对抽象想法+通用计算机=专利的实践作法泼了一盆冷水，美国在商业方法软件可专利性上的不断修正与其产业发展是密不可分的。现阶段如何把握我国尚处于方兴未艾的商业方法类软件专利申请的审查标准亦应结合我国的国情进行，Alice案对此提供了一个借鉴的角度。

2.Nautilus v Biosig Instruments No.13-369 (判决日：2014年6月2日)

本案大法官Ginsburg在判决中写道，如果一项专利的权利要求不能向发明所属的本领域技术人员传达合理的确定性，那么这种权利要求的保护范围就是不确定的，因而也是无效的。

最高院推翻了巡回法院之前认定权利要求不确定（indefinite）的标准“无法解决的语意不清”（insolubly ambiguous），最高院认为此前认定权利要求不清楚的标准对无效请求人施加了过重的举证责任，同时认为巡回法院此前适用的“可供解释清楚”（amendable to construction）的标准对于地区法院来说不够明确。最高院认为，权利要求的确定性取决于本领域的技术人员，而非法院的事后观点。尽管最高院意识到了实践中巡回法院的标准更容易得到准确使用，但是大法官们认为，权利要求确定性的关键之处在于其向公众告知了权利要求的保护范围，同时也顾及了“语言内在的局限性”。最高院尤其表达了不倡导模糊和语意不清的权利要求的撰写，旨在控制专利撰写者提供符合要求的专利文本。

Nautilus案意义及影响

本案为地区法院和巡回法院对专利权利要求确定性的判断设定了规则。可以预计，诉讼当事人在争议事项为权利要求的确定性时将更加依赖专家证词，以便在某些案件中阐明本领域技术人员的观点。如果遇到观点相反的专家证词，则地方法院不得不自行判断哪一方更准确地解释了权利要求的保护范围。但是本案的判决清楚地表明了最高院提高专利权利要求确定性的审查标准的意图。

对我国的借鉴意义

本案涉及的是医疗仪器领域的专利权利要求是否清楚的判断，这一问题在我国亦存有争议。由于我国最高院在柏万清与难寻中心、添香公司侵害实用新型专利权纠纷案（（2012）民申字第1544号）中确认了保护范围明显不清楚的专利权不应认定被诉侵权技术方案构成侵权的原则，因此专利权利要求是否清楚的判断对于专利权人来说事关生死。如2013年7月宣判的诺基亚诉华勤专利侵权纠纷案，法院就认为原告诺基亚公司装置权利要求的保护范围不清楚，无须就被告华勤公司是否实施了诺基亚公司的专利进行确认，直接认定侵权不成立。目前关于电学领域权利要求是否清楚的判断标准在我国也有倚重鉴定机构作出判断的倾向。如何在“语言内在的局限性”和专利要求保护范围的确定性之间找到平衡值得业界深思。

3.Limelight Networks v Akamai Technologies No.12-786 (判决日：2014年6月2日)

本案是巡回法院全体法官共同审理的重大案件，巡回法院在判决中认为，即使没有任何独立的实体能够被认定为直接侵权，也不影响其中一方承担引诱侵权的责任。巡回法院的法官们认为，即使一方没有指导或控制所有步骤的执行，只要其引诱另一方执行其自身未执行的步骤，则其仍应承担引诱侵权的责任。而在大法官Alito撰写的判决中，最高院法官达成一致意见推翻了巡回法院的上述判决。

最高院在本案判决书开头即指出引诱侵权“应当基于直接侵权”，然后推翻了巡回法院关于为引诱提供支持的直接侵权以及直接侵权的责任作出的区分。最高院认为，巡回法院法律规定，只有一方指导或控制所有步骤的执行方能成立直接侵权，因而直接侵权和引诱侵权应当适用一致的标准，即，除非存在直接侵权的一方，否则引诱侵权无适用空间。

最高院意识到本案判决可能会导致当事人通过将方法权利要求的步骤分割来达到规避侵权的目的，各方均只执行部分而非完整步骤。但最高院认为，这种异常来自于巡回法院关于直接侵权的法律规定，并无必要为本案改变引诱侵权责任的法律规定，但认为本案发回重审后，巡回法院或有机会重新审视其对法律适用的规定。

Limelight案意义及影响

本案确立的原则是在无人就系争专利构成美国专利法第271条a项或其他条文所规定的直接侵权行为时，被告便不成立同法同条b项所规定的引诱侵权，从而重新回归了巡回法院于2008年在Muniauction案（Muniauction, Inc. v Thomson Corp., 532 F.3d 1318(2008)）判决中认定的“要就一项方法发明专利构成直接侵权行为，必须是由一单一行为人实施该方法发明指所有步骤，当前述步骤由多个行为人实施时，直接侵权责任仅成立于其中一个行为人指导或控制了整个方法发明的实施，而让每个步骤的实施都可以归责于前述具备指导或控制权力的行为人”。但是最高院也表示了希望巡回法院重新审视直接侵权的判断规则以便解决引诱侵权人规避法律的“异常情况”。

对我国的借鉴意义

目前，我国的侵权责任法并无引诱侵权的规定，只在第9条规定了教唆侵权的构成要件。值得注意的是，在2014年7月31日刚刚公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）》中第25条第2款已经出现了将引诱侵权归为教唆侵权予以定性的表述，即“明知有关产品、方法可以用于实施发明创造，未经专利权人许可，通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持”。但是关于引诱侵权或者教唆侵权的成立是否需以被引诱人、被教唆人构成直接侵权为前提，教唆人和被教唆人通过分工共同实施方法专利全部步骤的情形中教唆人是否侵犯专利权并未予以明确，有待进一步考量。

4.Octane Fitness v Icon Health & Fitness, No.12-1184 (判决日：2014年4月29日)

本案中，最高院针对案件是否属于例外的标准进行了确认，从而使得专利诉讼中律师费用的负担更加公平。大法官Sotomayor在其负责撰写的一致意见中认为，所谓例外即“依双方当事人诉讼地位的实体力量（substantive strength），或诉讼是否合理的情况，结合考虑适用法律以及案件事实观察，该案就是与其他案件不同”，并据此驳回了巡回法院依据Brooks Furniture Manufacturing v. Dutalier International判例确定的规则作出的判决。

在Brooks案中，巡回法院确定了胜诉的被告应证明（1）原告有重大不当行为或（2）原告具有主观恶意及客观上毫无根据，方可作为例外要求败诉的原告承担律师费用。

最高院认为，Brooks案的上述标准过分限制了美国专利法第285条原本极富弹性的立法意旨（第285条仅规定了在例外情况下胜诉方有权获得合理律师费，而没有对何为例外情况作出任何限制）。

Octane案意义及影响

由于美国采取与各国均不同的诉讼费用分担原则，即当事人自行负担原则，因此不论诉讼最终胜败为何，当事人都应自行承担其诉讼费用，不得向败诉的一方请求负担诉讼费用，只有在例外的情况下，法院才会准许胜诉的一方获得合理律师费用。而例外情况的判定此前要求非常严格，因此不少专利流氓利用被诉侵权人害怕承担高额律师费而在起诉后倾向于和解的心理大肆发起专利诉讼。此案判决被普遍认为有利于抑制专利流氓的滥诉，在本案判决之后，目前专利诉讼当事人要求败诉方支付律师费的热情很高。

对我国的借鉴意义

我国专利侵权案件中，由败诉方承担对方的合理律师费天经地义，或许这正是我国专利流氓不成气候的原因之一。在此恭喜美国广大公众脱离苦海，终于享受到了和中国人民一样的待遇。

5.Highmark v Allcare Health & Fitness, No.12-1163 (判决日：2014年4月29日)

本案中，最高院确认了Octane案中适用的确定败诉方支付律师费例外的审查标准。本案的一致意见仍旧由Sotomayor大法官撰写，判决认为，Octane案的判决为巡回法院提出了要求，即为避免滥用自由裁量权，巡回法院应当全面审查地区法院对专利法第285条例外的判断。最高院解释道，正如其在Cooter & Gell v. Hartmarx Corp. 判例中确认的那样，例外的确认属于自由裁量的范畴，但是这种自由裁量也要接受上诉法院对事实和法律错误的纠正。如果地区法院的决定是建立在对于法律的错误理解或对证据的明显错误认识上的，那么其很可能滥用上述自由裁量权。

Highmark案意义及影响

本案与Octane案一道确认了地区法院法官对于由败诉方承担诉讼费用的例外的判断拥有自由裁量权，在此基础上，进一步规定了上述自由裁量权由上诉法院审查以避免滥用。

对我国的借鉴意义

参见笔者对上案的评述。

6.Medtronic v Mirowski Family Ventures No.12-1128 (判决日：2014年1月22日)

本案中， 大法官Breyer撰写的最高院一致意见推翻了巡回法院的判决，明确了在确认专利不侵权之诉（declaratory-judgment，直译为宣告式判决）中，应当由专利权人承担举证责任，即使双方曾在专利许可协议中达成约定也不例外。

最高院的本案判决被认为显著地改变了在专利不侵权诉讼中专利权人和被控侵权人的力量对比。此前，巡回法院认为应由确认专利不侵权之诉中的原告来举证其未侵犯专利权。而此案判决一出，则意味着不论许可协议如何约定，举证专利侵权成立的责任均由专利权人承担。

最高院基于确定性的概念以及防止进一步诉讼的意图作出了本案判决。举证责任的转移将可能导致当事人再次提起诉讼。此外，最高院认为由于专利权人最适宜将权利要求与侵权产品进行比对，因此始终由专利权人承担举证责任是合理的。判决最后，最高院在强调专利制度重要性的同时亦表明了专利需要恰当的保护范围的立场。

Medtronic案意义及影响

本案明确了确认专利不侵权诉讼中的举证责任由专利权人承担的原则，从而使得专利权人在侵权诉讼及确认不侵权诉讼中均需承担举证责任。最高院认为尽管专利许可协议中专利权人和被许可人通常有纠纷解决的约定，但是考虑到公众利益，由于被许可人出于经济利益的考虑最有挑战专利有效性的动机，因此在专利不侵权之诉案件中，让专利权人承担举证责任符合公众利益。

对我国的借鉴意义

尽管目前专利确认不侵权之诉在我国有猛增的趋势，但由于此前案件数量在我国并不十分多见，因此对于确认专利不侵权之诉中的举证责任是否应由专利权人承担，原告应当初步举证到什么程度的问题，在我国理论和实践中仍然存在一定的争议。

在何文哲、余晖《对知识产权确认不侵权之诉的思考》一文[iii] 中，长沙市中院的这两位法官认为：“对专利不侵权诉讼而言，原告的举证责任至少包括：专利不相同[iv] 的比对责任、公知技术抗辩的举证责任、先用权抗辩的举证责任及其他免责条件的举证责任”。

而浙江高院在王某某与宁波××运动器材有限公司确认不侵害专利权纠纷上诉案中，明确指出：“王某某作为专利权人，向稳××公司发出《劝告函》，指控稳××公司未经其许可，生产、销售与其涉案专利完全相同的产品，构成专利侵权，王某某应承担对侵权行为的举证责任。”当然，由于该案仅涉及先有权抗辩的问题，对于侵权比对的举证责任由谁承担并未给出意见。

在入选2010年深圳知识产权审判10大典型案例“深圳福瑞来电子有限公司诉何明辉、茂新五金制品(深圳)有限公司确认专利不侵权及实用新型专利实施许可合同案”[v] 中，广东高院肯定了深圳中院的一审判决，认为原告福瑞来没有完成提供全部产品样品的举证责任导致法院无法判断其中一部分产品是否侵权，因此判决对于专利权人预收取的专利许可费仅需退还法院确认不侵权的部分样品的数额，而对于其他产品的许可费不需退还，实际上判决原告承担了举证不能的责任。但从本案的全部案情来看，法院对原告的侵权责任仅要求到提供涉嫌侵权的样品即可，对于专利和产品的侵权比对完全由法院进行，而并未就此事项对原告提出要求。

笔者认为，在我国目前的诉讼实践中并不需要原告对侵权比对承担举证责任，只要原告能够提供涉嫌侵权的样品就算初步完成了举证责任，至于先用权、现有技术或其他免责条件的抗辩似乎也可以缓议，待到专利权人或法院完成侵权比对再进行也无不可。这一点恐怕与我国专利侵权是否成立的判断属于法律问题，而不同于美国由陪审团判断的事实问题有关，同时我国专利流氓和滥发警告信的现象亦没有美帝那么泛滥，现阶段对此问题未必需要明确规定，且行且判吧。

本文涉及美国最高院专利案件判决一览