• 医药专利诉讼的挑战与应对
• 金杜律师事务所高级顾问
• 蒋志培博士
• jiangzhipei@cn.kwm.com
• 一、中国知识产权诉讼发案情况
• 专利民事案件 2010年5785件 2011年7819件 2012年9680件
• 2012年知识产权一审行政案件 新收2928件,审结2899件
• 知识产权行政案件
• 在知识产权行政一审案件中,涉外、涉港澳台的案件仍占较大比重。全年共计1349件,占知识产权行政一审结案数的46.53%。
• 其中,审结涉外知识产权行政一审案件1127件,涉港案件109件,涉澳案件0件,涉台案件113件。
• 2012年知识产权二审行政案件 新收1424件,审结1388件
• 2012年最高院审理的知识产权行政案件 行政申诉案件新收98件,审结98件
• 二、中国知识产权诉讼特点
• 1、新收案件量持续稳定增长
• 近年来平均每年增长30-45%
• 2010年收42931件和审结41718件,比上年增长40.18%和36.74%;
• 2011年收59612件和审结58201件,同比分别增长38.86%和39.51%;
• 2012年收87419件,审结83850件,分别比上年增长45.99%和44.07%。
• 2、事实查明与法律适用的疑难案件所占比重加大
• 在专利、技术秘密、商标权争议和不正当竞争的案件中,涉及双方的市场经济利益大,有的由于法律规定比较原则,需要明确法律适用具体界限,侵权、确权,民事、行政与刑事相关联,疑难案件比重加大。
• 3、著作权案件持续大幅增长,始终占有知识产权案件总量一半有余
• 随着文化创意产业的发展,互联网成为版权争议的主战场。涉及软件、数据库、动漫和网络增值服务等新兴产业领域案件比重增加,请求保护的新类型著作权客体不断涌现。
• 4、跨国公司、外国企业起诉及被诉的民事、行政诉讼稳定增长,涉外专利等确权案件所占比列大
• 外国公司间发生争议的案件开始增多;涉外专利纠纷比重较大,对审判进程和裁判结果的国内外关注度越来越高,涉外案件的裁判规则越来越受到国际社会的关注等。
• 5、反垄断纠纷进入司法程序
• 反垄断法的实施使一些长期以来司空见惯行为的合法性受到质疑,一些非为个人利益得失而重在检验法律和挑战界限的试探性、挑战性纠纷进入司法程序,通过司法解决垄断纠纷受到越来越多的关注。
• 三、专利诉讼法律适用新趋势
• 专利诉讼分为确权授权行政诉讼与侵权民事诉讼,近年来在法律适用上呈现以下新趋势:
1、细化专利侵权的裁判标准,强调专利权利要求的公示性和对专利保护范围的界定作用。
“适度从严把握等同侵权的适用条件,依法审查捐献、禁止反悔、现有技术抗辩等事由,防止等同原则适用过宽过滥。”
2、增强专利司法审查深度,增加裁判文书论理和指导性,促进行政争议的实质性解决
“完善司法审查程序和证据规则,改进裁判方式,尽可能避免循环诉讼和程序往复,尽快稳定权利状态。”
确保有创造性的发明获得授权
• 对修改超范围限制的矫正
• 对撰写明显错误的宽容
“细化和完善专利授权确权司法审查标准,促使专利审查规则和授权行为的规范化、科学化,不断提高专利授权质量。在专利申请文件公开的范围内,尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权,实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配”。
• 3、注重查清专利案件的技术事实,不断健全专业技术事实查明机制
• 细化司法鉴定、专家辅助人、专家咨询等技术事实阐明机制的操作程序,建立和完善鉴定人、技术专家出庭参与庭审工作机制,强化对鉴定意见、专家意见的程序和实体审查,提高技术事实认定的科学性。扩大特邀科学技术咨询专家遴选范围,补充新领域技术专家,尝试专家陪审等,以帮助攻克技术事实认定难题。
• 4、不断强化专利侵权损害赔偿,提高损害赔偿计算的科学性与合理性
• 增强赔偿方式的可选择性,尊重权利人的选择权,积极运用经济分析、专业评估、会计核算等方式,提高损害赔偿计算的科学性与合理性 。侵权人持有关于侵权获利的证据无正当理由拒不提供的,根据情况推定权利人关于损害赔偿的诉讼请求成立。
• 在证明侵权造成损害后,被告也具体损害后果的证明责任。
• 四、专利确权授权的法律适用
• (一)关于涉及权利要求的修改争议
• 1、权利要求书修改方式
• 国家知识产权局专利复审委员会与被申请人江苏先声药物研究有限公司、南京先声药物研究有限公司)、第三人李平专利无效行政纠纷案【(2011)知行字第17号】。主要理由:不符合审查指南的修改方式。
最高法院认为,专利无效宣告程序中,权利要求书的修改在满足修改原则的前提下,其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但并未绝对排除其他修改方式。
• 权利要求书修改方式仅限于删除、合并和技术方案删除三种方式吗?(技术特征剂量比值为1:10-30)
• 最高法院认为:本案中,1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比,将权利要求修改为1:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围,更未扩大原专利的保护范围。
• “如果按照专利复审委员会的观点,仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改,使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚,缺乏合理性。况且,《专利审查指南》规定在满足相关修改原则的前提下,修改方式一般情况下限于前述三种,并未绝对排除其他修改方式。”
• 二审判决认定修改符合《专利审查指南》的规定并无不当,专利复审委员会对《专利审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格,其申诉理由不予支持。
• 最后结果驳回复审委再审申请。
• 2、修改要考虑本领域特点
• 在申请再审人曾关生与被申请人国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案【(2011)知行字第27号】。
• 对修改的确定还涉及专业领域特点(矿物类中药发明专利申请)和技术人员的具体情况。
• 最高法院认为,在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。
• 在判断专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。
• 就一般情况而言,虽然“两”与“克”(g)的换算关系确实存在新、旧制的不同,但是从查明的相关事实来看,在传统中药配方尤其是古方技术领域中,在进行“两”与“克”的换算时均遵循“一斤=十六两”的旧制。
• 所称的“换算时尾数可以舍去”,本领域技术人员应当理解此处所指的尾数是指“31.25g”中的“1.25”,即采用“一两=30克”的换算关系。
• 在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式,均属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容,并不会引入新的技术内容,损害社会公众的利益;亦不会出现专利复审委员会所担心的“有可能实质上改变本发明的技术方案,将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案”的情形。
3、存在负面实施例,如何认定是否符合二十六条第四款
• 负面实施例也叫坏点,即不能解决说明书中记载的技术问题,实现说明书中记载的技术效果的实施例。
• 权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出的技术方案,并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。
• 如果权利要求的概括包含申请人推测的内容,而其效果又难于预先确定和评价,应当认为这种概括超出了申请原始公开的范围。
• 如:立体选择糖基化方法发明专利无效案件,对于权利要求限定的技术方案,本领域普通技术人员合理怀疑该技术方案内至少有一种具体实施方式不能解决说明书中记载的技术问题,实现说明书中记载的技术效果的,应当认定该权利要求不能得到说明书的支持。
• 4、专利说明书中未记载技术内容对创造性的影响
• (2011)行提字第8号
• 权利人主张权利要求限定的技术方案具有未在说明书、附图中明确记载的其他技术效果的,法院一般不予支持。除非本领域普通技术人员根据说明书、附图记载的内容,能够直接、毫无疑义地确定该技术效果。
• 双鹤药业股份有限公司与湘北威尔曼制药股份有限公司、专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷 (2011)行提字第8号
• 名称为“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”的发明专利,授权公告的权利要求1为:“一种抗β-内酰胺酶抗菌素复合物,其特征在于它由舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟所组成,舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟以0.5-2:0.5-2的比例混合制成复方制剂。”
• 争议焦点: 无效阶段主张的原说明书中没有记载的其他效果是否可以认可。
• 最高法院认为:专利法中有关专利说明书应当对发明创造予以充分公开的规定,实为对专利说明书的最低限度要求。在满足充分公开的前提下,专利申请人有权利决定其在专利说明书中公开的技术内容的具体范围,适当保留其技术要点,但也应当承担由此可能带来的不利后果。
• 威尔曼公司主张其为了解决本案专利的安全性、有效性、稳定性,还进行了长期毒性试验、急性毒性试验、一般药理研究试验等一系列试验和研究。但由于相关技术内容并未记载于本案专利说明书中,不能体现出本案专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献。因此,这些试验和研究不能作为认定权利要求1的创造性的依据。
• 对于涉及药品的发明创造而言,在其符合专利法中规定的授权条件的前提下,即可授予专利权,无需另行考虑该药品是否符合其他法律法规中有关药品研制、生产的相关规定。
• 专利申请人在其申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容,是国务院专利行政部门审查专利的基础,亦是社会公众了解、传播和利用专利技术的基础。
• 专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等,一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据,否则会与专利法规定的先申请原则相抵触,背离专利权以公开换保护的本质属性。
• 5、 创造性认定中采纳申请日后补交的实验数据的条件
• 武田药品工业株式会社 “用于治疗糖尿病的药物组合物”的发明专利无效行政纠纷(2012)知行字第41号
• 最高法院认为,申请日后补交的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公开的内容,公众看不到这些信息,如果这些实验数据也不是本申请的现有技术内容,在专利申请日之前并不能被所属领域技术人员所获知,则以这些实验数据为依据认定技术方案能够达到所述技术效果,有违专利先申请制原则,也背离专利权以公开换保护的制度本质,在此基础上对申请授予专利权对于公众来说是不公平的。
• 当专利申请人或专利权人欲通过提交对比试验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时,接受该数据的前提必须是针对在原申请文件中明确记载的技术效果。
• 6、对“技术偏见”的认定
• 技术偏见,是指在某段时间内、某个技术领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。
• (2012)知行字第41号案件中,武田药品工业株式会社主张有证据证明存在选择曲格列酮而避免选择吡格列酮和环格列酮作为胰岛素敏感性增强剂的技术偏见。理由为一些文献中没有选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂而选择了其他类型的胰岛素敏感性增强剂。
• 法院认为,即便考虑证据2、3、5、6的技术内容,其中也没有公开本领域认定曲格列酮优于吡格列酮因而在糖尿病的治疗中倾向于不选择吡格列酮的技术内容。
• 科学技术总是处在不断的发展变化之中,有时还会出现曲折反复,优先权日之后的技术状况不必然与之前的技术状况一致,仅仅因为一些文献中没有选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂而选择了其他类型的胰岛素敏感性增强剂,并不能说明吡格列酮具有副作用从而不适于作为人类药物。
• 包括证据1在内的众多现有技术均表明吡格列酮与曲格列酮具有相同的降血糖作用机制,可以用作胰岛素敏感性增强剂,而且证据1明确教导了胰岛素敏感性增强剂与磺酰脲或胰岛素的并用效果更值得期待,因此该领域并不存在所说的技术偏见。
• 7、 创造性判断中商业成功的考量时机与认定方法
• 名称为“女性计划生育手术B型超声监测仪”专利无效行政纠纷案件 (2012)行提字第8号
• 北京市高级法院二审认为,涉案专利的提出,克服了现有技术中的缺点与不足,解决了本领域长期以来存在的技术问题。胡颖提交的新证可以证明涉案专利已经取得商业上的成功,而且这种成功是由于该实用新型的技术特征直接导致的。据此判决撤销一审判决和第12728号决定。
• 国知局专利复审委员会不服二审判决,向最高人民法院申请再审。 最高法院提审本案后于2012年4月13日作出提审判决,撤销第12728号决定和一、二审判决,判令专利复审委员会就涉案专利重新作出无效宣告审查决定。
• 最高法院审理认为:当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时,从社会经济的激励作用角度出发,商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。商业成功是创造性判断的辅助性因素。
• 明确最接近的现有技术;确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;判断发明对本领域技术人员来说是否显而易见…
• 当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时,应当审查:(1)发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功;(2)该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征,而非该技术特征以外的其他因素所导致的。
• 必须对导致商业成功的原因进行详细分析,从而排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响。
• 本案中,专利权人在二审阶段提交证据证明涉案专利产品获得了商业成功,但是,其提交的证据中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台涉案专利产品,从产品的销售量来看,尚不足以证明涉案专利产品达到商业上成功的标准。因此,二审判决基于新证据得出“涉案专利已经取得商业上的成功”,证据不足,不予支持。
• 8、 新晶型化合物的创造性判断
• (2011)知行字第86号01817143.5号发明专利行政纠纷案件。
• 最高法院认为:虽然晶体化合物基于不同的分子排列可能在物理化学参数上存在差异,但其仍属化合物范畴,故《专利审查指南》关于化合物创造性的规定可以适用于新晶型化合物的创造性判断。
• 化合物的微观晶体结构变化多样,某一化合物在固体状态下可能基于两种或者两种以上不同的分子排列而产生不同的固体结晶形态,但并非所有的微观晶体结构变化均必然导致突出的实质性特点和显著的进步,故不能单单依据微观晶体结构的不接近而认定其结构上不接近。
• 《专利审查指南》所称“结构接近的化合物”,仅特指该化合物必须具有相同的核心部分或者基本的环,而不涉及微观晶体结构本身的比较。在晶体的创造性判断中,微观晶体结构本身必须结合其是否带来预料不到的技术效果进行考虑。
• 五、专利侵权诉讼的法律适用
• (一)主要法律依据
• 专利法
• 专利法实施细则
• 司法解释
1、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(法释[2001]21号)
2、最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定(法释[2001]20号)
3、最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释[ 2009]21号)
• (二)侵权的判断思路与基本步骤
• 1、划分专利权利要求的技术特征
何谓“技术特征”?(技术方案中能够相对独立地实现一定的技术功能、并产生相对独立的技术效果的最小技术单元)
• 2、确定被诉侵权技术方案(产品、方法)的技术特征
• 3、对比相应技术特征(相同?等同?缺少?增加?)
• 4、审查不侵权抗辩(专利法62、69条,非生产经营目的)
• 5、确定民事责任(合法来源抗辩)
• (三)全面覆盖原则
• (专利法第十一条)发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
• (四)权利要求的解释
• 1、权利要求解释原则(09司法解释第二条)
• 人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。
• 周边--折衷--中心
• 本领域普通技术人员不是具体的某个人或者某类人,不应当简单套用文化程度、职称、级别等标准。当事人对本领域普通技术人员的水平有争议的,应当举证证明。
• 专利法第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
• 专利权保护范围=字面范围+等同范围
• 2、权利要求解释方法
• 人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。
• 以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。
• “毛刺”案
• 权利要求1:一种电池极板用穿孔钢带,其特征在于带面上的穿孔纵向成组分布…,穿孔口具有毛刺孔。
• 说明书:“对于穿孔时带来的毛刺,历来认为是个缺欠,但近来一些电池制造厂却认为毛刺孔,尤其是两面都有毛刺孔,在保证一定规律条件下,对涂膜,保证压膜牢固大有好处。因此,本发明选用台肩状凹孔的下模板来制造除常见冲孔时正常形成的毛刺孔外的规律毛刺孔。”
• 被诉侵权产品:经特别工艺专门压平去除毛刺。
• 专利权人称,国家标准对毛刺的定义为:“毛刺是在外部边理想几何形状外的材料的粗糙的残余,是机加工或成型过程中的残余物。”因此,只要金属表面具有多余的材料,不管突出部分量的多少,都视为毛刺。本案被诉侵权产品钢带冲孔后表面有粗糙感,证明其表面有“粗糙的多余材料”,该多余材料应为毛刺。
• “广义磨”案
• 权利要求1:“下机壳下面装有出料套管”
• 权利要求2:“如权利要求1所述的出料套管可上下移动”
• 被控侵权产品:机壳底部有出料口
• 3、权利要求的解释规则
• 权利有效推定(?)
• 不得将说明书的限制读入权利要求
• 不得解释为不能实现发明目的的技术方案
• 不得将包括专利要克服的技术缺陷的技术方案纳入保护范围(电热毯案)
• 不得将现有技术方案纳入保护范围
4、特殊类型权利要求的解释
不保护“无法保护”的权利
(2012)民申字第1544号案
• 权利要求
• A.一种防电磁污染服,包括上装和下装;B.服装的面料里设有起屏蔽作用的金属网或膜;C.起屏蔽作用的金属网或膜由导磁率高而无剩磁的金属细丝或者金属粉末构成。
被诉侵权产品
a.一种防电磁污染服上装;b.服装的面料里设有起屏蔽作用的金属防护网;c.起屏蔽作用的金属防护网由不锈钢金属纤维构成。
最高法院认为:权利要求1对其所要保护的“防电磁污染服”所采用的金属材料进行限定时采用了含义不确定的技术术语“导磁率高”,并且在其权利要求书的其它部分以及说明书,均未对该导磁率的具体数值范围进行限定,也未对影响导磁率的其它参数进行限定。 • 庭审中,原告也未提供证据证明防辐射服的“导磁率高”在本领域中有公认的确切含义 。因此,无法对被诉侵权产品是否落入专利权保护范围作出判定,判决驳回原告的诉讼请求,并无不当。
5、功能性技术特征内容的确定
对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。
•
• 功能性特征(用于上胶的装置)
VS
上位概念(变压器)
• 侵权程序(实施例及其等同方式)
VS
无效程序(所有方式)
• “结合”
• “等同”
• 审查指南:
• 对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特定的权利要求,应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。
• 若1)权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成;
或者2)所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,
则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的的方式的功能性限定。
• 数值、数值范围
• 有特别限定
• 无特别界定
• 封闭式权利要求
• 开放式,是指组合物中并不排除权利要求未记载的组分。例如:“主要由…组成” 、“含有…”。
• 封闭式,是指组合物中仅包括权利要求记载的组分而排除所有其他组分。例如:“由…组成”、“余量为…”。
• 安装环境特征
• 一种用于…车架的…器,其特征在于:
(五)等同原则及其限制
(01司法解释)专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
• 等同原则确立的原因 (新技术v语言局限v撰写疏忽)
• 法院是否可以依职权适用
• 判断标准:三基本+显而易见
• 判定时间:申请日v侵权日
• 一方面,充分尊重专利权利要求的公示和划界作用,确保权利范围的确定性,为社会公众提供明确的法律预期,防止专利权保护范围不适当地扩张、压缩社会公众的创新空间和公共利益。
• 另一方面,应考虑到由于文字记载的局限性,权利要求不可能全部涵盖专利技术方案全部可能的实施方式或者将来可能的实施方式,通过等同原则的适用,使专利权人能得到周延的保护,保护其创新的积极性。
• 等同限制之一:捐献规则
• 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
•
• “离心式开沟机”案
• 权利要求1:一种离心式开沟机,其特征在于:……机轴上带有一切土刀架,刀架的端面呈十字型,即圆周四等分设计, ……
• 说明书:刀架的端面呈十字型,即圆周四等分设计,也可以是六等分、八等分设计。
• 被控侵权产品:刀架端面六等分设计。
• 等同限制之二:禁止反悔规则
• 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
• 何谓放弃?是否以陈述或修改被审查员采信为适用前提?应当是“自我放弃”。
• 即使被告没有主张适用禁止反悔原则,法院也可以根据已查明的事实,适用禁止反悔规则。
常见的修改方式
• 1)修改限缩权利要求中已有限制特征的区间范围(比如,限缩数值范围、限制材料类型等);
• 2)在权利要求中增加新的限制特征(或者进一步限制其范围);
• 3)删除过宽的权利要求、将从属权利要求提升为独立权利要求。
• “葡萄糖酸锌口服液”案
• 申请公开文本权利要求:可溶性钙剂4-8份,可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。
• 申请人根据审查员的要求,将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。
• 授权文本权利要求:“一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:活性钙4-8份,葡萄糖酸锌0.1-0.4份,谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。
• 被控侵权产品: 葡萄糖酸钙
• 案例(2011)民提字第306号(公报2012.10)
• “1、一种模型舵机,其特征在于,包括支架、电机、丝杆和滑块,所述支架包括电机座和滑块座,所述电机设置于所述电机座内,在所述电机的一端设置有一主动齿轮,所述丝杆纵向穿过所述滑块座,在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮,所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合,所述滑块穿在所述丝杆上,并且所述滑块伸出所述滑块,在所述滑块底面设置有一电刷。
• 2、如权利要求 1 所述的舵机,其特征在于,在所述支架上,设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。
• 3、如权利要求 2 所述的舵机,其特征在于,在所述舵机驱动电路板上,印制有一条形的碳膜和银膜,所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上,且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”
• 被诉侵权产品:在所述含有舵机驱动电路的电路板上,印制有一条形的碳膜和镀金铜条,且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触。
• 专利复审委宣告权利要求1、2无效,在权利要求3的基础上维持专利有效。
• 最高法院认为:
禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即,由此所放弃的技术方案。该放弃,通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。
但是,若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作上述自我放弃,则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时,应充分注意专利权人未自我放弃的情形,严格把握放弃的认定条件。
• (六)现有技术抗辩
• 被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
• 判断流程:先判断是否落入,再判断抗辩是否成立?直接判断抗辩是否成立?
• 抗辩方案:一项现有技术方案?一份对比文件记载的一个技术方案与公知常识的简单组合;
• 判断标准:新颖性VS等同;
• 相同侵权可以适用现有技术抗辩。
• 现有技术的界定标准:申请日v诉讼日?
• 简单地“找相应特征”v省略发明
• 一审关于现有技术抗辩成立的认定被二审推翻,二审发回重审v直接技术对比?
• 已经公开的专利抵触申请的技术方案是否可参照适用现有技术抗辩?如何参照?
• (七)先用权抗辩
• 被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。
• 有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备:
(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;
(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
• 专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
• 先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
• “非法获得”的技术不得主张先用权抗辩
• “已经作好制造、使用的必要准备”(药品审批)
• “原有范围”生产规模VS生产能力VS事业目的
• 申请日后是否可以单独转让技术?
• (八)临时保护期
• 发明:申请日——公开日——授权日
• 实用新型、外观设计:申请日——授权日
• 专利申请公布时的申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致时,如何认定行为人在临时保护期内实施了专利?
• 对于在临时保护期内已生产的产品,在授权公告日后能否销售?
• (九)技术标准与专利的关系
• 造成问题的根源:标准管理体质和制定程序
• 解决问题的关键:标准制定程序的科学性和透明度
– 披露
– 协商
– 许可声明
– 信息公示
– 问题背后的困难:标准所涉及技术领域的复杂性
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• (十)关于“间接侵权”的认定
• 直接侵权:被诉侵权人实施的行为(制造、使用、销售、许诺销售、进口)的标的(产品或者方法)覆盖了专利权利要求的全部技术特征或其等同技术特征
• 间接侵权:被诉侵权人实施的行为的标的没有完全覆盖专利权利要求的全部技术特征,但是帮助、教唆他人实施专利,损害专利权人利益的行为
• 间接侵权解决的主要问题:公平保护专利权的利益、确保社会公众的利益
– 专利法第二次修改时国务院的修改草案中就已经写入,但是考虑到Trips协议没有规定而删除。
– 专利法第三次修改时曾专门研究,但是仍旧没有写入修改草案,理由是:间接侵权将专利保护扩大到未获得专利权的产品;损害公众自由利用;可以通过向直接侵权人主张权利;通过共同侵权可以解决部分问题。
– 09司法解释在征求意见稿中曾有规定,后未写入。
• 侵权责任法
• 第八条 二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。
• 第九条 教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。 教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的,应当承担侵权责任;该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护责任的,应当承担相应的责任。
• 六、专利诉讼策略的运用
• 专利的稳定性
• 专利池的运用
• 专利诉讼证据的收集
• 专利诉讼的管辖与争议应对
• 专利诉讼团队的选择与组合
• 专利诉讼言辞诉辩与书面文件提交……
• 谢谢您的耐心,更多信息分享:
• 中国知识产权司法保护网 www.chinaiprlaw.cn;
• 金杜律师事务国际联盟
• www.kingandwood.com
• 再次感谢。
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