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2013年4月，中华人民共和国最高人民法院办公厅印发了“2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例”（法办[2013]44号），供各级人民法院在知识产权审判工作中参考借鉴。在这50大典型案例中，金杜律师事务所代理的侵害发明专利权纠纷上诉案（案件号：[2012]苏知民终字第0021号）榜上有名。
一、案情概要
原告哈尔滨工业大学星河实业有限公司（“星河公司”）于2005年7月7日向国家知识产权局申请了 “一种钢带增强塑料管道及其制造方法和装置”发明专利，2007年4月4日获得授权，专利号为ZL200510082911.4，该专利处于有效状态。该专利包括三项独立权利要求，要求保护的主题分别为管道产品、制造管道的方法以及制造管道的装置。
被告江苏润德管业有限公司（“润德公司”）成立于2009年9月，经营范围包括金属骨架塑料复合管及其配件生产、销售等业务。
2010年10月，星河公司以侵犯其发明专利权为由，将润德公司诉至南京市中级人民法院（“南京中院”），声称润德公司使用其专利方法及装置生产、销售塑料钢带缠绕排水管，导致星河公司损失巨大，请求判令停止侵权、赔偿经济损失50万元。一审中，南京中院认为润德公司制造的管道产品未落入涉案专利独立权利要求1的保护范围，而润德公司制造管道的方法和装置分别落入独立权利要求2和6的保护范围，故认定润德公司构成侵权，并判决润德公司立即停止侵权、赔偿经济损失50万元。
润德公司不服一审判决，遂向江苏省高级人民法院（“江苏高院”）提起上诉。江苏高院在二审中认定，润德公司制造管道的方法及装置未落入星河公司涉案专利的保护范围，不构成专利侵权。因此，江苏高院判决撤销一审判决，驳回星河公司的诉讼请求。
二、争议焦点
本案两审过程中，控辩双方围绕“主题名称对于权利要求保护范围是否具有限定作用”这一核心问题展开了激烈交锋。具体而言，涉案专利独立权利要求1、2分别记载了如下的技术方案：
“1、一种钢带增强塑料复合排水管道，包括一个塑料管体和与管体成一体的加强肋，加强肋内复合有增强钢带，其特征在于，钢带上有若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制有纹路，两个加强肋之间的塑料形状具有中间凸起，管体的端部具有一个连接用的承插接头，承插接头的连接部具有密封胶或橡胶圈。
2、一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法，其特征在于包括如下步骤：a. 将挤出机与复合机头成直角布置，钢带从机头一端引入复合机头，并在机头内与塑料复合，经冷却、定型、牵引后成型为钢带增强塑料复合异型带材钢带；b. 将异型带材运送到安装现场；c. 缠绕并熔焊异型带材形成钢带增强塑料排水管；d. 在排水管的端口设置塑料承插接头，并将其熔焊连接形成连续的排水管道。”
对于权利要求1，润德公司的排水管道缺少“钢带开孔或轧制纹路”、“加强肋间具有中间凸起”这两个技术特征，故不侵犯权利要求1，双方对此已无异议。争议焦点在于权利要求2的保护范围，即假设润德公司的制造方法具有权利要求2记载的a-d四个步骤特征，侵权是否成立？如果权利要求2的主题名称仅为“一种制造钢带增强塑料排水管的方法”，答案是肯定的。然而，独立权利要求2引用了独立权利要求1，这时主题名称是否属于技术特征从而具有限定作用？在不侵犯产品权利要求1的前提下，针对方法权利要求2是否构成侵权？
一审过程中，南京中院认为润德公司侵犯了权利要求2。主要理由是，其一，以“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”这一主题名称作为技术特征没有法律依据；其二，权利要求1与权利要求2之间不是从属权利要求的关系，被告以权利要求1的技术特征来限定权利要求2的保护范围，明显违背法律规定。
作为润德公司的代理律师，我们认为南京中院的判决值得商榷，因此通过上诉从多个角度对其进行反驳。首先，从专利法及其实施细则的相关规定可知，主题名称是组成技术方案的基础要件，属于技术特征，在确定专利权保护范围是应当予以考虑。譬如，《专利法》第五十九条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，而主题名称毫无疑义地属于权利要求的内容；《专利法实施细则》第二十一条“独立权利要求包括前序部分和特征部分，其中前序部分写明主题名称和与最接近的现有技术共有的必要技术特征，前序部分与特征部分一起共同限定权利要求的保护范围”，明文规定主题名称属于前序部分，是权利要求不可或缺的组成部分，与特征部分共同限定保护范围。
其次，按照专利审查实践，“权利要求1所述的钢带增强塑料排水管”对方法权利要求2也应当具有限定作用。《专利审查指南2010》第二部分第二章3.1.2节规定，对于这种引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当体现在对该独立权利要求的保护主题产生了何种影响。本案中，应当考虑权利要求1的技术特征，实际的限定作用应当体现在产品特征对该方法产生的具体影响。权利要求1的产品对权利要求2的方法的具体影响主要体现在两个层面。其一，在方法所需原料及中间产品层面，权利要求1和2中的技术术语“钢带”应作相同解释，即所述钢带上有若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制有纹路，同时经复合形成的异型带材的两个加强肋之间的塑料形状应当具有中间凸起；其二，在方法步骤层面，该方法必须包括对钢带进行加工使其具有通孔或纹路的步骤，以及设置复合成型模具从而形成塑料中间凸起的步骤。缺少以上限定，权利要求2的方法根本无法制造出权利要求1的管道产品，也就不可能称之为“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”。
再者，本案专利审查时，专利权人对权利要求2 的主题名称进行了修改。专利申请公开文本的表述是“一种制造钢带增强塑料排水管的方法”，授权文本则为“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管的方法”。专利权人实际上是通过该修改，明确限定权利要求2的方法，仅限于制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管。根据禁止反悔原则，专利权人不能在诉讼阶段重新扩张权利要求2的保护范围。
此外，南京中院的认定在逻辑上不能自圆其说。一审判决结论是，润德公司对涉案专利产品权利要求1不构成侵权，但侵犯了方法权利要求2。根据《专利法》第十一条的规定，对专利方法的保护可延及由该方法直接获得的产品。具体到本案，如果侵犯方法权利要求2，则由该方法直接获得的管道产品也构成侵权，而权利要求2的方法是“制造权利要求1的排水管道的方法”，其直接获得的产品即为权利要求1的排水管道。因此，从方法权利要求2被侵犯的前提出发，可推导出产品权利要求1也被侵犯，这显然与一审法院的认定的结论相互矛盾。
最后，从专利撰写实务角度，也能看出一审判决的荒谬之处。例如，以下这种撰写方式是常见的，权利要求1：一种XX产品的制造方法，包括步骤XXX；权利要求2：根据权利要求1的方法制得的产品。可见，权利要求2只有主题名称，而按照南京中院的观点，主题名称不属于技术特征，故该权利要求不包含任何技术特征，其保护范围也无法确定，这明显有悖于专利法的规定。
通过上述理由，上诉法院江苏高院最终被说服，认定一审判决对专利主题名称的性质及作用的理解有误，权利要求中所记载的主题名称应属于解决技术问题的必要技术特征，在确定专利权的保护范围时应当予以考虑，润德公司不构成侵权，撤销原判并驳回原告诉讼请求。
三、典型意义
自2008年起，最高人民法院会根据各高级人民法院的推荐向社会公布中国法院知识产权司法保护10大案件和50件典型案例，旨在加大知识产权司法保护宣传力度，展示人民法院知识产权司法保护的成果，营造知识产权司法保护事业健康发展的良好氛围。
本案作为2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之一，涉及专利权保护范围的确定，这是专利侵权判定的前提与基础。实践中这种通过引用另一独立权利要求来撰写独立权利要求的情形十分常见，确定这类权利要求的保护范围时需要考虑被引用独立权利要求的技术特征的限定作用，本案所确立的这一原则对此类案件具有较高的借鉴意义和参考价值。
李中圣
宋新月*
金杜律师事务所
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