解读2013年《商标法》十大修改

汪正  张妍 

北京市东权律师事务所

2013年9月12日

《商标法》修正案于2013年8月30日立法通过，自2014年5月1日起施行。现行《商标法》于1982年制定，1993年第一次修改主要是为了适应我国市场经济体制改革，2001年第二次修改主要是为了适应我国加入世贸组织，2013年第三修改则主要是为了实施国家知识产权战略。本文拟对新《商标法》的十大修改进行初步的解读，供同行参考，并欢迎同行指教。

一、新增商标审查、审理主要事项的时限规定

新《商标法》首次明确了商标审查、审理主要十类事项（商标注册申请初步审查、驳回复审、针对商标局基于绝对理由宣告无效决定的复审、其他单位或个人基于绝对理由请求的宣告无效、通用名称撤销、连续三年不使用撤销、撤销复审、异议、异议复审、在先权利人或利害关系人基于相对理由请求的宣告无效）的法定时限，为建立高效的商标审查、审理制度提供了法律依据。商标审查、审理机关也采取了增加人员等措施加快商标审查、审理。但商标案量巨增，商标审查、审理工作难度、强度在不断增加，社会公众对缩短注册商标审理、审查周期的需求有增无减。新《商标法》规定的审理、审查时限包括以下三种类型。

其一、9个月时限。新《商标法》第28条明确规定“商标局应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内完成商标申请注册的初步审查。”商标注册周期从2009年前的2至3年已缩短至目前的10个月。该规定基本符合目前的实践。

其二、9个月加3个月时限。新《商标法》明确规定，对于以下六类事项，商标局或商标评审委员会应当自收到申请之日起9个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长3个月：（1）驳回复审（新《商标法》第34条）；（2）当事人不服商标局基于绝对理由（违反第10条禁用条款、第11条及第12条禁注条款或以欺骗手段或其他不正当手段取得注册）宣告无效决定的复审（新《商标法》第44条第2款）；（3）其他单位或个人基于绝对理由请求的宣告无效（新《商标法》第44条第3款）；（4）通用名称撤销（新《商标法》第49条）；（5）连续三年不使用撤销（新《商标法》第49条）；（6）撤销复审（新《商标法》第54条）。

其三、12个月加6个月时限。新《商标法》明确规定，对于以下三类事项，商标局或商标评审委员会应当在12个月内做出决定或裁定，特殊情况经批准可延长6个月：对于异议，商标局应当自公告期满之日起12个月内做出决定（新《商标法》第35条）；对于异议复审、在先权利人或利害关系人基于相对理由请求的宣告无效，商标评审委员会应当自收到申请之日起12个月内做出决定、裁定（新《商标法》第35条、第45条第2款）。由于上述三类事项涉及相对理由（基于绝对理由提出的异议除外），较为复杂，因此设定的时限长于其他事项。

当然，审查、审理周期的缩短，在审查、审理人员数量保持不变的情况下，一个突出的难题就是如何保证审查、审理质量。对于当事人和代理机构而言，则是如何应对即将暴涨的案量。

二、完善商标异议制度

1、异议主体资质与异议理由结合，异议人资质有所限制，有利于遏制恶意异议。

新《商标法》第33条将异议主体资质与异议理由结合后进行区分：一方面，在先权利人、利害关系人提出异议的理由仅限于相对理由，即新《商标法》第13条第2款和第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条规定；另一方面，任何人提出异议的理由则限于绝对理由，即新《商标法》第10条、第11条、第12条规定。首先，上述区分在法理上的逻辑更为清晰、合理。其次，将异议主体资质与异议理由结合在一定程度上能够遏制实践中的恶意异议现象。

2、部分取消异议复审制度，适当精减确权程序，有利于被异议商标及时确权。

新《商标法》第35条部分取消异议复审制度：一方面，商标局决定被异议商标注册的，异议人不再有权启动异议复审程序，但是可以另行启动注册商标宣告无效程序。这在限制异议人权利的同时也保障了其寻求救济的权利。另一方面，商标局决定被异议商标不予注册的，被异议人可以继续申请异议复审。这一修改适当精减确权程序，有利于被异议商标及时确权。对于异议人而言，则应注意在异议程序中充分阐述异议理由并提供充足的证据材料。

三、厘清驰名商标保护制度

1、驰名商标的被动保护、按需认定和事实认定原则

新《商标法》第14条第1款增加规定“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”根据对驰名商标的立法保护本意，驰名商标认定是基于个案的法律事实认定，而非相对稳定甚至一成不变的法律结论或法律判断；驰名商标认定应当基于当事人的请求，审查、审理机关不得“依职权”主动认定；驰名商标认定应当以案件的需要为基础，在其它法律规定足以救济时不得也无必要启动驰名商标认定程序。上述法律规定厘清了驰名商标的被动保护、按需认定和事实认定原则。

2、驰名商标认定的案件类型及认定机关

新《商标法》第14条第2至4款明确了驰名商标认定的案件类型及认定机关，规定在下列五类特定纠纷中提出，由商标局、商标评审委员会以及指定的人民法院认定：（1）商标局处理的商标审查案件（异议）；（2）商标局（由地方工商行政管理部门上报至商标局）处理的查处商标违法案件；（3）商标评审委员会审理的商标争议案件（异议复审、在先权利人或利害关系人基于相对理由请求的宣告无效）；（4）最高人民法院指定的人民法院（省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级法院，以及直辖市辖区内的中级法院管辖以及最高人民法院指定的其他中级人民法院作为一审法院，以及相应的上一级法院作为二审法院）审理的商标民事诉讼案件；（5）最高人民法院指定的人民法院（北京市第一中级人民法院作为一审法院、北京市高级人民法院作为二审法院）审理的商标行政诉讼案件。

3、禁止将“驰名商标”字样用于商业活动

新《商标法》第14条第5款增加规定“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”驰名商标属于法律概念，而非商业概念或商业上的荣誉称号。新《商标法》厘清了驰名商标的属性，明确了对使用“驰名商标”字样的管理，有效遏制了非正常、异化的商业需求，必将促进驰名商标的法律需求回归正轨。

四、加强注册商标专用权保护

1、进一步明确、细化商标侵权的类型

首先，新《商标法》第57条第1、2项由现行《商标法》第52条第1项分为两项：“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”；“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆”。根据TRIPs协议规定，相同商品、服务上的相同商标，属于当然的混淆，无须证明混淆。相同商品、服务上的近似商标或者类似商品、服务上的相同或近似商标，则需证明混淆。

其次，新《商标法》第57条第6项吸收了《商标法实施条例》第50条第2项规定，明确将“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”纳入商标侵权范畴，进一步明确了帮助侵权的属性。

2、规制字号与注册商标、未注册的驰名商标之间的冲突

新《商标法》第58条增加规定“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的”，依照《反不正当竞争法》处理。该规定明确了这类行为的性质，与《反不正当竞争法》相衔接。

事实上，《商标法实施条例》第43条已有规定，“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”但是，上述规定中的企业名称登记主管机关显然并不包括负责执行《反不正当竞争法》的工商行政管理部门和人民法院。新《商标法》第58条则扩到了有权对上述反不正当竞争行为进行规制的执法机关。

此外，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于商标侵权。而新《商标法》第58条规制的字号使用可理解为字号的完整、非突出使用，该行为属于不正当竞争。

最后，新《商标法》并未涉及企业名称中的字号与已注册的驰名商标之间的冲突。该问题有待于在日后的行政法规、司法解释及实践中解决。

3、赔偿数额

（1）列明赔偿数额确定的四种方式及顺序。新《商标法》第63条规定了商标侵权的赔偿数额的方式及顺序：第一，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；第二，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；第三，权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定；第四，上述三种方式均难以确认的，适用最高额为300万元的法定赔偿。

（2）法定赔偿最高额由50万元提升至300万元。新《商标法》第63条第3款规定，法定赔偿最高额由50万元提升至300万元。相对于现行《著作权法》规定的50万元法定赔偿最高额及《专利法》规定的100万元法定赔偿最高额，这无疑加大了打击商标侵权的力度。

（3）引入惩罚性赔偿制度。新《商标法》第63条增加规定“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的”，可以在按照新《商标法》第63条第1款规定的三种方法确定数额的1至3倍确定赔偿数额。

（4）新增侵权人有义务提供相关账簿、资料的规定。新《商标法》第63条增加规定，“在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下”，人民法院可以责令侵权人提供上述账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。该规定实质上是强化了民事诉讼实践的证据妨碍制度，一定程度上解决了商标权利人的举证难问题。

（5）新增未实际使用注册商标可导致无法得到赔偿的规定。新《商标法》第64条第1款增加规定“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”该规定与连续三年不使用撤销制度相衔接，也打击了恶意抢注行为。

4、细化、强化行政查处的标准

新《商标法》第60条第2款对商标侵权的行政处罚标准予以细化，并加大处罚的力度。其一，加大对商标侵权行为的打击力度。工商行政管理部门没收、销毁用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具由“专门”用于修改为“主要”用于。其二，明确了罚款金额范围。其三，增加了法定从重处罚的情节，规定“对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。”

5、增加正当使用抗辩及在先使用抗辩

（1）正当使用抗辩。新《商标法》第59条第1款吸收了《商标法实施条例》第49条规定，即，他人可以正当使用“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名”。此外，《商标法》第59条第2款新增规定，他人可以正当使用“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状”。商标正当使用是一种重要的侵权抗辩事由，实践中也屡有判决采纳该项抗辩。该项规定反映了商标权的限制这一商标制度的基本问题。

（2）在先使用抗辩。新《商标法》第59条第3款增加规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该规定实质上是确认了未注册商标的在先使用权制度，目前的商标实践中也有类似对在先使用的保护先例。该规定有利于更好地实现在先使用的未注册商标所有人与注册商标权利人之间的利益平衡，体现了商标使用的价值，同时有利于遏制商标恶意抢注。

五、强调商标申请的诚实信用原则，加强遏制恶意抢注商标的力度

1、增加诚实信用原则作为兜底条款。新《商标法》第7条第1款增加规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”诚实信用原则是我国民事活动的基本原则，是《民法通则》、《反不正当竞争法》的“帝王条款”。但是，仍然有大量的恶意抢注行为无法在现行《商标法》中找到规制的具体条款作为法律依据，只能“另辟蹊径”、“曲线救国”，转而适用绝对理由的法律条款（比如，现行《商标法》第41条第1款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”及第10条第1款第8项关于其他不良影响的规定），这种拿头痛药来医脚的做法貌似克服了法律规定的“缺位”，但却滑向了法律适用的“错位”和“越位”。新《商标法》的上述规定最大限度地解决了法律“缺位”问题。当然，该兜底条款的法律适用问题还有待于其他法律法规的细化以及理论和实践的探索。

2、禁止合同、业务往来关系或者其他关系而明知他人在先使用商标的恶意抢注。新《商标法》第15条第2款对“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在”的情形进行了明确规制。这类情形是确有充分证据证明被异议商标申请人“明知”他人商标存在，并不要求新《商标法》第32条规定的具有一定知名度，从而加大了对恶意抢注的打击力度。

3、商标代理机构不得代理具有抢注情形的商标注册申请。新《商标法》第19条规定，商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于新《商标法》第15条和第32条规定情形的，不得接受其委托。

4、增加其他配套措施。如前所述，新《商标法》第64条第1款明确了注册商标不使用无法索赔制度以及第59条第3款增加规定在先使用抗辩。上述修改有利于遏制他人恶意抢注商标的动力。

六、完善商标申请注册规定

1、增加声音等商标。新《商标法》第8条增加声音商标，拓展了商标保护对象。此外，新《商标法》第8条在“声音”之后增加包含性词汇“等”，为《商标法实施条例》或其他行政法规将其他要素纳入商标保护范围提供了法律依据。

2、禁止使用国歌、军徽、军歌、中央国家机关的名称、标志等标识作为商标。新《商标法》第10条第1款第1项增加“国歌”、“军徽”、“军歌”，并增加“中央国家机关的名称、标志”。此外，新《商标法》第10条第1款第1至3项增加包含性词汇“等”。上述标识的保护力度得以强化。

3、界定带有欺骗性的标识。新《商标法》第10条第1款第7项将现行《商标法》规定的“夸大宣传并带有欺骗性”修改为“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”，明确界定“带有欺骗性”标识的含义。

4、采纳“一标多类”商标申请。新《商标法》第22条第2款增加“一标多类”的规定，是我国商标申请制度与国际接轨的一次重大变革。

5、增加数据电文方式提交文件。新《商标法》第22条第3款增加规定“商标注册申请等有关文件，可以以书面方式或者数据电文方式提出。”该规定不仅规定了商标的电子申请注册，同时还为其他商标事项涉及的电子形式的证据材料文件提供了法律依据。

6、采纳审查意见书制度。新《商标法》第29条增加规定“商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。”该规定有利于提升审查质量，为权利人提供了便利。

7、提前并放宽续展手续的办理期限。新《商标法》第40条将续展的期限由现行《商标法》规定的6个月提前至12个月。该规定为权利人提供了便利，同时也有利于商标续展与海关备案、商标许可备案等制度的衔接。

8、进一步明确转让的要求。新《商标法》第42条第2、3款吸收了《商标法实施条例》第25条第2、3款规定，即：在相同类似商品、服务上注册的相同近似商标应当一并转让；对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准。该规定进一步增强了业务的可操作性。

9、进一步明确许可备案的程序及性质。新《商标法》第43条第3款将现行《商标法》第40条中报商标局备案的“商标使用许可合同”及《商标法实施条例》第43条中的“合同副本”修改为“商标使用许可”。新法规定有可能理解为，报商标局备案的材料不必是许可合同或许可合同副本，而是证明许可这一事实的材料即可。此外，新《商标法》第43条第3款吸收了《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条的内容，规定“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”。该规定有利于保护善意第三人的利益。

七、新增商标行政案件、商标侵权行政查处案件中止的规定

为避免串案、关联案出现相互矛盾的判决，避免“同案不同判”，并节约行政、司法资源，新《商标法》增加了商标行政案件、商标侵权行政查处案件中止的规定。

首先，新《商标法》第35条、第45条规定，“如果对所涉及的著作权、外观设计专利权等在先权利存在争议，正在人民法院审理或有关行政机关处理过程中”，商标评审委员会可以中止异议复审及无效宣告的审查程序。值得注意的是：其一，新《商标法》关于中止的规定势必影响到审限。其二，新《商标法》并未涉及商标局在异议审查程序的中止情形。本次商标法修改的目标之一就是缩减商标审查、审理的周期，如果再规定异议审查中止，那么势必影响缩减注册周期的效果。

其次，新《商标法》第62条增加第3款规定，“对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的”，工商行政管理部门可以中止商标侵权案件的查处。当然，由于《民事诉讼法》第150条已经规定中止诉讼的情形，新《商标法》并未涉及人民法院处理商标侵权诉讼案件的中止。

最后，新《商标法》规定的是“可以中止”，而非“应当中止”，赋予了商标评审委员会及工商行政管理部门自由裁量权。该自由裁量权的行使有待在实践中明确、细化。

八、明确各类决定、裁定的生效日期以及商标的效力

首先，新《商标法》第36、46、55条明确了商标局、商标评审委员会各类决定、裁定的生效日期为“法定期限届满”之日而非决定、裁定作出之日：（1）商标局驳回申请决定及不予注册决定，商标评审委员会复审决定（新《商标法》第36条）；（2）商标局宣告无效决定、商标评审委员会复审决定、商标评审委员会宣告无效复审裁定（新《商标法》第46条）；（3）商标局撤销决定、商标评审委员会撤销复审决定（新《商标法》第55条）。上述规定厘清了现行《商标法》规定不够明确的问题。

其次，关于被异议商标核准注册后的追溯力，新《商标法》第36条吸收了《商标法实施条例》第23条第3款规定，即，“自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”

再次，关于注册商标被宣告无效后的追溯力，新《商标法》第47条第1、2款吸收了《商标法实施条例》第36条规定：宣告无效的注册商标专用权视为自始即不存在。宣告无效的决定或裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。此外，新《商标法》第47条第3款新增规定，“依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

最后，关于注册商标被撤销后效力的起算日期，新《商标法》第55条将《商标法实施条例》第44条关于被撤销的注册商标专用权“自商标局的撤销决定作出之日起终止”的规定修改为“自商标局公告之日起终止”。

九、加强商标使用的管理

1、界定商标的使用。新《商标法》第48条吸收了《商标法实施条例》第3条规定，并增加规定商标使用是“用于识别商品来源的行为”，明确了商标法意义上商标使用的概念，对于处理实践中的纠纷具有指导意义。

2、明确注册商标使用不当和连续三年不使用的法律后果。对于自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的商标使用不当行为，现行《商标法》规定由商标局进行管理。新《商标法》第49条第1款吸收了《商标法实施条例》第39条第1款规定，修改为“由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。这赋予了地方工商行政管理部门权限，切实可行，加大了管理力度。此外，新《商标法》第49条第1款吸收了《商标法实施条例》第39条第2款规定，修改为连续三年不使用不适用限期改正的前置程序，而是可由任何人直接向商标局申请撤销该注册商标。

3、明确罚款的内容。对于违反第6条强制使用注册商标（法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册）的行为，新《商标法》第51条明确了罚款的金额范围。对于冒充注册商标或违反新《商标法》第10条禁用条款的行为，新《商标法》第52条明确了罚款的金额范围。此外，对于违反新《商标法》第14条第5款将“驰名商标”字样用于商业活动的行为，新《商标法》第53条规定“由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款”。

4、增加注册商标退化为通用名称的撤销。对于注册商标退化成为其核定使用商品、服务的通用名称的情形，新《商标法》第49条规定任何人可以向商标局申请撤销该注册商标。

十、规范商标代理活动

首先，新《商标法》第19条增加规定了商标代理机构的法律责任，比如，应当遵循诚实信用原则，保守委托人的商业秘密；应当明确告知委托人可能存在新《商标法》规定不得注册情形的商标；不得代理知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于新《商标法》第15条和第32条规定情形；不得注册其代理服务以外的商标。

其次，新《商标法》规定了对商标代理机构违纪、违法行为的处罚。新《商标法》第20条规定了商标代理行业组织对会员的管理及惩戒。新《商标法》第68条规定了对商标代理机构的处罚：由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，罚款；构成犯罪的，追究刑事责任；工商行政管理部门记入信用档案；停止商标代理业务等。