论商标权保护的界限

          ——以涉外定牌加工商标侵权问题为视角

浙江金汉律师事务所    吕甲木

【摘要】定牌加工作为一种贸易形式，其法律性质为加工承揽。理论界和实务界对于涉外定牌加工是否构成商标侵权争议极大，已争论了10几年。然最高法院本着审慎的原则，不愿表态。商标权的保护应该遵循商标法的诚实信用原则、利益平衡原则、地域性原则和混淆性原则。混淆性原则是商标法的基本原则，对于在相同商品或服务上使用相同商标的行为，以立法推定的形式且不可反驳的推定为构成混淆，采纳客观混淆理论；对于类似商品或服务以及近似商标的判断则采主观混淆理论，对是否造成现实的混淆或可能的混淆予以个案判断。商标侵权的归责原则为过错责任中的实体法上不可反驳的过错推定而非无过错责任原则。对我国涉外定牌加工的现状与我国鼓励以自主品牌参与国际竞争的知识产权国家战略进行利益平衡，司法政策可以结合诚实信用原则，合理界定涉外定牌加工中商标保护的界限。将在境内在先使用未注册商标的；若境内注册商标权人知道或者应当知道在其注册前境外已经有合法商标权人的；对类似商品或相同商品上使用与非驰名商标、省级著名商标近似的商标的；若境内的注册商标连续三年不使用的，认定不构成商标侵权。对境内的注册商标未投入实际使用或准备使用但没有达到连续三年不使用的，可不予赔偿损失。

【关键词】定牌加工  商标侵权  地域性  混淆性  商标使用  立法推定

定牌加工，又称贴牌加工、贴牌生产、代工生产，是指加工承揽人根据约定，为定作人加工生产使用特定商标的产品并将该产品交付给定作人，根据约定向定作人收取加工费的贸易方式。狭义上的定牌加工是指OEM加工式，广义上的定牌加工还包括近来兴起的ODM、OBM、反向OEM、反向定牌加工等贸易方式。〔1〕当今的中国已经跃居世界第二经济强国，在成为世界最大加工厂的时候，也将成为世界大市场，跨国企业纷纷进军中国。改革开放以来，我国的广东、福建、浙江等地的民营企业凭借来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易的“三来一补”贸易方式为国外企业定牌加工取得了经济的长足发展，为我国的出口作出了巨大的贡献。定牌加工作为我国一种重要的贸易形式，由此也产生了很多商标侵权纠纷。我国商标法第52条第（1）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标属于侵犯注册商标专用权的行为。理论界和实务界对于未经中国注册商标权人许可，在与该注册商标相同或者类似的商品或服务上使用了与该注册商标相同或近似商标的情形，如果属于境内企业之间定牌加工的；或定作人在境内外均没有注册商标而委托境内承揽人定牌加工的；或境外定作人在中国没有注册商标，但在境外有注册商标，委托境内承揽人定牌加工的商品在中国境内销售的，构成商标侵权并无争议。但是对于我国定牌加工中最重要的一类，境外定作人在境外的销售国享有合法的商标权利，但在我国没有注册商标，委托境内承揽人加工生产贴有该境外商标的产品全部用于出口，不在我国境内销售，然该商标与第三人在我国相同或类似的商品上注册的商标相同或近似的涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，理论界和实务界争论了十多年，发表了大量的论文，但一直没有共识，期盼最高法院出台司法解释或者修改商标法。但是最高法院不愿表态，最高法院知识产权庭孔祥俊庭长表示：“最高人民法院的司法决策从来都是高度审慎的，非常重视决策当时是否已对特定问题达成共识。在尚未形成共识的情况下，最高人民法院迄今尚未对该问题作出明确的表态，但已经表示关注，在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出‘认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工人是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。’因此，对此类行为的定性和处理，仍需要进一步研究探索。”〔2〕以下就已经争论了十几年的涉外定牌加工中的商标侵权问题，以传统民法的诚实信用原则、利益平衡原则和商标法的地域性原则、混淆性原则结合市场的全球化予以新的阐述。

一、理论界和实务界对涉外定牌加工商标侵权问题的态度

（一）认为涉外定牌加工构成商标侵权的代表性判例和观点

1.认为涉外定牌加工构成商标侵权的代表性判例

2002年12月，深圳市中级法院在原告美国耐克国际有限公司诉被告西班牙赛得体育（CIDESPORT）公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司商标权侵权纠纷案中，判决作为国内承揽人、中间商、国外拥有商标权的定作人构成共同侵权。〔3〕该案的判决可谓一石激起千层浪，引起了社会的强烈关注。〔4〕2005年3月30日，广州海关对佛山市泓信贸易有限公司（以下简称“泓信公司”）定牌加工出口的货物作没收并处罚款人民币2万的行政处罚。泓信公司不服广州海关的处罚，向广州市中级法院提起了行政诉讼。一审广州市中级法院判决驳回泓信公司的诉讼请求。泓信公司不服，继续上诉。2006年4月27日，广东省高级法院作出二审判决，维持一审判决。〔5〕

2．认为涉外定牌加工构成商标侵权的代表性观点

赞成涉外定牌加工构成商标侵权的，基本上为实务界人士或曾经为实务界的人士。中国政法大学知识产权研究中心副主任王殊教授对于涉外定牌加工认为现阶段宜通过签订双方或多边协定的方式来解决这一问题。〔6〕前最高法院知识产权庭庭长蒋志培认为：从法律的地域性效力分析，定牌加工的合法地位特殊立法理由不足，司法不能法外开恩。〔7〕时任广东省高级法院知识产权庭庭长林广海认为定牌加工，构成对国内注册商标的侵权。对这种侵权行为之追究，与其说是知识产权理论逻辑上的必然。毋宁说是保护知识产权现实上的需要。〔8〕深圳市中级法院祝建军法官认为商标的地域性规则决定只能保护在中国注册的商标；涉外贴牌加工并出口的行为构成商标法意义上的商标使用，在国际贸易交往频繁的现代社会，生产、销售环节可能要在全世界范围内考虑。〔9〕国家工商总局商标局吕志华副局长认为定牌加工属于使用商标的环节，商标法既没有考虑使用人是否有主观故意，也未在后果上强调使用他人商标是否造成实际损害，只要发现擅自使用，就认定为商标侵权。海关总署政法司李群英处长指出，对于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准。对于国内学术界、法院和行政执法机关存在的不同意见，他建议利用修订商标法的机会，重新界定“使用”的含义，可以考虑增加损害标准，防止商标权人滥用权利；建议最高人民法院尽快研究出台有关定牌加工案件的审理的司法解释，以统一司法审判；针对定牌加工中出现的新问题和相关法律之间的冲突，应加强法院、工商、海关之间的沟通，协调认定商标侵权的标准。〔10〕重庆市高级法院孙海龙法官和西安市中级法院姚建军法官认为：混淆原则仅是理论上判断商标侵权的基本原则，认定商标侵权并不以造成混淆为绝对要件；在司法实践中认定加工人承担侵权责任是符合我国现有的法律条款规定的；是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。〔11〕

（二）认为涉外定牌加工不构成商标侵权的代表性判例和观点

1．认为涉外定牌加工不构成商标侵权的代表性判例

上海市第一中级法院和上海市高级法院在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷案中认为：本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，并判决不构成侵权。〔12〕

2．认为涉外定牌加工不构成商标侵权的代表性观点

与大多数实务界人士认为涉外定牌加工构成商标侵权的情形相反，理论界的学者基本上认为涉外定牌加工不构成商标侵权。

2004年2月l8日，北京市高级法院曾在其制定的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2004]48号）中明确规定：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”鉴于商标法律和法规的立法情况，最高法院一直认为北京市的有关问答不具有法律效力，人民法院审判商标侵权案件应当依照商标法律和法规以及最高法院司法解释的规定办理。〔13〕因此，北京市高级法院在2006年3月7日重新公布的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》将上述定牌加工不构成侵权的规定予以删除，并声明京高法发[2004]48号解答废止。但北京市高级法院知识产权庭陈锦川庭长认为涉外定牌加工如果基于有权使用商标的人的明确委托，加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。〔14〕青岛市中级法院知识产权庭林鸿姣法官认为：涉外定牌加工，根本不可能导致相关公众混淆和误认，不存在侵权损害后果，作为一种加工承揽行为，从本质上来说，此时的商标使用者应为委托生产者而非定牌生产者。〔15〕西南政法大学张玉敏教授认为：国际贸易中的定牌加工不可能在境内市场上造成混淆，也不会对境内商标权人的利益造成任何损害，因此，不应被认定为侵犯境内商标权的行为；加工行为不构成商标法上的商标使用；涉外定牌加工中有关知识产权侵权纠纷的处理，可以参照适用《联合国国际货物销售合同公约》第42条的规定，适用销售地法律。〔16〕中国政法大学的张今教授认为：知识产权的地域性可以突破或是例外情况；如果涉外贴牌生产的实际情况不存在混淆或混淆之可能，就不应认定构成商标侵权；该贴牌产品在境外商标注册国是可以合法性销售的，基于该结果行为的合法性，作为其原因行为的贴牌生产行为也应视为正当合法的。〔17〕中国社科院法学所管育鹰教授认为：加工行为不应当被认定为商标法所称的“商标的使用”；是否造成商品或服务来源混淆、误导公众是认定是否构成商标侵权的必备条件，基于对商标权地域性的正确理解，是否侵犯国内商标权人的权利，首要的是看是否在中国市场上引起相关公众的混淆。〔18〕前北京市高级法院知识产权庭副庭长，现北京务实知识产权发展中心主任程永顺认为：在商标侵权判断中，若当事人举证证明即使商标法第52条第（一）项规定之要件满足，但仍不足以构成消费者混淆的，则仍应认定侵权行为不成立；给中国商标权以地域性保护，也能扩大到在国外市场上可能造成混淆的产品；定牌加工人其实仅相当于委托人设的一个生产加工车间，按照国际惯例，虽然产品是在中国制造，这视同为中国的工人在外国生产，作为定牌加工实质上是一种国际间的劳务输出；定牌加工符合时代发展潮流，也符合我国国情；民法通则规定了民事侵权的赔偿原则是赔偿实际损失原则，在定牌加工引发的商标侵权纠纷中，看不到原告有任何的经济损失，在这种情况下，法院仍然要酌情确定被告赔偿原告经济损失是没有法律依据的。〔19〕上海市第一中级法院沈强法官认为：涉外定牌加工不存在使我国国内相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能，不构成侵权；国内注册商标权人通过国内侵权诉讼直接干预了国外委托人在国内的委托生产及在其外国本国销售等其他经营行为，实际上是国内注册商标权效力范围的扩展，并不符合商标地域性的原则。〔20〕北京市第一中级法院认为：“贴牌”不是商标法意义上的商标使用行为，“贴牌后的产品”也没有进入商业流通环节而不致使相关公众产生混淆、误认。对于产品全部用于出口的外贸型贴牌加工行为不宜认定为侵权。〔21〕2011年5月，浙江高院民三庭负责人在全省知识产权法官培训班上认为涉外定牌加工不宜认定为构成商标侵权。

（三）认为涉外定牌加工是否构成商标侵权应区别对待的代表性判例和观点

福建省高级法院认为涉外定牌加工是否构成商标侵权应该区别对待。浙江省高级法院在2011年5月之前也持这一观点。但在如何区别对待上，浙江省高级法院和福建省高级法院的作法并不一致。而理论界似乎也没有学者研究区别对待。

1．浙江省法院系统的区别对待判例和观点

宁波市中级法院和浙江省高级法院在宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司侵犯商标专用权纠纷案认为：商标地域性是商标权的基本特征之一，认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。被告未经原告许可，使用与原告注册商标相同的“RBI”商标，构成对注册商标专用权的侵害。〔22〕余姚市法院在宁波工星电器有限公司诉宁波市工商行政管理局余姚分局行政诉讼案中认为原告未经许可，擅自使用与“AOCMA”注册商标相近似的“AOCMU”商标，侵犯了注册商标专用权。余姚市工商局作出的具体行政行为证据充分，适用法律法规正确，符合法定程序，维持余姚市工商局作出的行政处罚决定。〔23〕义乌市法院在义乌市聚宝日化有限公司诉义乌市工商行政管理局行政诉讼案认为，制造标注“DeLaRitz”商标的产品销往美国的行为，仅限于生产领域，并未进入国内市场，不会造成相关公众的混淆和误认，生产该产品本身不构成对中国“RITZ”注册商标权人的商标侵权，被告对原告生产标注“DeLaRitz”商标的产品构成商标侵权的决定，属适用法律、法规错误，判决撤销被告的行政处罚决定。〔24〕

浙江省是贴牌生产大省，浙江省高级法院组成课题组在其2008年的研究报告中指出涉外贴牌生产只要在相同商品或服务上使用相同标记的，就应直接推定混淆成立，从而认定定作人和加工人构成侵权；在涉外贴牌行为中，如贴牌产品与国内商标权人核准使用的商品或服务不相同，或者贴牌产品与国内商标权人的注册商标不相同，因涉外贴牌产品均出口，不在国内销售，国内的消费者不会发生混淆的可能，应认定为不属于类似商品、类似服务、或商品与服务类似或不构成商标近似，从而不构成商标侵权。〔25〕浙江省高级法院知识产权庭高毅龙审判长在2009年的会议上又重申了该观点。〔26〕

2．福建省法院系统的区别对待判例和观点

福建省高级法院在香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标侵权纠纷案认为：本案中标有“NEW　BOSS　COLLECTION”商标的西服全部出口到意大利，从未在中国境内销售，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不构成侵权；不会对 “BOSS”商标权利人在国内的产品市场和在国内享有的商标权利造成损害，也不构成侵权；作为加工承揽的合同，在其承揽的定牌加工西服上定贴 “NEW　BOSS　COLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为，而讼争商标的实际使用人应为定作人意大利公司，据此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定作人意大利公司承担。二审判决驳回上诉，维持原判。〔27〕福州市中级法院在鲁道夫•达斯勒体育用品波马股份有限公司与福建福日科技有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案中认为：涉案注册商标“PUMA”和被诉侵权商标“PIMA”的近似，以普通消费者的注意程度尚不足以区分二者的差别，易使相关公众对商品的来源产生误认或认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，从而导致消费者的混淆，两者之间构成近似商标，构成商标侵权，确定赔偿额为200000元人民币。福建省高级法院认为，两者构成相近似的商标。上诉人虽然实施了侵权行为，但侵权经济损害后果尚未发生，即对商标权人利益并未造成实际损害。故判令赔偿经济损失的请求缺乏事实和法律依据，不予支持。但注册商标权人为了制止侵权行为所支付的合理费用，应予赔偿，判决将一审法院的赔偿数额20万元变更为39500元。〔28〕

福建省高级法院民三庭认为，对于涉外定牌加工，应从严掌握侵权的认定，在涉外定牌加工中对“类似商品”与“近似商标”可作从严解释，即商品、商标上有一定的差别，就不予认定构成侵权。这样既符合法律规定，也符合国情，也符合法官自由裁量权；对涉外定牌加工认定构成商标侵权的情形，因商品未在国内流通，权利人未造成实际损失，即侵权方对商标权人的市场份额、销售收入或者声誉等，并未造成实际损害，侵权经济损害后果尚未发生，故我们认为仅需判决侵权人赔偿制止侵权所支付的合理费用，不需要判决赔偿经济损失。同时承揽加工人所获加工费也不多，不应承担过重的赔偿责任。受托人及出口代理商有合理抗辩理由的不构成侵权。〔29〕

二、商标权保护的基本原则

由于知识产权具有技术和经济管理的属性，以及知识产权起源于由公权力授予的“特权”，导致研究知识产权法的学者的学术背景差异很大，又由于知识产权法学自上世纪九十年代中美知识产权谈判以来成为显学，有些学者只研究知识产权法，不关注法哲学和民法理论，以致人为的抬高知识产权法的特殊性，而与理论法学和民法以及其他部门法学割裂开来，将知识产权法孤立起来，甚至提出了一些与民法基本原则和基本理论相矛盾的观点。但是，不管知识产权的特殊性如何强，也无法将知识产权从民事权利中独立出来。世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》在序言中就明确“承认知识产权为私权”。因此，知识产权是一种私权利，是民事权利，规范知识产权的知识产权法是民法的一部分。知识产权法应该遵循民法的基本价值、基本原则和基本理论。民法的基本价值在于分配正义和矫正正义。分配正义体现于民法中就表现为对各种民事权利的设定，如物权、债权、身份权等，而矫正正义则体现于对权利的保护上，使受侵害的权利得到救济。〔30〕为了实现民法的这一价值，在从事民事活动中应该遵循诚实信用的原则，在解决民事纠纷中应该遵循利益平衡的原则。因此诚实信用原则和利益平衡原则作为民法的基本原则，也是知识产权法中商标法的基本原则。而地域性是知识产权的最显著的特征之一，地域性原则是知识产权法的基本原则，因此，地域性原则也是商标法的基本原则。商标的基本功能在与识别商品或服务的来源，使消费者能够将标注其商标的商品或服务与其他商品或服务的来源区别开来，避免造成混淆和误认，因此混淆性原则是商标法的特有原则。（未完待续）