从APC案看商标侵权纠纷中类似商品的判断

汉坤律师事务所 王景亮

2010年11月12日

       今年4月，一起令人瞩目的商标侵权案历经近5年的审理终于在浙江落下帷幕。浙江省高级人民法院对中控科技集团有限公司（下称“浙江中控”）起诉美国电力转换公司和艾佩斯（苏州）不间断电源有限公司（下称“艾佩斯公司”）商标侵权一案作出终审判决[1]，撤销原杭州市中级人民法院的一审判决[2]，改判艾佩斯公司赔偿浙江中控经济损失人民币30万元。而之前杭州市中级人民法院曾判令APC公司和艾佩斯公司不得在其生产、销售的不间断电源（即“UPS”）、UPS网络管理卡以及配套软件等产品上使用“APC”商标，并判令两公司共同赔偿浙江中控人民币500万元。这一商标侵权纠纷的事实并不复杂，但审理过程却一波三折，颇令人回味。本案涉及的焦点之一是被告使用“APC”商标的UPS及UPS网络管理卡产品是否跟原告注册的商标中指定的“计算机周边设备”构成类似商品。在此，笔者就这一关键问题进行一些分析和总结。

案件的起因

美国电力转换公司（American Power Conversion Corporation,下简称“APC公司”）是目前世界上最大的不间断电源和供电保护装置设备生产商，不间断电源为其主要产品之一。不间断电源（Uninterrupted Power Supply，业界简称UPS），是一种常见的保护电子设备免受突然断电或者电压不稳破坏或影响的专门设备。艾佩斯公司是1998年由APC公司在苏州投资800万美元设立的外商独资企业，经营范围为设计、开发、生产、加工并销售电源保护及软件管理产品、零件及其他相关产品。

“APC”为美国电力转换公司英文商号的缩写，APC公司早在上世纪90年代初就通过其欧洲子公司对APC商标进行了国际注册，并在1995年将APC商标的国际注册延伸到中国，在中国获得了注册号为G633466的商标注册，核定使用商品为第9类下的“计算机和灵敏电子仪器用供电保护装置”[3]。

浙江中控是一家以提供自动化产品和解决方案的企业，其产品并不涉及UPS和供电保护装置。2000年4月14日，浙江浙大中控自动化有限公司经核准取得“APC”商标注册，注册号1384343，核定使用商品为第9类：计算机软件(已录制)、计算机、计算机周边设备等[4]。2003年10月21日，上述商标转让给了浙江中控。

2001年，随着APC公司在华业务的开展，以及UPS产品的智能化，APC公司对其“APC”商标在“电源监控设备”等产品上进行了扩展注册申请，新指定的部分商品涉及到浙大中控注册的“APC”商标指定商品所在的0901小类，因此被商标局在2002年以与在先的浙江中控1384343号商标冲突为由部分驳回。APC公司遂以浙江中控不当注册为由，向商标评审委员会提出撤销第1384343号商标的注册。然而，该撤销并未成功。除此以外，两家公司还就“APC”商标在其它相关商品和服务类别的注册申请进行了一系列的异议、撤销纠纷。这些商标争议为双方日后的商标诉讼埋下了伏笔。

2005年5月13日，浙江中控以APC公司、艾佩斯公司等生产销售的UPS、UPS网络管理卡以及配套软件等共同侵犯其第1384343号APC注册商标专用权为由向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令APC公司、艾佩斯公司停止商标侵权行为、赔偿2500万元以及在全国发行的报刊上刊登声明、消除影响等。在一审判决中，杭州中级人民法院几乎全面支持了原告中控的诉讼请求，认定APC公司和艾佩斯公司在其生产、销售的UPS和UPS网络管理卡以及配套软件等产品使用“APC”商标构成侵权，并赔偿浙江中控人民币500万元。

如按照一审判决，APC公司及艾佩斯公司不仅要负担500万元的赔偿，更重要的是，两公司将不能在中国在自己的产品上使用“APC”这一已经使用多年、表明自己商号的商标。由于APC公司在中国已经营多年，投资巨大，这一判决如执行将迫使APC公司在中国不得不改用其它商标，对于其市场将造成巨大影响，无疑是其无法接受的。于是，APC公司及艾佩斯公司向浙江省高级人民法院提起上诉[5]。经过一年多的审理，浙江省高级人民法院终于对本案做出终审判决，撤销了原来一审的大部分判决，判定APC公司的行为不构成商标侵权，不承担侵权责任。

焦点问题分析

本案中最值得探讨的问题，就是APC公司及艾佩斯公司在UPS等产品上使用“APC”是否构成了对中控公司第1384343号“APC”注册商标的侵犯。

根据《商标法》第52条第1款规定，未经商标注册权人的同意，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标构成对该商标专用权的侵犯。根据本条法律，构成商标侵权的要素有两个[6]：一是在相同或者类似商品上使用；二是使用与注册商标相同或近似的商标。

首先来看商标是否相同/近似。虽然APC公司及艾佩斯公司在其产品上使用的“APC”商标图样跟浙江中控第1384343号“APC”注册商标的字体不完全相同，但构成字母、排列顺序和发音完全相同，而且都是大写粗体，只是在字体上有所区别，无论按照《商标审理标准》还是从相关公众的认知角度而言，其较高的相似度是无法否认的。

其次来看商品是否相同/类似[7]。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，“类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”第十二条进一步规定，“认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”根据这一司法解释，判别商品是否类似，主要是以相关公众的一般认知为准，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》只能作为参考而不是定案依据。根据《解释》的第八条的规定，“相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”

在本案中，由于被指控侵权的UPS和UPS网络管理卡等产品名称既没有出现在原告指称的0901类产品名单中，也没有出现在被告指称的“计算机和灵敏电子仪器用供电保护装置”所在的0913类产品名单中，这就为双方各自主张、各持己见留下了争论空间。在双方各自提供的证据中，得出的说法和结论也完全相反。在这种情况下，如何判定商品是否类似呢？

二审法院采取了正确的方法，即按照司法解释之十一条的规定，在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面对涉案商品和第1384343号注册商标指定的商品，特别是跟被指控近似的“计算机周边设备”进行一一比对，看其是否相同，足以造成相关公众的混淆和误认。

在此，笔者将法院的比对简要归纳如下：

1、        功能：

“计算机周边设备”应当是除计算机主机外，与计算机数据处理或者能够拓展计算机本身功能、与数据处理密切相关的外部设备。而UPS是一种以稳压稳频输出为目的，储能装置的智能型电源保护设备，与计算机的数据处理没有关系。

2、        用途和消费对象：

虽然UPS的产生和发展与计算机有着密切关系，但UPS并非专用于计算机，在通信、医疗、航空、航天等高精尖电子设备密集的行业，也有着广泛的应用。而计算机周边设备是围绕计算机，主要是针对计算机服务的。

3、        生产部门：

世界上主要的或者大型的计算机生产商，均不从事UPS的生产，而是由专业性较强的UPS生产商从事生产。

4、        销售渠道：

从事计算机以及硬件销售的商家大都不销售UPS，而UPS的销售也是由一定相对独立和专业的公司销售的。

由于APC公司及艾佩斯公司针对以上比对提供的证据材料确实、充分、更有说服力，法院最后采纳了APC公司及艾佩斯公司的说法，认定UPS产品不构成跟第1384343号注册商标指定的“计算机周边设备”类似，其使用“APC”商标系对其第G663466号“APC” 商标的合法使用。

在判决认定中，法院还引用国家商标局的[2009]第113号复函，“UPS是一种能够提供持续、稳定、不间断电源供应的外部电力设备，根据其工作原理和功能，其实质属于点的处理、转换、控制装置，不属于计算机周边设备。”并特别指出，“虽然UPS的出现、用途、消费对象和销售渠道，与计算机或计算机周边设备有一定联系，但两者之间并没有必然的直接联系，其并不属于计算机周边设备的相同或者类似商品。”

虽然法院并未就“相关公众”进行专门的定义分析，但在本案中，“相关公众”是相对明确的，是指计算机及其周边设备的使用者和生产、销售商，而不是没有电脑知识的普通大众。在这些相关人群中，对这两种商品发生混淆误认的可能性是很低的。因此，这两种商品不够成类似商品。

在原告的起诉中，曾引用APC公司商标代理人在2002年试图撤销第1384343号商标中提出的“计算机周边设备跟UPS构成类似商品”的说法，证明两者的类似，但这是站不住脚的。首先，计算机周边设备跟UPS是否类似，是一个客观的事实问题，应当由法院根据法律进行认定，而不应当由双方任何的在先陈述来决定，更何况该陈述是在其它不相干的案件中提出的；其次，商标司法实践中没有类似专利中的“禁止反悔”原则，对商品类似与否的陈述也不是商标权利人对自己商标实体权利的处分；第三，在原告答复APC公司撤销其第1384343号商标的过程中，原告代理人也提出，“计算机周边设备跟UPS不构成类似商品”，跟自己在本案起诉时的说法完全不符。可见，原告对这两种商品是否类似也缺乏客观的认识，主张是否类似完全是因为自己所处的立场和需要达到的目的而定的。法院在认定商品是否类似中不应当受到这种思维和言论的干扰。

本案一审、二审截然相反的判决从表面上看，是由于一二审法院对商标所使用的商品与注册商标指定商品是否近似这一基本事实不同的认定，但如果仔细推敲，与目前我国《商标法》有关商标侵权的规定也不无关系。《商标法》第52条第1款的规定中，只是列出了商标相同/相似和商品相同/近似两个条件，只要满足这两个条件就可以认定商标侵权，并未将商标在类似商品上的使用可能导致消费者混淆作为一个必要条件。虽然最高法院在其司法解释的第9条和第11条都对此作了补充，把“易使相关公众对商品的来源产生误认”和“相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆”作为一个补充条件，但在法律层面并未明示。由于商标近似和商品类似的判断都无法摆脱主观性（虽然按照司法解释是以“相关公众的一般注意力”为标准，但司法实践中最终判断还是由法官作出），这就使得司法实践中判案可能会出现一些认识上的偏差，甚至导致相似案件的判决可能大相径庭。

笔者认为，解决这一问题还是要从法律层面解决，即借鉴美国法中的“消费者混淆可能性”的规定，把“相关公众混淆可能性”作为商标侵权的一个必要条件。如果能够满足这一条件，则应当认为构成商标侵权；否则即便表面符合商标近似、商品类似的条件，但不足以导致相关公众的误认，也不应当认为构成侵权，或者即使认为侵权，也可以不承担赔偿责任（没有误认的情况下商标注册人的经济利益不会受到损害）。由于相关公众的混淆完全可以通过市场调查、客户投诉、错误的宣传报道等客观事实证明，判断的准确性无疑要比单纯对商标近似和商品类似判断的准确性要高。这不仅能有效防止商标侵权案件中法官的误判，也符合商标立法中保护消费者利益的这一主要目的。

小 结

       综上，在商标侵权案件中判定商品是否类似应当从商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等出发，以相关公众的一般认知为准，进行逐一比对和客观分析，并结合是否可能对相关公众造成的混淆，作出综合判断。即使两种商品之间存在某种联系，但除非这种联系足以使相关公众认为其存在特定的联系、容易造成混淆，否则不应当轻易认为两种商品类似。建议在新的《商标法》修订中，明确把相关公众的混淆作为商标侵权的必要条件。

（作者单位为北京市汉坤律师事务所）