第五章　英国、法国职务发明制度研究

第一节 英国的职务发明制度

　　英国的职务发明制度集中体现在1977年专利法有关章节中，2004年针对职务发明奖酬中反映比较大的经济效益原因、范围等问题，进行了修改，反映出英国政府对促进职务发明的重视。

一、雇员发明（职务发明）

 　英国专利法第39节“雇员发明之权利”规定，雇员有关雇佣关系所作之发明，下述属于雇主：

　　１、雇员完成本职工作所做之发明；或在本职工作之外，完成指派工作所之发明；条件是该工作可合理预期产生发明；或者

  　２、雇员完成工作所做之发明，条件是做出发明时，由于该工作的性质和该工作性质决定的责任，雇员有特殊义务推进雇主的事业。

　 雇员在雇佣关系中其他发明，属于雇员。

二、职务发明的补偿

1977年专利法第40节第１条规定了“某些职务发明的补偿”，其内容为：

做出该职务发明之雇员在职务发明获得专利授权后，在规定期限内，可向法院或专利局申请补偿；法院或专利局认定该职务发明对雇主（根据雇主事业的规模和性质）产生显著利益（outstanding benefit）从而雇主应当补偿的，可根据第41节规定认定雇主补偿的金额。

这样的规定，在雇主许可他人实施发明所取得的专利时，容易辨认雇主获得的效益，但是对于雇主自己实施有关发明，所获得的效益，则难以说明。发明作为科学技术应用于生产，所产生的收益，与专利作为垄断权、禁止他人使用产生的收益，性质、来源也不相同。由此有关各界要求法律对任何来源于发明的效益，都成为奖励时考虑的范围。

    2004年第40节第１条内容于是修改为：法院或专利局认定雇员在规定期限内的补偿申请，属下列情形之一的，可根据第41节规定认定雇主补偿的金额：

（a）           雇员做出的职务发明已经获得专利授权，

（b）           根据雇主事业的规模和性质等，该发明或专利（或二者）对雇主产生产生显著利益,

（c）           由于这些原因从而雇主应当补偿。

上述修改明确或者说扩展了补偿适用的情形：虽然仍然限于已经获得专利授权的职务发明，但是只要有关利益来源于发明即可，而不是像原来那样，要求来自该发明所获得的专利；来自该发明所获得专利产生的利益，依然是补偿的原因；应当进行补偿的， 还有雇主产生利益的其他情形。所谓显著利益，仍然要考虑原来法律规定的因素，如雇主事业整体，或应用发明的部分，其规模和性质等。

三、非职务发明的补偿

　　专利法第40节第2条，规定了非职务发明的补偿条件：

    １、雇员之发明，其权利属于雇员，并已经获得专利授权。

    ２、雇员对发明的权利，或有关发明的任何专利申请权、专利权，在约定的时间已经转让给雇主，或在约定的时间已经授予雇主独占实施权。

    ３、与雇主从该发明或专利（或二者）当中获得的利益相比，雇员根据该转让或许可合同（有关合同）得到的利益不适当。

    ４、从上述事实出发，应当认定雇主在有关合同之外，还应当向雇员支付补偿。

四、发明补偿金额的依据范围

　　原来专利法第4１节第１条规定发明补偿，只规定了要根据专利的效益，即“专利已经或合理预期获得之利益中的公平份额”；或技术、专利在“转让或许可中，雇主已经或合理预期获得之利益中的公平份额”。 2004年的修改反映呼声，使经济效益不但包括专利的垄断效益带来的，而且扩大到了发明本身的效益：补偿金额应为雇主从下列项目之一中，已经或合理预期获得之利益中的公平份额：

１、  该发明；

２、  发明取得之专利；

３、  或者——

（１）发明之财产或权利的有关转让或许可，或

（２）发明的专利申请之财产或权利，向与雇主关联之他人的转让或许可。

雇主向有关联之他人进行该发明之专利申请、该发明获得之专利的任何财产、权利的转让或许可，或进行该发明的任何财产、权利的转让或许可的，已经或合理预期获得之利益的金额，应相当于雇主从无关联之他人，已经或合理预期获得之利益的金额。（专利法第4１节第２条）

政府或研究理事会作为雇主，将公共研究机构的发明、该发明之专利申请、该发明获得之专利的任何财产、权利，向研究或开发单位转让或许可，未收取费用或仅收取很少费用的，该研究或开发单位从发明、该发明之专利申请、该发明中获得之利益，适用以上各条规定，视为政府或研发局获得之利益。（专利法第4１节第３条）

五、职务发明的补偿的考虑因素

    专利法第41节第４条规定了法院或专利局认定属于雇主的发明中，雇员应获的公平利益时，应考虑下列等因素：

　　１、雇员本职工作的性质、报酬，以及该雇员通过工作，或通过本法上的发明，获得的其他优势；

　　２、雇员为该发明所付出的努力及其技能；

　　３、作为共同发明人之雇员，对发明付出的努力及其技能；不是共同发明人的其他雇员，所提供之建议和其他帮助；

　　４、雇主提供的建议、设备及其他帮助，雇主提供的机会，雇主的管理技术和商业技术、活动，对该发明产生、发展和实施所做之贡献。

六、非职务发明补偿金额的考虑因素

    专利法第41节第5条规定了非职务发明获得专利，许可雇主使用后补偿金额的依据范围：

　１、发明或其专利的许可条件；

  ２、作为共同发明人的其他雇员或他人，对发明所作之努力；

　３、雇主对该发明产生、发展和实施之贡献。

七、法院补偿命令的支付

　  专利法第41节第6条以后的规定是，产生纠纷后法院下达的补偿支付命令，可采用一次总付和/或分期付款方式。

对雇员提出之补偿请求，法院或专利局决定不发布命令的，该雇员或其继承人可根据规定重新提出请求。

　　法院或专利局发布支付命令后，根据雇主或雇员的申请，可以变更、撤销或暂缓执行有关内容，亦可恢复执行。

　　法院或专利局发布支付命令后，根据雇主或雇员的申请，可以变更、撤销或暂缓执行有关内容，亦可恢复执行；但第40节第（5）条规定仍然适用该条有关情况。　　

　　在英格兰和威尔士，专利局根据第４０节认定的任何金额，可由郡法院发出命令，予以执行，或视为该法院命令支付。

　　在苏格兰，专利局根据第40条作出有关金额的支付命令，可以作为已备案的仲裁决定执行。

　　在北爱尔，专利局局长根据第40条作出有关金额的支付命令，可以按有关金钱的判决执行。

八、有关雇员发明合同的效力

　　英国专利法第42节中规定了有关雇员发明合同的效力，这类合同：削减雇员在发明说明中、有关专利申请中、有关专利中任何权利的，所缩减部分对发明说明、有关专利申请、有关专利没有效力。这一规定在于防止雇主通过合同，贬低雇员贡献，缩小专利保护范围，损害雇员权益，减少发明补偿。

第二节 法国的职务发明制度

法国的职务发明制度，分别规定于《法国知识法典》的立法部分就实施规则部分。立法部分是原则性规定，规则部分是实施细则，但也有一部分原则性条款。

一、职务发明的范围

《法国知识法典》的立法部分第611节第7条（即Article L611-7）中规定：除合同规定对雇员更有利者外，雇员发明的工业产权，认定的原则是：

　　１、劳动合同明确规定雇员的本职工作、研究或开发任务，从而包含发明任务的，雇员执行劳动合同中之发明，属于雇主；

２、雇员在完成本职工作中，或在企业业务范围内，或知悉或使用企业的技术、特殊设备、数据等做出发明的，雇主依照最高行政法院法令之规定条件、期限，有权受让发明之所有权，或享有发明之专利权的所有或部分权利。

３、上述之外所有其他发明，雇员享有完全权利。

二、职务发明的报酬

　　Article L611-7还规定：雇员发明的报酬由合同约定，雇员可根据集体合同、企业协定和个人劳动合同，要求得到额外报酬。

    雇主不受行业集体合同调整的，有关额外报酬的争议，当事人提交调解委员会解决，或提起诉讼。

    确定额外报酬的标准是“公平”，即考虑个案所有因素，尤其是雇主和雇员的因素，根据其贡献大小和发明本身的工商业实用性，确认雇员的公平报酬。

　　上述规定亦适用于中央、地方政府及公法人之公务人员。

三、职务发明纠纷的调解诉讼

    《法国知识法典》立法部分第615节第21条（Article L615-21）规定对职务发明报酬纠纷，当事任何一方均可提出调解请求。国家知识产权局设立的调解委员会，负责解决职务发明报酬纠纷。调解委员会由于雇主、雇员代表组成，以多数票作出决定，票数相等时，负责调解委员会的司法行政官员投决定票。

    当事人可自己出席，也可以委派助手或代表人出席调解委员会的调解活动。

    调解委员会在有关程序中，可指定专家参与。

当事人提出调解请求六个月之内，调解委员会应做出调解意见并通知，收到通知后一个月内，当事人无异议的，调解意见视为当事人之间的协议而生效。该协议可依当事人请求，由法院命令执行。

当事任何一方在一个月内向法院起诉的，进入诉讼程序。

四、雇员对职务发明的通报

（以下内容整理自《法国知识法典》实施部分第611节之1-10）

　　１、做出发明的雇员应迅速向雇主通报有关事实。

　　做出发明雇员为二人以上的，有关通报可共同或由部分人提出。

　　２、雇员通报之内容，应使雇主足以评价发明是否职务发明，有关内容应包括：（1）发明主题及其可能用途；（2）发明的过程，例如：受领的任务或指示，在企业进行的试验或工作，合作情况；（3）雇员对属于职务或非职务发明的意见。

　　３、可能属于职务发明的，通报应附有发明之说明，该说明应包括：（1）根据已有技术，雇员面临之问题；（2）雇员的解决方案；（3）至少一个实施例，并附可能之附图。

　　４、雇员通报未遵守R. 611-2 之1和 2规定，或未遵守R. 611-3规定的，雇主应与有义务提供内容之人联系。该联系应于接到通报二个月内进行，否则有关通报视为接受。

五、雇主对职务发明的确认

　　雇主应在收到通报两个月内，通知是否同意雇员通报中对发明性质的认定。

    雇主在上述期限内未答复的，视为接受雇员认定之发明性质。

　　除当事人同意延期外，雇主最后主张职务发明的期限为收到通报后四个月。

　　对发明性质之认定和主张权利之种类、范围，雇主应函告雇宜员。

六、通报、确认的书面原则，保密原则

　　雇主、雇员间任何通报、确认之联系，应以挂号信函方式作出，并要求送达回执；或采用其他方式，其可作为另一方当事人接收的证据。

上述有关信函，可由国家工业产权机构代为接受、保管、转交复本而完成。

　　雇主、雇员间有关职务发明的协议，均应书面订立，否则无效。

　　有关发明属性，尚未达成协议或尚未作出裁决之前，雇员和雇主应保守发明的秘密。

    在相关法律、法规允许条件下，应尽可能推迟有关专利申请公开。

七、官员和公务员的发明

（以下内容整理自《法国知识法典》实施部分第611节之11-14）

　　１、职务发明的范围。中央、地方政府及公共机构、公法人的官员和公务人员，除任何合同规定更有利者外，其发明的工业产权权利适用L.611-7条即有关职务发明的一般规定。

官员和公务人员做出发明的，应迅速自向所属公共机构的负责人通报。

有关雇主、雇员的通报、确认义务、书面义务、保密义务适用于官员、公务人员和有关公共机构。

２、职务发明的的权利保留。根据法律规定的条件、期限，对官员和公务人员的发明包括：（1）本职工作中的发明；（2）公共机构业务范围内的发明；（3）知悉或使用公共机构的技术、特殊设备或数据做出的发明，公共机构可保留享有专利保护之所有或部分权利，

　　３、职务发明的采用和放弃。官员和公务人员在本职工作中，或明确受领之研究开发任务中，做出的发明，属于其所在公法机构。若公法机构决定不利用该发明，则做出发明的官员和公务人员根据与公法机构签订的合同，享有该发明的经济权利。

八、官员和公务员发明的报酬

（以下内容整理自《法国知识法典》实施部分第61４节之14）

１、国家及公共机构的官员、公务人员做出职务发明的，其根据职务发明的一般规则，获得之额外报酬。

公务人员在完成主要任务中做出的发明，除向其支付额外报酬外，国家及公共机构还应向有关人员支付额外报酬。

    ２、该报酬从公法机构因发明所获收入中提取，按年支付，年内均可预支。

    支付应从每年获得许可使用费中，扣减直接成本，计算出税前收入，还应确定雇员发明人的贡献系数。

　　向每一公务人员支付的额外报酬有限额。

３、同一发明有两个以上雇员的，在第一年支付之前，应根据主管部门或公法机构负责人的指示，准确认定每人的贡献率。同一发明只有一个雇员的，其贡献率为1。　

同一发明是两个以上公法机构协作结果的，利润提成的分配比例，由有关公法机构共同决定。

　　４、在可行情况下，只要发明仍然产生收益，公务人员无论任何原因离开原单位，或要求领取退休金的，该额外报酬应当继续支付。

　　公务人员亡故的，利润提成支付到该年年底。