按：2010年8月26日-27日在上海举行，会议就中、美、欧生物技术、医药领域专利、商标等知识产权发展管理维权等战略和策略问题进行了研讨。国家知识产权局医药生物发明审查部部长张清奎、上海知识产权局局长吕国强博士等专家学者企业代表出席演讲，以下是蒋志培教授演讲提纲。此次会议由律商联讯主办。

医药知识产权侵权纠纷案例分享

蒋志培  博士

最高法院知产庭前庭长，方达律师事务所高级顾问

中国药学会医药知识产权专业委员会副主任

2010年8月

介绍

蒋志培，中国人民大学法学博士，曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院等任高级访问学者，国家法官学院教授，中国人民大学法学院、中国外国语大学法学院兼职教授，北京邮电大学互联网治理与法律研究中心副主任。

1968年参加工作，1979年起从事司法工作，1990年经遴选调任最高法院任法官，1996年组建知产庭任副庭长，2000年任庭长、审判委员会委员。2008年9月卸任退休从事法律教学、咨询服务工作。

自我介绍

2004年、2005年连续被推选为全球50个知识产权法律知名人士之一。国家社会科学基金学科评审专家、中国版权协会副理事长、中国知识产权研究会常务理事、中国药学会医药知识产权专业委员会副主任、中国互联网协会版权保护专业委员会副主任。担任中国方达律师事务所高级顾问。

1999年起创立中国知识产权司法保护网：www.chinaiprlaw.cn  ；任该网站CEO。

演讲提纲

医药与生命科学发展的重要性

涉及知识产权的种类

专利

商标

商业秘密

包装装潢

涉及知识产权纠纷的种类

授权

侵权

合同：许可/转让

演讲涉及的主要内容

专利纠纷案件

商标纠纷案件

合同纠纷案件

程序问题的探讨

赔偿问题的探讨

专利案件

案例一： 最高法院（2009）民提字第20号

焦点问题：

封闭式或开放式的权利要求

禁止翻悔原则的适用

等同原则的适用

       案例二：最高法院XXX专利侵权连带责任上诉案

          焦点问题：

公知技术抗辩

连带责任

       公知技术抗辩

在专利诉讼中，当事人以自己实施的是公知技术为由作不侵权抗辩，其就应当向法院提供自己实施的公知技术的完整技术方案，以便法院对被控侵权技术与公知技术是否构成相同或等同进行对比判断，进而审查其抗辩理由是否成立。

新专利法增加现有技术抗辩的规定，新增第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

       连带责任

尽管华阳与富士化水签订的合同中约定富士化水承担权利瑕疵担保，但是由于两被告共同侵权，应当承担连带责任，也并不因此影响华阳基于合同对富士化水的追偿权。因此最高院在此问题上对原审法院的判决进行了澄清。

案例三：北京高级法院（2007）高行终字第146号 上诉案

焦点问题：

       “联合用药”与“复方制剂”的区别

     “……其区别技术特征在于前者是舒巴坦与哌拉四林或头孢氨噻肟混合制成复方制剂，后者为输注前舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟配制为混合液。”

焦点问题：

        “……湖北威尔曼公司所提证据1公开的‘联合用药’与本专利所保护的‘复方制剂’系两个完全不同的概念，两者具有本质区别，并非本领域普通技术人员所显而易见的，上诉理由成立，本院予以支持。”

      本质的区别在哪里？

复方药物：如果甲药有A效果；乙药有B效果；甲药和乙药组成的复方丙药有C效果；
那么如果 A+B=C   简单叠加，无创造性

 A+B<C   甲、乙两药有协同作用， 有创造性

专利法适用新动向：

1、专利权保护范围和对其的解释

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律 若干问题的解释》

    2009年12月28日公布，2010年1月1日起施行

   （略）

2、专利侵权判定的原则

(1) 全面覆盖原则

（略）

（2）等同原则

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。（《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条）

本领域普通技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

（3）禁止翻悔原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第6条　专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

（4）捐献原则

第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众。该原则实质上是对等同原则适用的一种限制。

专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，不适当地扩大了专利权的保护范围

商标案件

案例四：最高法院提审彩乐商标案

最高院 2009年10月22日

焦点问题：

一事不再理原则

新证据

商标的混淆

       案例五：最高法院申请再审辉瑞伟哥系列案件

系列一：立体商标再审申请案

系列二：“伟哥”是否可以作为未注册的驰名商标保护

案例六：“散列通”案（(2009)行提字第1号）

       判断诉争商标是否损害他人在先权利的时间界限

案例七：“21金维他”案 （(2009)知行字第12号）

       曾被列入国家药品标准期间的商标使用情形能否纳入认定商标是否驰名的考量范围

直击商标法新动向：

1、驰名商标的司法解释

收紧认定驰名商标的案件范围

 最高人民法院 关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释 （2009年）

2、判断商标混淆

       商标民事侵权案件判定“商品或者服务是否类似”基准有两个，首先是“应当”以相关公众的一般认识综合判断，而不应当拘泥于《区分表》；其次是《区分表》“可以”作为判断类似商品或者服务的“参考”。根据对该解释的分析，商标民事侵权案件中涉及“类似商品或者服务”的判定标准，《区分表》可以作为参考。即在商标民事侵权案件中，以《区分表》为基准的“相同或者类似商品”判定仍然可以作为认定商标混淆的参考标准。但是，最高法院在解释的第十一条强调指出，类似商品，“是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费者对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”这显然是指《区分表》之外的标准。

3、 最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见

       2010年4月20日

《意见》是最高人民法院首次对商标授权确权行政案件的若干司法审查标准提出的指导性意见。《意见》坚持针对性和可操作性的原则，主要回应审判实践的迫切需求，针对实践中普遍性法律适用问题作出指导性规定。

审判实践中法律适用标准已经明确和统一的问题，不再进行规定；对于一些尚未形成普遍共识的问题也暂不规定。

直击商标法新动向：

在总结全国法院审判经验基础上，以最高法院正式文件发布，要求各级法院贯彻执行。

《意见》以指导性文件的方式发布，在整体框架和用语上，均不同于司法解释。随着案件的增多和调研的深入，商标授权确权行政审判中也将会有更多的问题需要进一步明确和统一，我们将根据审判实践的需要，适时对相关问题进行明确和统一，并将其中适合的内容上升为司法解释。

       《意见》共20条，对总体性司法政策导向、商标是否具有显著特征的审查判断、驰名商标的保护、代理人或者代表人抢注、商品类似和商标近似判断、在先权利的保护、注册商标连续三年停止使用的审查判断等商标授权确权司法审查较为突出的问题提出指导性意见，明确了相关法律界限，统一了司法标准，对于人民法院正确履行司法审查职责和规范商标授权确权行为，具有重要意义。

20条涉及9个要点问题

1、处理商标授权、确权行政案件指导原则；

2、商标是否具有显著特征的审查判断；

3、关于通用名称的认定；

4、关于涉及驰名商标的商标注册争议；

5、关于商标代理人抢注商标行为的认定；

6、关于商品类似、商标近似的判断；

7、关于对在先权利的保护；

8、关于对注册商标争议法律适用；

9、关于注册商标连续三年停止使用的审查判断。

合同纠纷案

案例八：最高法院XXX技术转让合同纠纷案

转让方认为是技术秘密转让合同，而受让方抗辩合同所涉及的技术是公知技术，双方所订立的合同属于技术服务合同。因为运用公知技术当事人之间可以订立技术服务合同，所涉及的技术可以是公知技术。受让方强调转让方的压滤技术等技术是进入公有领域的技术，转让方只不过做了供应了两台压滤机并进行相关技术培训和安装调试的技术服务工作。

转让方认可涉及的压滤技术是公知技术，低温乙醇法也是公知技术，但转让方的技术秘密为将上述两项公知技术结合起来的生产工艺、经验。技术要点包括PH值的控制，以及助滤剂、过滤膜板和压滤机的选择等。

最高法院认定，从合同约定以及当事人实际履行情况看，本案所涉及的转让技术是一项技术秘密，即通过转让方多年积累的经验及工艺技巧，将公知的低温乙醇法与液压机结合起来应用于生产实践，从而达到白蛋白产品性能的优良及白蛋白收率的提高，符合不为公众知悉、具有实用性、经权利人采取保密措施等技术秘密的构成要素。

最高法院强调，在技术信息的各组成部分分别为公知技术的情况下，并不能当然得出公知技术的组合也属于公知技术的结论。一项信息要构成商业秘密，不仅要处于一般的保密状态，而且获得该项信息要有一定的难度。涉案技术符合商业秘密的特征。转让方不仅自己拥有全套技术资料，同时也按照合同约定将全套资料包括生产纪录书完整交付了受让方，达到了合同约定的目标。双方当事人所争议的合同当属于技术秘密转让合同。

程序问题的探讨

1、证据质证与鉴定机构鉴定效力问题

       伊莱利利诉江苏豪森药业股份有限公司专利侵权纠纷案（(2002)民三终字第8号 ）

【终审日期】2003.06.17

2、临时保护期的问题

       浙江杭州XXX药业股份有限公司诉山东XX药业有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷案（(2008)民申字第81号 ）

    【终审日期】2008.07.22

3、管辖问题

XX化工新材料股份有限公司与XXX有机硅材料有限公司、XX石油化工设计院有限公司侵犯实用新型专利案（(2008)民三终字第7号 ）

          【终审日期】2008.10.8

艾利丹尼森公司与四维企业股份有限公司等侵犯商业秘密纠纷管辖权异议上诉案（ (2007)民三终字第10号 ）

       【终审日期】2009.1.15

4、级别管辖与管辖权的转移

         XXX与XXXX陶瓷有限公司、XX市新力塑料厂有限公司侵犯专利权纠纷管辖权异议申请再审案（(2008)民申字第19号 ）

    【终审日期】2008.10.10

5、重复诉讼

“采乐”案件——一事不再理原则

          【终审日期】2009.10.22

XX黄金假日旅行社有限公司与XX公司虚假宣传纠纷裁定上诉案（ (2007)民三终字第4号 ）

       【终审日期】2009.10.22

       XXX、XX进出口有限公司与上海XX贸易有限公司等侵犯专利纠纷案（(2007)民三终字第3号）

“一个产品上可能存在多种知识产权，而且可能有不同的知识产权权利人，尤其是在定牌加工的情况下，产品的专利权与商标权分属于不同主体实属正常。对于既没有付出创造性劳动又不存在权利转让的对价或者权利继受的事实，仅凭个别词句的表面意思就想获得知识产权，既没有明确的法律依据，也不符合交易习惯以及诚实信用原则。”

“在侵权产品销售数量可以确定的情况下，根据专利产品或者侵权产品的利润率，即可以计算出被侵权人的损失或者侵权人获得的利益，并以此来确定赔偿额；在有关产品的利润率难以准确计算时，人民法院可以酌定一个合理的利润率来计算。当然，如果当事人能够证明存在一个真实合理的按照产品件数计算的专利许可使用费时，也可以根据按件计费标准乘以侵权产品数量所得之积计算赔偿额。”

“在确定知识产权侵权损害赔偿额时，可以考虑当事人的主观过错程度确定相应的赔偿责任，尤其是在需要酌定具体计算标准的情况下，应当考虑当事人的主观过错程度。”

“应当说，权利人为调查、制止侵权行为所支付的各种开支，只要是合理的，都可以纳入赔偿范围。”

“需要特别说明的是，为制止侵权行为所支付的合理开支并非必须要有票据——予以证实，人民法院可以根据案件具体情况，在有票据证明的合理开支数额的基础上，考虑其他确实可能发生的支出因素，在原告主张的合理开支赔偿数额内，综合确定合理开支赔偿额。”

蒋志培    zhipei.jiang@fangdalaw.com

     judgejiang@china.com

电话：8610 6505 1059

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