外观设计权利冲突解决机制及其法律适用*

国家知识产权局专利复审委员会 张鹏、钱亦俊

文章出处：《中国专利与商标》2010年第2期。

摘要：《专利法实施细则》对于外观设计权利冲突制度做出重大修改，不再以生效处理决定或者判决作为外观设计权利冲突无效理由的受理条件，为外观设计权利冲突制度“松绑”，使得该制度能够在审查实践和司法实践中能够发挥应有的作用。结合基本法理和比较法研究，外观设计权利冲突制度的理论基础在于即发侵权说，基于此对外观设计专利权与在先商标权、著作权、企业名称权、知名商品特有名称、包装、装潢权等的构成要件加以分析。

关键词：外观设计  在先权利    权利冲突    即发侵权

引言

2010年修改后的《专利法实施细则》第六十六条第三款规定，以不符合专利法第二十三条第三款的规定[1]为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交能够证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。从而，专利复审委员会审理涉及权利冲突的外观设计无效案件不再以生效处理决定或者判决作为受理的前提条件。相应地，《专利审查指南（2010）》增加了关于外观设计专利权与商标权、著作权等权利冲突的原则性规定。上述这些规定成为专利复审委员会审理此类案件的依据。本文将对实践中的相关法律适用问题进行分析研究，以期对涉及权利冲突的外观设计无效案件的审理有所帮助。

一、    实施细则修改之前的审查实践

修改前的《专利法实施细则》第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。这一规定的本意是使专利复审委员会在对权利冲突进行认定时有充分的依据，但是，在实践中适用这一规定，实际上造成《专利法》所设置的外观设计权利冲突解决机制几乎完全无法发挥作用。

以专利法修改前审理的LV案为例。本案中，申请人王军的02367907.7 号外观设计专利授权后，路易威登公司立即以该外观设计与其拥有的包括“LV”、“路易威登”等驰名商标在内的多项在先商标权相冲突为由向专利复审委员会提出无效宣告请求（参见图1）。由于无效宣告请求人无法提供证明权利冲突的生效判决或处理决定，专利复审委员会依据当时的法律规定，最终维持该外观设计有效[2]。路易威登公司遂向人民法院提起侵权诉讼。一审法院以王军的外观设计专利中的最主要的设计要素与原告的在先注册商标相同或相近似，该外观设计产品与原告的注册商标指定使用商品为同类商品，一旦投入使用足以造成消费者的误认，判定王军申请该外观设计专利的行为侵犯了原告的商标权。王军上诉后，二审法院以基本相同的理由维持了一审判决[3]。

从上述案例可以看出，在《专利法实施细则》修改之前，即使事实上存在权利冲突，在没有生效判决或处理决定的情况下，专利复审委员会也无法作出认定，只能作出维持专利权有效的决定。本次专利法实施细则的修改，为外观设计权利冲突解决机制“松绑”。

二、    外观设计专利权与在先合法权利冲突的判断基础

1、“冲突”的判断

根据《专利审查指南（2010）》第四部分第五章规定，判断外观设计权利冲突是否成立，以外观设计专利权的行使是否将会侵犯在先权利为准，并不以外观设计专利权的行使作为前提条件，即：不考虑外观设计专利的授予是否实际上侵犯了他人的专有权利，在享有和行使权利上是否产生抵触，也不考虑是否存在不同权利的权利客体彼此重叠交叉。外观设计专利权权利冲突的判断，采用“将会发生的侵权”作为判断标准，亦即即发侵权说，较为准确客观地反映了权利冲突的立法本意，为《专利审查指南（2010）》所采用。

2、判断步骤

判断外观设计专利权权利冲突，通常采用下述步骤：第一，根据在先权利的相关法律规定对在先权利进行认定，并对在先权利保护客体进行客观描述；第二，根据本专利图片表示的内容，结合简要说明对本专利外观设计进行客观描述；第三，根据在先权利保护范围，将本专利相关设计与在先权利客体进行比较，基于上述比较进行分析判断，得出结论。

3、举证责任

请求人对于在先权利的有效性负有举证责任，专利权人对于使用在先权利客体的合法权源^[4]负有举证责任。也就是说，请求人需要举证证明在先权利的有效性。

4、主体资格

根据《专利审查指南（2010）》第四部分第三章的规定，以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告专利权无效的，请求人限于在先权利人或者利害关系人。

其中，在先权利人是享有在先商标权、著作权、企业名称权、知名商品特有包装或者装潢使用权等合法权利或者合法利益的民事主体。

三、外观设计专利权与商标权相冲突的判断

1、构成要件

以“将会发生的侵权”作为判断标准，则外观设计专利权与商标权形成权利冲突的构成要件是，该外观设计专利权一旦行使将会侵犯在先商标权。

相应地，仅当同时满足如下构成要件时，才应当认定专利权与在先商标权相冲突：（1）涉案专利产品与在先商标所使用的商品属于相同或者相近种类；（2）涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计；（3）易于造成相关公众将涉案专利设计与在先商标混淆，从而误导相关公众。其中，下述情形均构成混淆：易使相关公众认为本专利权系由商标权人所有；易使相关公众误认为本专利产品的来源与使用在先商标的商品的来源存在特定的联系^[5]。就判断主体而言，上述相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的经营者。

2、相同或者相近类别的判断

商品/服务类别是否相同或者相近，以在商品或者服务中使用相同的商标是否会导致相关公众误认为商品或者服务来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体判断标准。使用商标的商品与使用外观设计的产品种类是否相近的判断因素^[6]包括：商品的功能用途、商品的原材料成分、商品的销售渠道和场所、商品整体与零部件的关系、商品的生产者和消费者、消费习惯和其他因素[7]。使用商标的服务与使用外观设计的产品种类是否相近的判断因素包括：产品与服务之间联系的密切程度、用途和通常效用上的一致性、用户上的一致性、销售渠道和销售习惯的一致性。

判断类别是否相同或者相近的步骤，第一步：确定该商标的所使用商品或者服务类别；第二步：参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，确定外观设计产品的种类；第三步：综合考虑商品的功能用途、原材料成分、销售渠道和销售场所、商品与零部件关系、商品的生产者和消费者、消费习惯等因素，主要关注是否会导致相关公众误认为商品或者服务来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体，判断该外观设计产品类别是否属于该商标所使用的商品或者服务的类别范围。

另外，商标分类表的地位与作用在于，以相关公众对商品或者服务的一般认识对相同/相似类别进行综合判断时，可以参考《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》。

3、相同/相似的判断

外观设计中所使用的商业性标识与在先商标是否相同或者相似的判断，应当遵循如下规则：

第一，权利客体对比规则。仅就在先商标与外观设计中与商标权客体对应的部分进行对比，并非将在先商标与外观设计整体进行对比。例如，涉案外观设计为饮料杯，该杯体的杯盖部具有商业性标识，那么在外观设计专利权与商标权权利冲突的判断中，应当仅就在先商标与该杯盖部的商业性标识进行对比，不能将在先商标与饮料杯整体进行对比。

第二，整体观察兼顾显著部分对比规则。从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，进行整体观察；相同与相近似对比时，应重点考虑显著部分；显著部分通常包括文字部分（文字呼叫作用在商品流通中具有重要地位）、首字、占据主要位置和篇幅的图形等。对于该规则的运用，商标侵权与确权的审查经验以及司法经验值得借鉴。

例如，商业性标识由“手图形”和“图形化小写字母e”构成（如图2所示），后者为该商标的识别主体之一，其在字母构成和外观上与异议人商标构成近似[8]。可见，相同与相近似对比时，应重点考虑显著部分。

图2 在先商标和在后商业性标识

商业性标识“迪仕尼奴”与在先注册的“华特迪士尼”商标均含有“迪”、“尼”字，但是两字在商标中的排列位置不同，二商标首字亦不相同，在文字构成、呼叫方面易为消费者区分[9]。首字属于显著部分。

又如，在后商业性标识“GREAT WALL及图形”是图文组合商标，但长城图形是原告商标的主要识别部分，故在对比中亦起到主要作用[10]。

第三，单独对比规则。仅就外观设计中的商标与在先商标进行对比，不能将几个在先商标与外观设计中的商标进行组合对比。例如，涉案商标系“SHEEP绵羊+图形”组合商标，被告在包装盒的不同侧面分别使用了绵羊图形、“SHEEP”和“绵羊”文字，将其分别与原告组合商标进行对比均不近似，未构成混同误认[11]。将外观设计中的多项商标组合后与在先商标比对的观点，不应予以支持[12]。

第四，客观对比规则。客观比对外观设计相关部分与在先商标，不考虑外观设计申请人的主观恶意。

第五，结合知名度判断规则。鉴于消费者对商标的认知度很大程度上取决于商标的知名度，具有一定知名度的商标更容易出现混淆误认的可能性[13]。

4、为相关公众广为知晓商标的认定和保护

根据《专利审查指南（2010）》第四部分第五章第7.1节的规定，对于在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标，在判定权利冲突时可以适当放宽产品种类。基于“将会发生的侵权”的判断标准，首先需要确定在先商标权的保护范围，然后看在后外观设计专利权的行使是否将会侵犯在先商标权。对“在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标”的认定，是一项事实认定，是确定在先商标权的保护范围的必需环节。

在专利无效宣告程序中，专利复审委员会在当事人主张并且举证的情况下，以涉案专利申请日为判断的时间基准判断在先商标是否构成在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标，从而判断是否应当适当放宽产品种类进行比对。判断是否构成在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标，主要考虑如下因素：相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标宣传的持续时间以及地理范围、该商标作为驰名商标受到保护的记录等。专利复审委员会应当根据当事人提供的销售类证据材料、宣传类证据材料、使用与保护类证据材料等加以认定。

回顾本文第一部分提到的LV案，如果商标权利人路易威登公司在2010年2月1日之后提出无效宣告请求并且主体适格，那么鉴于争议外观设计专利在相同、相近产品种类上使用了与在先商标相似的商业性标识“LV”、“路易威登”等，构成与在先商标权的权利冲突，适用修改后的《专利法实施细则》以及《专利审查指南（2010）》的规定，可以认定权利冲突成立，从而宣告外观设计专利权无效。

四、外观设计专利权与著作权冲突判断

外观设计专利权与著作权相冲突的判断，需要首先判断在先著作权的合法性，然后判断是否与在先著作权构成冲突。外观设计专利权与著作权的权利冲突的认定，采用如下步骤：（1）判断专利权人是否获得在先权利人的许可；（2）如果未经许可，判断专利权人是否接触或者可能接触过作品；（3）如果能够证明专利权人接触或者可能接触过作品，那么判断在先作品与外观设计相关部分是否相同或者实质性相似。

1、在先著作权的合法性

在先著作权合法性的判断，包括主体合法性和客体合法性。

就主体合法性而言，作者和其他根据法律规定能够享有著作权的公民、法人和其他组织是著作权主体。如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织视为作者[14]。在先享有著作权的事实可由下列证据材料予以证明：著作权登记证书、在先公开发表该作品的证据、在先创作完成该作品的证据，或者通过继承、转让等方式取得著作权的证据等。对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事实，在没有相反证据足以推翻的情况下，应当予以认可。

其次，就客体合法性而言，作品成为著作权客体的条件在于具备独创性，与专利法规定的新颖性不同，著作权法要求的独创性，仅仅要求作者独立完成而非抄袭。有证据证明涉案专利确系专利权人独立创作完成的，即使涉案专利与享有在先著作权的作品构成实质性相似，也不应当认判定为二者权利相冲突。

2、权利冲突的判断

基于“将会发生的侵权”的判断标准，判断外观设计专利权与著作权冲突，应当采用“接触＋实质性相似”的判断标准。其中，接触，是指有接触作为著作权客体的作品的可能性，例如，作品已经在涉案专利申请日之前展示过。需要指出的是，从平面到立体/从立体到平面仍然可以构成实质性相似[15]。

欧盟内部市场协调局（OHIM）[16]在对相关权利冲突的审查中亦采用了实质性相似的判断标准。OHIM在审理一项涉及权利冲突的外观设计专利无效案件中，将汽车展厅的外观设计（图3）与享有在先著作权的建筑作品（图4）进行比对后，认定：由于门的朝向及走廊的设计不同，二者相比并非实质性相似，所以并不构成与在先著作权相冲突[17]。

图3涉案外观设计

图4 在先建筑作品

五、外观设计专利权与企业名称权相冲突的判断

外观设计专利权与企业名称权冲突的构成要件是，外观设计中所涉及的企业名称与在先企业名称权客体构成混淆误认[18]。判断外观设计上的文字是否构成与他人企业名称混淆，需要考量商业活动习惯，应从消费者或者相关市场需求者的角度，而非从经营者自身角度考虑。在判断中，主要考虑经营场所、消费对象、经营渠道等因素。

六、外观设计专利权与知名商品特有名称、包装或者装潢使用权相冲突的判断

外观设计专利权与知名商品特有名称、包装或者装潢使用权冲突的构成要件为：（1）涉及商品是知名商品。认定知名商品通常应当综合考虑商品销售持续的时间、地域范围、相关商品广告的投入及地域、相关公众对商品的知晓程度以及作为知名商品受保护的情况^[19]；（2）涉及的内容是该商品特有的名称、包装、装潢。认定中主要考虑该名称、包装、装潢能否体现商品来源^[20]；（3）外观设计相关部分与知名商品特有名称、包装、装潢近似，使得一般购买者混淆误认。主要根据主要部分和整体印象是否构成相同或者近似，一般购买者施以普通注意力是否会发生误认等情况综合分析认定。

七、外观设计专利权与其他合法权利、权益相冲突的判断

《专利审查指南（2010）》第四部分第五章第7节规定，“合法权利，是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权（包括商号权）、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等。”《侵权责任法》第二条规定，“侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益”。据此，我国《侵权责任法》对民事权利和民事利益在保护程度和侵权构成要件上没有作出区分[21]，从而构成与外观设计专利权相冲突的在先权利包括权利和利益。

下面以肖像权以及相关合法利益的区分为例加以探讨。

外观设计专利权与肖像权构成权利冲突是指，未经权利人许可，外观设计专利中含有与专利权人以外的在世自然人肖像相同或近似的肖像，该专利的实施将会导致消费者混淆误认。近似，是指涉案专利中的他人肖像与他人的主要形象特征相同，在社会公众的认知中指向该肖像权人。由于自然人的民事权利能力始于出生、终于死亡^[22]，所以只有在世自然人才具有享有民事权利的资格，故外观设计专利权与肖像权的冲突限于在世自然人所享有的肖像权。

对于外观设计专利中含有与专利权人以外的过世自然人肖像相同或近似的肖像的情形，如果涉案专利的实施将会导致消费者混淆误认，从而涉案专利权的行使将会构成对于过世自然人遗族利益的侵犯，可以以与过世自然人遗族的合法利益冲突为由宣告专利权无效。