新《专利法》中外观设计专利权确权标准的具体适用

国家知识产权局专利复审委员会 钱亦俊、张鹏

文章出处：《中国知识产权》2010年2期。

编者按：回顾本次《专利法》修改，其立法本意在于希望提升中国的专利质量。在诸多修改中，有关外观设计的确权标准修改十分引人注目，而随着《实施细则》和《审查指南》的确定，这一标准的具体适用也渐渐清晰。结合《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改内容，本文探讨了《专利法》第二十三条的法律适用，详细解读《专利法》第二十三条第一、二款中的“不属于现有设计”以及“与现有设计或者现有设计的特征组合相比具有明显区别”的判断规则。另外，本文还对《专利法实施细则》中有关外观设计权利冲突制度做出的重大修改进行了详细的分析。此外，该文的作者是《审查指南》第四部分第五章的主要撰稿人和统稿人，本文的内容也是笔者结合其在《专利法实施细则》和《审查指南》修改过程中的历次讨论情况对立法涵义进行的较为深入的解读。

2008年12月27日通过的《专利法》修正案，对于外观设计专利权的确权标准进行了大幅度修改。2010年2月1日实施的《专利法实施细则》以及2010年1月21日公布的《专利审查指南（2010）》对于外观设计专利权确权标准进一步细化规定。

第三次改法之前的审查实践

表1 《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》修改前的审查实践

    如表1所示，在《专利法》第三次修改（以下简称修改）之前，对于《专利法》第二十三条以及《专利法》第九条、《专利法实施细则》第十三条的法律适用而言，均包括相同和相近似。其中，相近似的判断规则在于，一般消费者经过对被比设计与在先设计的整体观察，判断二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果是否具有显著的影响。其中，一般消费者对被比设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解，并且对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的差别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

修改前的《专利法实施细则》第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。上述规定意在使得专利复审委员会能够根据请求人提交的相关处理决定或者判决，对是否构成权利冲突做出客观、准确的认定[1]。但是，由于专利无效宣告程序的请求人难以拿到相应的生效处理决定或者判决，相关诉讼的立案依据还存有争议，所以，细则的上述规定使得外观设计权利冲突制度在审查实践中几乎没有发挥作用，导致在先权利人的合法权利得不到应有的保护

外观设计确权标准修改后的逻辑

    修改前的《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》将外观设计的确权标准定位于相同和相近似，对于外观设计重复授权制度的适用亦采用相同和相近似的标准[2]。

修改后的《专利法》、《专利法实施细则》以及专利审查指南在确权标准中不在适用相近似的概念，而是适用“相同”、“实质相同”和“不具有明显区别”三个标准。

表2较为详细地描述了《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》修改后的外观设计确权标准的逻辑体系结构。

表2修改后的确权标准的逻辑体系结构

相同和实质相同的具体判断

修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第5节规定：“不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。”，“同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同。”

因此，《专利法》第九条所述的同样的发明创造、第二十三条第一款所述的“属于现有设计”以及“同样的外观设计”都是对两项外观设计是否构成相同或实质相同的判断。在对上述几个相关概念进行界定时，主要基于立法本意，考虑保证禁止重复授权的外观设计的合理范围，以及与发明和实用新型标准的一致性，尽量使得第一款的执行更加客观，标准易于统一。

1、相同的判断

修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第5.1.1节规定：“外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。”

需要注意的是，在适用《专利法》第二十三条第一款及第九条判断两项外观设计是否构成“相同”时，其客体的比较范围有所差别。前者是将涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素进行比较。而后者是以两项外观设计全部设计要素进行比较，只有全部外观设计要素都相同时才能认定二者相同。外观设计相同概念的外延包括三种情况，即常用材料的替换；仅存在产品功能、内部结构、技术性能的不同；仅存在尺寸的不同。例如，外观设计要素相同的触摸开关和声控开关。关键是不同点未导致产品外观设计整体的变化,二者才能属于相同的外观设计。

关于产品种类相同或相近的判断标准本次指南修订没有变化，仍然沿用以往的标准。还是以用途为准，参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置。

2、实质相同的判断

修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第5.1.2节规定：“外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计。”，“如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形,则涉案专利与对比设计实质相同:(1)其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；(2)其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；(3)其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；(4)其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；(5)其区别在于互为镜像对称。”

上述规定具有如下涵义：第一，实质相同的判断是整体观察，不是局部观察。第二，实质相同包括五种情形，这五种情形不一定仅有一种情形，可能会有两种情形同时存在于一项外观设计中，尤其是第（1）种情形与其他情形。关于第（1）种情形的差别要远远小于原指南中规定的相近似。而第（3）种情形中的惯常设计的概念在第2节中有规定，应是一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计。

明显区别的判断实务

修改后的《专利法》第二十三条规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。上述规定系新增条文，在审查实践中如何把握值得深入探讨，下面加以介绍。

1、单独比对的明显区别判断

修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第6.1节规定了“不具有明显区别”的第一种情形，即涉案专利与相同或相近种类产品外观设计单独进行比较。该部分内容是对修订前专利审查指南中“4.判断原则”部分内容的继承。除了将原有的尺寸的变化、材料的替换以及产品的功能、内部结构以及技术性能等几种情形移入外观设计相同的规定中，其余的情形均归在“明显区别”这种情形。与实质相同的五种情形相比，这部分内容只是给出了几种情形的判断原则，并没有指明结果。而实质相同的五种情形实质上是带有明确结果的情形，如果不是这五种情形，则只能适用第二款该部分规定进行判断。与现有设计实质相同的外观设计是明显的对现有设计修修补补而形成的，应当属于明显的不应享有专利权的外观设计。

另外，在该部分对简要说明中设计要点的作用进行了明确，即“外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。”整体观察、综合判断是外观设计单独对比的总原则，只有当设计要点对整体视觉效果产生显著影响时，才能据以判断得出结论。

2、现有设计转用的判断

    修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.2节规定了“不具有明显区别”的第二种情形，即涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同（包括仅有细微差别）。这里所指的细微差别是指施以一般注意力几乎不能察觉的不同点，二者形态应当是基本相同的。该种情形属于与不相同且不相近种类产品单独比较具有明显区别的情形。应当强调的是，具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。但是，某些产品的转用手法已经成为生活中司空见惯的设计方法，因此，在本节列举了四种无需举证的转用情形，即：（1）单纯采用基本几何形状（包括对其仅作细微变化）得到的外观设计；（2）单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；（3）单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；（4）由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。

应当注意的是，转用前后的产品种类应当与给出启示的现有设计种类是相同或相近的。例如现有设计是将篮球造型转用为座椅设计，涉案专利是将键盘按键造型转用为座椅设计，不能视为现有设计给出了启示。因为，篮球和键盘的按键不是相同或相近种类产品。但是，如果现有设计是将篮球造型转用为座椅设计，涉案专利是将橄榄球造型转用为座椅设计，这情形就应该属于有现有设计的启示了。

另外，单纯采用几何形状和模仿自然物、自然景象得到的外观设计的判断，应当是原封不动地模仿造型，如果有创新性设计内容，例如通过对特征的提炼得到造型完全不同于原有形态的外观设计，不属于相应情形。

3、现有设计及其特征组合的判断

修订后的《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.3节规定了“不具有明显区别”的第三种情形，即涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同（包括仅有细微差别）。同样的，这里所指的细微差别是指施以一般注意力几乎不能察觉的不同点，二者形态应当是基本相同的。该节规定，外观设计的组合包括拼合和替换两种类型。

同样，具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中应存在启示，即组合前后的产品种类应当与给出启示的现有设计产品种类是相同或相近的。本节也列举了三种已经公知的组合手法，即：（1）将相同或者相近种类产品的多项现有设计进行直接拼合；（2）将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征替换；（3）将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合直接拼合或替换。其中，前两项限于相同或相近种类产品，第（3）项则不限产品种类。

针对上述转用和组合的几种情形，在修订后的本章第6.2.2及6.2.3节均规定了特殊情形，即“上述情形中产生独特视觉效果的除外。”这是指极其特殊的情况下，“涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果。” 外观设计如果具有独特视觉效果，则与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。

外观设计权利冲突制度的法律适用

修改后的《专利法》第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突。关于外观设计权利冲突的概念，在学理上始终存在不同观点：侵权说、抵触说、重叠说和即发侵权说。而《专利法》中的“相冲突”是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。其中“将会损害”即表达了即发侵权的涵义。

利法断的细则修正案重点之一在于1、1、与商标权相冲突的判断

下面从构成要件、种类判断、相同相似判断几角度分析外观设计与商标权冲突的判断实务。

构成要件

如前所述，按照即发侵权说，外观设计专利权与商标权权利冲突的构成要件在于，该外观设计专利权一旦行使就会侵犯在先商标权。因此，一般而言，仅当同时满足如下条件时才应当认定专利权与在先商标权相冲突：（1）涉案专利产品与在先商标所应用的商品属于相同或者相近种类；（2）涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计；（3）易于造成相关公众将涉案专利相关设计与在先商标混淆，从而误导相关公众。

相同或者相近种类的判断

种类是否相同或者相近的判断原则在于，在商品或者服务中使用相同的商标，是否会导致相关公众误认为商品或者服务来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体。使用商标的商品与使用外观设计的产品种类是否相近判断因素[3]：商品的功能用途、商品的原材料成分、商品的销售渠道销售场所、商品与零部件（根据消费者对两者之间联系的密切程度的通常认知判断）、商品的生产者和消费者、消费习惯和其他因素^[4]。使用商标的服务与使用外观设计的产品种类是否相近判断因素：产品与服务之间联系的密切程度、用途和通常效用上的一致性、用户上的一致性、销售渠道和销售习惯的一致性。

在判断外观设计专利权与商标权是否构成权利冲突时，产品种类的判断可以遵循以下步骤：首先，参考《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》，确定该商标的核定使用商品或者服务；其次，根据使用外观设计的产品名称、外观设计的简要说明、外观设计的整体视觉效果等，确定使用外观设计产品的用途，判断外观设计产品类别；第三，综合考虑商品的功能用途、原材料成分、销售渠道销售场所、商品与零部件、商品的生产者和消费者、消费习惯等因素，立足于是否会导致相关公众误认为商品或者服务来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体，由此判断二者是否属于相同/相近种类。

相同、相似的判断

外观设计中所使用的商业性标识和在先商标是否相同或者相似的判断，应当遵循如下规则：第一、权利客体对比规则。仅就在先商标与外观设计中与商标权客体对应的部分进行对比，并非将在先商标与外观设计整体进行对比。第二、整体观察兼顾显著部分对比规则。从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，进行整体观察；相同与相近似对比时，应重点考虑显著部分；显著部分通常包括文字部分（文字呼叫作用在商品流通中具有重要地位）、首字、占据主要位置和篇幅的图形等^[5]。第三、单独对比规则。仅就外观设计中的商标与在先商标进行对比，不能将几个在先商标与外观设计中的商标进行组合对比[6]。第四、客观对比规则。客观比对外观设计相关部分与在先商标，不考虑外观设计申请人的主观恶意。第五、结合知名度判断规则。知名度判断并非仅仅存在于驰名商标跨类别保护方面，在是否与非驰名商标构成权利冲突的判断中，鉴于不同知名度的商标会给消费者带来不同的认知程度，具有一定知名度的商标更容易出现混淆误认的可能性^[7]。

为相关公众广为知晓的注册商标的认定和保护

对于为相关公众广为知晓的注册商标，可以适当放宽产品类别进行相同或者相似的对比。所以，为相关公众广为知晓的注册商标的认定作为事实认定问题，是确定在先权利保护范围的客观需要。在专利无效宣告程序中，专利复审委员会在当事人主张并且举证的情况下，以涉案专利申请日为判断的时间基准判断是否构成在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标，从而判断是否应当适当放宽产品种类加以比对。在在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标的认定中，主要考虑如下因素：相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标宣传的持续时间以及地理范围、该商标作为驰名商标受到保护的记录等。专利复审委员会应当根据当事人提供的销售类证据材料、宣传类证据材料、使用与保护类证据材料等认定在先商标是否构成为相关公众广为知晓的注册商标。

2、外观设计专利权与著作权冲突判断

外观设计专利权与著作权相冲突的判断，需要首先判断在先著作权的合法性，然后判断是否与在先著作权构成冲突。

在先著作权合法性的判断，包括主体合法性和客体合法性。首先，就主体合法性而言，作者和其他根据法律规定能够享有著作权的公民、法人和其他组织是著作权主体。如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织视为作者^[8]。其次，就客体合法性而言，作品成为著作权客体的条件在于具备独创性，与专利法规定的新颖性不同，著作权法要求的独创性，仅仅要求作者独立完成而非抄袭。有证据证明涉案专利确系专利权人独立创作完成的，即使涉案专利与享有在先著作权的作品构成实质性相似，也不应当认判定为二者权利相冲突。

根据即发侵权的基本思路，外观设计专利权与著作权冲突的认定，应当采用“接触＋实质性相似”的判断标准。需要指出的是，从平面到立体或者从立体到平面仍然可以构成实质性相似^[9]。

3、外观设计专利权与其他合法权利和权益冲突判断

第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2009年12月26日通过的《侵权责任法》第二条规定，侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。可见，我国《侵权责任法》对民事权利和民事利益在保护程度和侵权构成要件上没有作出区分^[10]。这一点与我国台湾地区民法典第一百八十四条和德国民法典第八百二十三、八百二十六条采用了不同的立法取向。《专利审查指南》第四部分第五章第7节的规定采取了同样的立法精神，其中规定，“合法权利，是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权（包括商号权）、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等。”亦即，构成与外观设计专利权相冲突的在先权利包括在先的合法权利和利益，并不限于《专利审查指南》第四部分第五章第7节所列举的商标权和著作权。

外观设计专利权与企业名称权的冲突。企业名称，是指企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业适用的外国（地区）企业名称[11]。外观设计专利权与企业名称权冲突的构成要件是，外观设计中所涉及的企业名称与在先企业名称权客体构成混淆误认^[12]。外观设计专利权与企业名称权冲突的构成要件如下：（1）知名商品，通常应当综合考虑商品销售持续的时间、地域范围、相关商品广告的投入及地域、相关公众对商品的知晓程度以及作为知名商品受保护的情况^[13]；（2）特有的名称、包装、装潢，  主要考虑该名称、包装、装潢能否体现商品来源^[14]；（3）相同或者近似，使得一般购买者混淆误认。

外观设计专利权与知名商品特有名称、包装或者装潢使用权的冲突。其构成要件如下：（1）涉及商品是知名商品；通常应当综合考虑商品销售持续的时间、地域范围、相关商品广告的投入及地域、相关公众对商品的知晓程度以及作为知名商品受保护的情况^[15]；（2）涉及的内容是该商品特有的名称、包装、装潢；主要考虑该名称、包装、装潢能否体现商品来源^[16]；（3）外观设计相关部分与知名商品特有名称、包装、装潢近似，使得一般购买者混淆误认；主要根据主要部分和整体印象是否构成相同或者近似，一般购买者施以普通注意力是否会发生误认等情况综合分析认定。

外观设计专利权与肖像权的冲突。未经权利人许可，外观设计专利中含有与专利权人以外的在世自然人肖像相同或近似的肖像，涉案专利的实施将会导致消费者混淆误认，涉案专利权与他人肖像权构成冲突。近似，是指涉案专利中的他人肖像与他人的主要形象特征相同，在社会公众的认知中指向该肖像权人。由于自然人的民事权利能力始于出生、终于死亡^[17]，所以只有在世自然人才具有享有民事权利的资格，故外观设计专利权与肖像权的冲突限于在世自然人所享有的肖像权。对于外观设计专利中含有与专利权人以外的过世自然人肖像相同或近似的肖像的情形，如果涉案专利的实施将会导致消费者混淆误认，从而涉案专利权的行使将会构成对于过世自然人遗族利益的侵犯，可以以与过世自然人遗族的合法利益冲突为由宣告专利权无效。