北京市大成律师事务所郑州分所 贺保平、田小伍

摘要：专利法对间接侵权没有做出规定，司法实践中法官针对这类案件，存在着法律适用混乱的问题，北京市高级人民法院的一个判决具有典型意义。本文以此判决入手，结合国外立法，对专利权间接侵权的法律适用问题进行论述。

关键字：专利权 间接侵权 法律适用

一、案例资料

     原告张委三于2000年3月27日向国家知识产权局申请一项名称为：“分体式冷热水机组”的发明专利，国家知识产权局经过实质审查后，于2004年3月17日向原告颁发了专利号为：ZL00103523.1的《发明专利证书》，现专利权依然有效。

2007年1月22日张委三向北京市二中院提起诉讼，诉称约克广州空调冷冻设备有限公司未经其许可，生产、销售其专利产品，要求约克广州空调冷冻设备有限公司立即停止生产、销售侵权热水机组产品。

被告约克公司辩称：被控侵权产品没有落入原告专利保护范围中。

庭审中北京市第二中级人民法院将涉案产品的技术特征与原告的专利技术特征进行了对比，结论为：涉案产品与专利技术相比缺乏“制冷连接管”这个部件；涉案产品的循环泵的下面相应于换热器出水口的位置处有一个排水口，而涉案专利技术中没有这个排水口。

约克公司就此主张其制造、销售的涉案产品比专利技术缺少一个必要的技术特征，即“制冷排水管”，应不构成侵权；

对此，原告提出的反驳主张为：虽然在原告购买的涉案产品中没有“制冷连接管”这个部件，但在约克公司销售的涉案产品的《安装、操作和维护手册》中对室内、外机组制冷连接有明确的技术提示，即：须“配管连接通常先连接室内机，后连接室外机”。根据上述技术提示，“制冷连接管”是涉案产品在使用时不可或缺的一个部件，而且在市场上很容易就能买到，故不能因原告购买的涉案产品中没有“制冷连接管”这个部件就认为涉案产品缺乏一个必要的技术特征。另外，涉案产品虽然在循环泵的下面相应于换热器出水口的位置处有一个排水口，但根据专利侵权判定原则，涉案产品仅比专利技术多出一个技术特征，仍应认定约克公司制造、销售的涉案产品完全落入了原告专利保护范围内，构成侵权。

最终北京市第二中级人民法院认为：经本院审查对比，原告购买的约克公司制造、销售，八方一鸿公司销售的涉案产品除缺少一个制冷连接管外，其余技术特征均与原告专利的上述必要技术特征相同。但值得注意的是，在约克公司随产品发送的《安装、操作和维护手册》中已经明确给出了该产品在实际使用中必须安装制冷连接管的技术教导，所以可以得出安装制冷连接管是被告产品使用中不可或缺的一个部件的结论，故本院认定涉案产品的技术方案完全落入了原告专利技术的保护范围内。约克公司以缺少制冷连接管为由提出的不侵权抗辩，事实和理由不充分，本院不予支持。

判决约克公司败诉。

约克公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，上诉理由为：1、涉案产品缺少张委三专利的“制冷连接管”这一必要技术特征，不构成侵权，且由于张委三未证明直接侵权的发生，涉案产品也不构成间接侵权；2、涉案产品采用了与张委三专利完全不同的技术方案，一审判决认定涉案产品的技术方案完全落入张委三专利的保护范围没有事实依据；

北京市高级人民法院认为：涉案被控侵权产品的包装箱中缺乏制冷连接管这一部件，但是，构成被控侵权产品的两个箱体上均预留了用以安装制冷连接管的接口，而约克公司随产品发送的《安装、操作和维护手册》亦给出了在实际使用中必须安装制冷连接管的明确教导，而且，缺少制冷连接管的被控侵权产品无法实际运行，因此，被控侵权产品本身实际上并不缺少制冷连接管这一必要技术特征。约克公司关于被控侵权产品缺少制冷连接管的必要技术特征，其技术方案并未落入了张委三的专利的保护范围故不构成直接侵权的上诉主张不能成立。在此前提下，本院对约克公司关于因张委三没有证明直接侵权的发生因而约克公司亦不构成帮助侵权的上诉主张亦不能支持。

最终，北京市高级人民法院作出终审判决，维持原判。[1]

二、全面覆盖原则—专利侵权判定的基本原则。

1、专利权保护范围的确定。

判定是否侵犯专利权，必须先确定专利权的保护范围，这就涉及确定专利权保护范围的依据与办法。专利法第五十九条第一款规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准。因此，确定专利权保护范围的过程，主要就是权利要求的解释过程。权利要求解释尺度的宽严直接决定专利权保护范围的大小，影响专利权人与社会公众之间的利益关系。

关于权利要求的解释，理论上有两种比较极端的学说：一是中心限定主义，该学说认为，专利制度保护的是发明构思，权利要求书只是该发明构思的一个示例。因此，在解释权利要求时，不应拘泥于权利要求的字面含义，而是可以以权利要求书记载的技术方案为中心，通过说明书及附图全面理解发明创造的整体构思，从而将保护范围扩大到专利权人所期望达到的保护范围；二是周边限定主义，该学说认为，专利权人已经在权利要求书中划定了发明创造的边界，对权利要求书的文字应作严格、忠实的解释，其字面含义就是专利权的保护范围。[2]后来，为调和上述两种比较极端的解释原则，《欧洲专利公约》关于第69条的议定书确立了折衷解释的原则[3]。我国司法实践中，法院在确定专利权保护范围时候，也一直坚持对权利要求的折衷解释原则，2009年12月28日最高人民法院公告的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条对折衷解释原则予以明确，此条内容为：人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

再看本案例中关于专利权保护范围的确定情况。本案中，一审法院北京市第二中级人民法院和二审法院北京市高级人民法院一致认定涉案专利权利要求1包括：“1、一种分体式冷热水机组，它包括制冷系统的压缩机，室外侧空气—制冷剂热交换器，四通换向阀，室内侧水—制冷剂热交换器及循环水泵；2、压缩机、室外侧空气—制冷剂热交换器和四通换向阀置于一个箱体内；3、室内侧水—制冷剂热交换器及循环水泵置于另一独立的箱体内；4、两箱体之间通过制冷连接管连接成一个制冷系统在内的四个必要技术特征”，对于这四个必要技术特征的认定，约克公司和张委三均无争议。

2、专利权侵权的判定
在确定了专利权保护范围后，就可以进行专利侵权的判定工作，此阶段工作

是以技术特征的对比为主，也就是将被诉侵权的技术方案的技术特征与专利技术方案的技术特征进行对比，对比结果只要被诉侵权技术方案的技术特征包含了专利权保护范围的技术特征，即认定其落入了专利权的保护范围。被诉侵权技术方案是否包括其他增加的技术特征，在所不问。这就是专利侵权领域中的全面覆盖原则，在我国立法中具体体现在最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条。

针对争议较多的应否适用多余指定原则的问题，《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第一款明确规定，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，从而否定了所谓的“多余指定原则”。之所以如此规定，最高人民法院知识产权审判庭给出的解释是出于以下考虑：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。[4]

本案例中对技术特征的比对情况。

本案的一审和二审法院均认为，涉案产品除缺少一个制冷连接管外，其余技术特征均与与张委三的专利技术的必要技术特征相同，对于这点事实，当事人张委三与约克公司也都认可，但是一审法院认为约克公司随产品发送的《安装、操作和维护手册》中已经明确给出了涉案产品在实际使用中必须安装制冷连接管的技术教导，由此可以判定安装制冷连接管是涉案产品使用中不可或缺的一个部件，故涉案产品的技术方案完全落入了张委三的专利权保护范围内。对于判决书中的这部分内容，被告约克公司持有不同意见，认为既然已经认定制冷连接管为专利权的必要技术特征，而涉案产品缺少此制冷连接管，那么涉案产品就不构成侵权，且由于张委三未证明直接侵权的发生，涉案产品也不构成间接侵权。对约克公司的这部分上诉理由，北京市高级人民法院并没有采纳，以与一审法院相同的观点，维持了侵权判决。

对于这部分判决内容，本文的意见与法院不同，此判决认定侵权的过程中有多余指定的嫌疑。本案中法院和当事人都一致认定制冷连接管为必要技术特征，而且法院也认为涉案产品结构组成上缺少此连接管，但是法院竟然根据随产品发送的《安装、操作和维护手册》认为涉案产品实际包含有制冷连接管部件，理由是《安装、操作和维护手册》中明确给出了涉案产品在实际使用中必须安装制冷连接管的技术教导，这样的理由实在难以让人信服。众所周知，机械类专利产品保护的是产品的构造、形状，而构造和形状必须是依附于产品实体本身，此构造、形状应该是确定的、可以感知的，专利产品的构造、形状一般都具有功能属性（外观设计除外），其功能属性体现在产品的使用过程中，所以专利产品的形状、构造是指依附于产品实体本身，而绝不应该是仅仅在纸张之上描述，比如一辆汽车，如果此汽车实体本身不具有喇叭这一部件，但是在设计图纸上有喇叭这一构件，我们就不能说此汽车产品具有喇叭这一技术特征。产品说明说中描述的技术特征，同样不能视为产品本身所具有的技术特征，举个例子来说，电磁炉产品和平底锅的关系，电磁炉的产品说明书中一般都会提示必须配合平底锅使用，甚至有的说明书将平底锅的一些技术特征（材料特征、底面半径特征等）也详细描述，但是电磁炉和平底锅还是单独的产品，不能说平底锅成了电磁炉的构件特征。再举个例子，剃须刀片和刀架的关系，早期的商家，为了垄断市场，就是把刀架与刀片捆绑销售，设计的效果就是一个厂家的刀架只能配合自己生产的刀片使用，但是事实上刀架和刀片仍为独立产品，刀片不可能成为刀架的一个构件技术特征、刀片的某一技术特征也不能给归为刀架的技术特征之一，不能仅仅依据刀架的说明书明确指出要配合什么类型的刀片才能正常使用，而将刀片认定为刀架的一个技术特征。更多的例子，比如信号发射器与信号接收器、插头与插座等在这里就不过多分析了。

三、间接侵权的概念与理解

1、间接侵权的概念

专利间接侵权概念的形成，在很大程度上是由于在保护专利权的实践过程中，有时行为人为了避免侵权，并不完全实现权利要求中所限定的每一项技术特征，而只实现权利要求中的一部分技术特征或分别实现技术要求中的技术特征。[5]

间接侵权是指，行为人的行为本身并不构成直接实施他人专利的侵权，但却教唆、帮助、诱导他人实施专利，发生直接侵权行为，行为人在主观上有诱导或教唆他人侵犯专利的故意，客观上为直接侵权行为的发生提供了必要条件。[6]

美国专利法把间接侵权分为两种形式。第一种形式的间接侵权是，出售专利产品或者用于使用专利方法的设备的一个主要零件，并且明知道这个主要零件是为了侵犯专利权而特别制造的，不具备除了侵犯专利权以外的其他用途，这种间接侵权被称为“共同侵权”。第二中形式的间接侵权是，积极引诱和教唆他人侵犯专利权。这种间接侵权被称为“引诱侵权”。

田力普认为：间接侵权是指未经专利权人的同意，以间接的方式实施其发明的行为，即行为人的行为并不构成专利侵权，但是却鼓励、怂恿、教唆别人实施专利侵权行为。[7]

2、学者对间接侵权的不同理解

我国学术界关于间接侵权的理解以是否有直接侵权行为相伴随而形成两种观点，即共同侵权说和独立侵权说。

以下学者的观点表述了共同侵权说的主张：

王利明认为：“构成间接侵害专利权行为的条件为：（1）须存在直接侵权的事实；（2）须为直接侵权行为提供实施专利的必要条件；（3）须行为人主观上有过错，即知道或者应当知道其为他人提供实施专利侵权的条件。”[8]

杨立新认为：“在间接侵害专利权的行为中，这种行为是侵害专利权的直接行为的必要条件，它与直接侵权相结合，就构成了侵害专利权的直接因果关系，仅仅单一的间接行为，不构成侵害专利权的行为。” [9]

杨金琪认为：“由于间接侵权的成立主要依直接侵权事实的发生为条件，即只有发生直接侵犯专利权的事实后，才能确认间接侵权，因此，在审判实践中一般把间接侵权称之为共同侵权。” [10]

以下学者的观点表述了独立侵权说的主张：

吴观乐认为：“间接侵权行为是第三者未经专利权人同意向无权利用该项专利的人提供或供应其中关键部分的中间产品而故意怂恿和唆使其实施该项专利。”[11]

尹新天认为：“间接侵权行为是第三者未经专利权人同意向无权利用该项专利的人提供或供应其中关键部分的中间产品而故意怂恿和唆使其实施该项专利。”[12]

虽然以上诸多学者对间接侵权为共同侵权或为独立侵权持有不同观点，但一致认为间接侵权有两个典型特征，其一是制造、销售专利产品的核心部件，其二是随产品发送的安装说明或者使用说明对直接侵权进行技术提示或者帮助、教唆直接侵权行为。

3、本案是典型的间接侵权纠纷

本案中涉嫌侵权产品与原告的专利产品相比，除缺少一个制冷连接管外，其余技术特征均与与涉案专利产品的必要技术特征相同，并且在随涉嫌侵权产品发送的《安装、操作和维护手册》中明确给出了涉案产品在实际使用中必须安装制冷连接管的技术教导。所以，本案应该是一起典型的间接侵权纠纷。

四、间接侵权的法律适用

1、美国专利法对间接侵权的法律规定

美国专利法第271（b）条规定：“任何积极引诱或教唆他人侵犯专利权的人负有专利侵权的法律责任。”该法第271（c）条规定：“任何人出售专利产品或者用于使用专利方法的设备的一个主要组成零件，明知道这个组成零件是为了侵犯专利权而特别制造的，不具备除了侵犯专利权以外的其他用途，他就负有共同侵权的法律责任。”

2、英国专利法对间接侵权的法律规定

英国专利法第60条（2）规定，在专利权的有效期间内，任何第三人未经专利权人的同意，在联合王国向不属于被许可人或者无权实施专利发明的人，提供或表示愿意提供任何有关发明的关键组成部分，而使发明得到实施的，如果该人明知或者应知所提供的关键组成部分适于并且旨在用于发明在联合王国实施，则同样属于侵犯了该发明的专利权。

3、德国专利法对间接侵权的法律规定

德国专利法第10条规定：（1）专利权的效力还在于，禁止任何第三人未经专利权人的许可，在本法有效的地域范围内，向无权使用专利发明的人提供涉及专利发明基本要素的手段，致使后者在本法有效地域范围内销售或供应本发明。如果该第三人知道或者显然应当知道所述的手段适于并且专门用于实施发明专利的话。

4、我国专利法对间接侵权的法律规定

4.1、我国专利法律法规没有任何关于“专利间接侵权”的规定， 2000年第二次修订专利法时，国家知识产权局向国务院提交的修改草案建议稿中，写入了禁止间接侵权的条款，后考虑到TRIPS协议没有规定专利间接侵权，我国不宜提供超过TRIPS协议标准的保护力度，因此在报全国人大常委会的《专利法》修改草案中删除了该建议条款。在2006年第三次修订专利法的上报稿中，同样没有写入禁止间接侵权的条款。国家知识产权局对此给出解释，认为在专利法中增加制止专利间接侵权行为的规定，实质上是将对专利权的保护扩大到与专利技术相关，但其本身并未获得专利权的保护的产品。因此，专利间接侵权问题已经落入专利权人利益和公众利益之间十分敏感的灰色区域，有关规则的制定和适用略有不当，就会损害公众自由使用现有技术的权利。况且，有关间接侵权的行为可以依据《民法通则》有关共同侵权的规定获得相应救济，故目前在专利法中规定专利间接侵权的时机尚不成熟。

4.2、《专利法》第十一条不能适用于间接侵权

对十一条规定的侵权责任，《专利法》确定了全面覆盖的归责原则，所以《专利法》第十一条是直接侵权请求权的法律基础，其不能作为间接侵权请求权的法律基础。在上面的表述中，间接侵权行为的特征已经详细描述，间接侵权行为人自己往往没有进行直接侵犯专利权的行为，拿其中最为典型的是生产、销售专利产品关键部件来讲，间接侵权的技术方案没有包含专利技术的全部技术特征，所以说依照《专利法》确定的全面覆盖原则，此行为肯定无法定性为侵犯专利权的行为。

5、民法中共同侵权理论对间接侵权的适用

司法实践中，间接侵权的司法审判是依据我国侵权行为法理论中的共同侵权和共同危险理论。具体法律依据是《民法通则》第一百三十条以及最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第一百四十八条的规定。《民法通则》第一百三十条内容为：“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。”此条强调共同侵权人之间主观上的的意思联络。《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第一百四十八条第一款的内容为：教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担民事责任。这条是关于教唆帮助类侵权的规定。

6、《侵权责任法》对间接侵权的适用

《侵权责任法》第八条、第九条、第十三条也可以用来解决间接侵权纠纷，第八条、第九条的内同与《民法通则》第一百三十条的内容一致，可以作为间接侵权请求权的法律基础，而第十三条的出现将会指引法官接受专利权人只起诉间接侵权人的诉讼。第十三条的内容为：“法律规定承担连带责任的，被侵权人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任”。

7、本案认定侵权法官引用的法律依据

本案中法官引用的法律依据是《中华人民共和国专利法》（2000年修订）第十一条第一款和第五十六条第一款。第十一条第一款是直接侵权请求权的法律依据，第五十六条第一款是确定专利权保护范围的依据。在本案中法院把产品《安装、操作和维护手册》中记载的连接管技术特征视为产品本身所具有的技术特征，据此认定涉案产品落入专利权保护范围，从而适用专利法第十一条作出侵权判决。

8、本案在进行侵权认定中有多余指定之嫌疑

本文认为本案判决制裁侵权行为是正确的，但是在适用法律上是不准确或者说是错误的，问题在于认定涉案技术落入专利权保护范围这一过程，这是“多余指定原则”的另一个极端。典型的多余指定是涉嫌侵权技术特征不包含专利技术的某一技术特征，法院认为没有被包含的技术特征在专利技术中属于多余的技术特征，只是撰写专利申请文件失误而缩小了专利权保护范围，故法院将此多余的技术特征剔除，结果导致被告技术落入专利技术保护范围，从而成立直接侵权。本案例中被告技术不包含专利技术中的制冷连接管特征，法院没有将此技术特征剔除，反而根据产品《安装、操作和维护手册》，增加了涉案产品具有制冷连接管这一技术特征，从而涉案产品包含了专利技术的全部必要技术特征，成立直接侵权。法院的做法看起来和多余指定完全不一样，其实细究起来，刚好走的是多余指定的另一个极端。2010年1月1日起施行的新的司法解释已经明确全面覆盖原则，最高人民法院知识产权庭在对此司法解释组织的学习中也明确指出将禁止多余指定原则在专利侵权中的应用，相信在以后的司法实践中，类似本案的侵权认定判决会越来越少。

五、结论

本案例中法院对专利权保护范围的确定、涉嫌侵权产品与专利产品的技术特征比对等案情的分析都非常准确，但是最终法院没有认定为间接侵权，使得本案的案情认定与法律适用之间产生错位，究其原因，立法上的缺失是法官不敢大胆引用间接侵权理论进行裁判的首要因素。本文建议我国专利法对间接侵权进行立法，明确处理间接侵权的法律适用，从而指引我国专利司法实践。