功能性限定的涵义

李瑞海  苏娟

摘要 最高人民法院的司法解释和专利审查指南对于功能性限定的规定，虽然在表述上不同，但是实质内容是相同的。权利要求中的功能性限定应当理解为覆盖了所属技术领域的技术人员在解决技术问题时根据说明书的教导无需付出创造性劳动就可以想到的所有实施方式。

关键词：功能性限定 等同的实施方式

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下文简称为“司法解释”）第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。现行专利审查指南[1]（下文简称为“审查指南”）第二部分第二章第3.2.1节的规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

专利局在对专利申请进行审查时，要确定各权利要求的保护范围；人民法院在审理专利侵权案件时，要对涉案权利要求的保护范围进行解释。显然，如果人民法院对权利要求保护范围的解释不同于专利局所确定的保护范围，那么，不仅会可能使专利权人的合法权益受到损害，而且，也会损及权利要求书作为法律文件的宣示功能。

有学者认为，最高人民法院的司法解释和国家知识产权局的审查指南对功能性限定的规定是不同的，并建议按照审查指南的规定统一为功能性限定覆盖了实现该功能的所有实施方式[2]。笔者认为，司法解释和审查指南针对功能性限定的规定在本质上并没有实质性的区别。二者在表述上的不同以及由此产生的争议，很有可能是源自对审查指南的不同理解[3]，以及如何理解司法解释中所说的“等同的实施方式”。

一、何为“功能性限定”？

在曾展翅诉珍誉公司侵犯“除臭吸汗鞋垫”实用新型专利权的诉讼中，针对争议的“单向渗透层”的含义，一审和二审法院给出了完全不同的解释[4]。

从一审法院的判决中可以看出，单向渗透层是被认定为一个结构性的特征，而不是功能性限定，至少是没有提及功能性限定，并认为说明书中的漏斗状孔隙的布面是该结构性特征的一个实施例。基于这种认定，一审法院认为，被诉侵权产品中的一层非织造布和吸汗层两层结构构成单向渗透层的等同技术特征。

二审中，法官推翻了上述认定，认为单向渗透层为功能性限定，虽然认为被控侵权产品中的非织造布是单向渗透层，但是并非是与具有漏斗状孔隙的布面相同或相等同的技术特征。然而，非常遗憾的是，二审法官没有给出单向渗透层为什么是功能性限定的具体认定理由。

从最高人民法院的司法解释和国家知识产权局的审查指南[5]的规定中可以看出，所谓的“功能性限定”就是用功能（或者效果）来限定的技术特征，与之相对的是用产品的具体结构或者方法的具体步骤来限定的结构特征或方法特征。

他山之石可以攻玉。在美国，权利要求中“means for”形式的特征被推定为功能性限定，但专利权人/申请人可以举证证明该形式的特征实际上包含了具体结构的内容，因而不属于功能性限定。对于其他非“means”形式的特征则被推定为非功能性限定，这时，审查员、被控侵权人可以举证该特征仅仅描述了功能而不包含具体结构的内容，但很难能够得到支持[6]。

在中国的审查实践中，“用于……的装置”这种形式的特征一般被认为是功能性限定，因为该特征中通常仅仅描述了一种功能，而不是这种装置的具体结构。然而，一个特征是功能性限定还是结构特征，在实践中往往是很难区分的，这时就需要分配举证责任，由举证方承担相应的证明责任。

很多情况下，不能仅从名称上来判断其是否为功能性限定。通过与上位概念的对比，也许有助于厘清功能性限定。上位概念的名称中通常含有功能性描述语言，例如“放大器”、“变压器”、“电阻器”、“离合器”、“紧固件”、“单向阀”，等等，而且表示的都不是具体的结构，而是各种各样甚至实现方式迥然不同的结构。但是，这些称谓在相关技术领域已经术语化了，为所属技术领域的技术人员所熟知，有着确定的技术含义，代表着所属领域技术人员所知晓的明确的、具体的结构。所属领域技术人员看到这些术语，就能够想像到与之对应的具体实施方式。因此，上述概念是一种结构性特征，显然不能将它们归为功能性限定。而功能性限定，例如“用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置”，是用希望实现的功能对特征进行描述的，不是所属技术领域公知的表述方式，所属领域技术人员通常需要借助说明书中的具体实施方式才能想到相应的结构。

在曾展翅案件中，“单向渗透层”这个说法从形式上与普遍认可的功能性限定的形式不甚相同。笔者认为，这时需要争议的双方当事人举证证明，单向渗透层是相关技术领域的具有普遍含义的说法，还是专利权人自己造出来的用以描述该结构部分希望实现的功能？是包含了结构性特征，还仅仅是功能的描述？在二审的判决中，没有给出相关的分析，这不能不说是一个缺憾。

二、如何理解审查指南对功能性限定的规定？

虽然审查指南明确指出，功能性限定应当被理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，但是，审查指南的上、下文对此也进行了限定。

功能或效果要能够得到说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所述技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替换方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或者几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定[7]。

事实上，审查指南规定的是授权条件。这里所说的“功能性限定的技术特征应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”是审查过程中的一个假设，在这个前提下，排除上述不允许的情况。所以，最终允许授权的功能性限定特征是有限制的，并非真的是“覆盖所有可能方式”，而应该理解为包括三层含义：（1）说明书实施例中记载的特定实施方式，（2）所属技术领域的技术人员能够明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式（当然是不必付出创造性劳动），（3）所属技术领域的技术人员没有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决所要解决的技术问题并达到相同技术效果。

可见，如果完整地理解审查指南针对功能性限定的规定，则可以看出，功能性限定必须得到说明书的支持：第一，功能性限定必须放在相关技术领域中进行理解；第二，功能性限定必须与发明或者实用新型所要解决的技术问题相关联；第三，功能性限定与所属领域的技术人员在阅读了说明书中的特定实施方式后能够联想到技术方案范围有关。因此，简单、笼统地认为，功能性限定覆盖了全部实施方式，是对审查指南的断章取义。

在不同的技术领域，即使是相同的技术术语也常常具有不同的范围。例如，在半导体器件制造工艺中，通常在硅等半导体材料衬底上进行氧化工艺而得到用于绝缘的绝缘层。这里所用的“绝缘”显然不能理解为高压传输线路中使用陶瓷绝缘子的“绝缘”，也不理解为日常生活中使用橡胶、塑料甚至木头的“绝缘”。不管技术领域如何，而将半导体器件制造工艺中的“用于绝缘”理解为囊括了陶瓷、橡胶、塑料甚至木头，似乎更像是一种文字游戏，不像本领域的技术人员在理解一项技术方案。

技术问题是技术解决方案的纲。例如，在一个技术方案中，需要将旋转运动转换为直线运动，而对如何转换不关心，只要将作为输入的旋转运动变换为作为输出的直线运动，就足以实现发明目的了。这时，具体的转换方式就可以理解为一个黑匣子，具体内容与要解决的技术问题无关。权利要求只要求记载为解决技术问题必不可少的必要技术特征[8]，具体的转换方式，只要不是解决技术问题所必须的，就可以不写入权利要求中。这也是功能限定能够合理存在的一个法理基础。

说明书的一个最基本的法律作用是解释同时也是支持权利要求的保护范围，使得社会公众能够从说明书的公开内容中，看出申请人/权利人所要求的专利保护范围确实是正当的、合理的。如果本领域技术人员从说明书介绍的特定实施方式出发，只有付出创造性的劳动，才能得到权利要求限定的保护范围，那么，这样的权利要求当然不能得到说明书的支持，是不能被允许的；相反，如果本领域技术人员从说明书介绍的特定实施方式出发，很容易就可以得到权利要求限定的保护范围，那么，这样的权利要求即使采用了功能性限定，也应该是可接受的。例如，“用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置”在专利实践中普遍认为是一种功能性限定。实现将旋转运动转换为直线运动的具体实施方式，可以采用连杆机构，可以采用曲柄滑块机构，可以采用凸轮机构，可以采用丝杠、蜗轮蜗杆等螺旋机构，这些具体实现方式都是机械设计领域中基本结构，都是看到将旋转运动转换为直线运动时，机械设计领域中普通技术人员都会容易地想到的基本结构，都是机械设计领域中普通技术人员看到一种就可以容易地联想到其他形式的基本结构。在这种情况下，即使发明人在说明书中仅仅介绍了连杆机构，也可以将“用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置”这种功能性限定理解为涵盖了曲柄滑块机构、凸轮机构、丝杠、蜗轮蜗杆等实施方式，除非说明书中描述的具体内容明确排除或者从技术上排斥某些技术方案。

另外，语言在描述功能上是存在局限性的，对于业已存在的事实的描述尚且常常文不达意，甚至“只可意会，不可言传”，更勿论需要用针对现有技术内容创造的词汇来描述新技术了。语言的这种局限性决定了权利要求的语言难以精准地描述申请人要求专利保护的内容和范围，也从根本上决定了在理解和解释权利要求的语言时必须参照说明书、附图、审查历史甚至外在参考资料的合理性和必然性。因此，不管说明书等背景材料而将功能性限定简单地理解为覆盖了实现该功能的所有实施方式，是不符合语言的客观规律的。

从审查指南的规定中，笔者得到的结论是，功能性限定所覆盖的范围包括了所属技术领域的技术人员在解决技术问题时根据说明书的教导无需付出创造性劳动就可以想到的所有实施方式。

三、将功能性限定简单地理解为覆盖实现该功能的所有实施方式有悖于专利制度的合理性基础

关于专利制度存在的合理性，人们提出了多种哲学观点。其中，在洛克财产权劳动理论和卢梭等人的财产权社会契约理论相结合点基础上产生的合同理论，认为每一个有用的发现，都是向社会提供的服务，因此，向社会提供了服务的人，社会应该给予补偿。报偿理论的逻辑是，发明人将发明提供给社会以后，就有获得报偿的自然权利，并且在价值上与发明对于社会的效益相当[9]。

可见，不管基于何种哲学上的认识来解释专利制度存在的合理性，其根本之处在于，专利制度之所以鼓励、保护发明人的发明创造，是因为而且仅仅是因为发明人提出了不同于现有技术的、有利于科技进步和社会发展的新的技术方案。因此，专利权或者对发明人的专利保护的内容和范围必须与发明人对现有技术的贡献相当，既不能任意扩大专利保护的范围，将原本就属于公有知识领域的技术内容认为是发明人的对现有技术的贡献，而使之获得专利保护，从而损害社会公众的利益，也不能任意缩小专利保护的范围，损害权利人的合法权益，从而背离专利法的宗旨。

因此，不能将功能性限定简单地理解为覆盖了实现该功能的所有方式，必须结合发明人对现有技术的实际贡献，来确定功能性限定的具体内容。

四、最高法院的司法解释与审查指南的规定实质相同

司法解释明确规定，在解释功能性限定时，要结合说明书和附图，这与审查指南规定的要以说明书为依据在本质上是相同的，也完全符合专利制度的合理性基础。

最高法院进一步规定，功能性限定包括说明书中的特定实施方式及其等同的实施方式。中国现行法律法规和司法解释没有对实施方式的等同给出定义和判断方式。这里的等同与等同侵权理论中的等同，不应相同，至少不尽相同。这是因为，在等同侵权理论中，“等同”的判断对象是一个一个的具体技术特征，而这里的“等同”所涉及的是实施方式，也就是技术方案，往往是多个技术特征的集合。笔者认为，司法解释中的“等同实施方式”应当理解为所属技术领域的技术人员在解决技术问题时根据说明书的教导无需付出创造性劳动就可以想到的所有实施方式。

与审查指南规定的是授权条件不同，侵权判断是基于专利有效的前提的。也就是说，代表权利范围的权利要求书是符合专利法及审查指南的相关规定的。那么如前面所述，当然不能理解为覆盖所有能够实现所述功能的实施方式，而同样是有限制的“覆盖所有可能方式”。

在这个意义上，最高法院和审查指南对功能性限定的规定，在本质上是一致的，二者只是在表述上不同而已。

注：

作者单位：北京金杜律师事务所

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