关于涉及专利授权程序和侵权程序中

对专利功能性限定特征解释标准的讨论

最高法院关于专利侵权应用法律若干问题的规定出台后，其中的一些条款对专利申请实务产生了一些影响。该司法解释第五条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

这条涉及功能性限定的规定，有观点评价系采用了类似美国专利司法实务的方式，与我国现行专利审查指南中的规定明显不同。在现行专利审查指南的第二部分第二章第3.2.1节中，明确规定对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。司法解释与审查指南的规定二者相比较，该司法解释的规定对权利要求中的功能性限定所涵盖的范围限制得更加严格，其将功能性限定的技术特征仅仅限制为说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，而不是涵盖了所有能够实现所述功能的实施方式。这就出现了授权审查与侵权判断中对该问题解释的标准不一致的讨论。

在专利法第三次修改前后和专利侵权应用法律司法解释制定过程中，对授权程序和侵权程序中对于功能性限定特征的解释是否应当采用同一标准，一直都观点争论不一。

尹新天在《专利权的保护》一书中倾向于对于功能性写定特征的解释规则应当统一，否则将使得一向专利的保护范围不确定，对专利权人和社会公众都不公平[1]。有的专利复审实务工作者不但认为专利授权、专利确权与专利侵权对于功能性限定权利要求保护范围的解释应当一致，而且应当采用“实现该功能的所有方式”，即现行专利审查指南肯定的“对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所属功能的实施方式。[2]”在司法界观点也不尽一致，如现在任最高法院知识产权庭法官周云川认为，一项专利的保护范围应当是确定的、恒定的，对于权利要求中涉及的功能性限定特征的解释规则，在授权程序和侵权程序中应当一致，使专利权人的权利义务相当、风险和利益一致；经受了严格审查仍维持有效的专利，也就意味能够实现该功能的所有实施方式应当纳入专利的保护范围内。如果在侵权诉讼却缩小保护范围，对专利权人不公平[3]。孔祥俊等三位最高法院法官撰写的对最高法院专利侵权应用法律若干规定理解适用一文中，对专利审查指南和司法解释对该问题判断标准不一致的说法进行了权威回应：有意见认为，将功能性特征的保护范围界定在具体实施方式及其等同实施方式，与专利审查指南规定的“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，存在不一致的问题。本文认为，专利保护的是技术方案，而不单单是功能或者效果，而且，目前的专利审查实践，实际上也难以按照专利审查指南的规定，对所有实现所述功能的实施方式进行检索和审查。至于对“等同实施方式”的把握，需要视个案的具体案情而定[4]。

又有专利审查实务工作者披露，由于司法解释和现有审查指南相关规定的不同，也导致了专利代理实践中的一些问题，例如在审查指南中，关于权利要求中有关功能性限定是否得到说明书支持应当进行严格的审查，如果当权利要求中限定的功能是以说明书实施方式所记载的特定方式完成，而且本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式完成，或者有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或者几种方式不能解决包含该功能性限定技术特征的技术方案所要解决的技术问题时，就有理由认为该功能性限定得不到说明书支持，并因此不允许权利要求中采用该功能性限定的表述。而根据新司法解释的规定，权利要求中功能性限定的技术特征仅仅涵盖了说明书中所描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式，也就不需要考虑该功能性限定是否包含说明书中未列出的其他实现该功能的其他不同的替代方式，因此，由于功能性限定技术特征的内容大为缩小，在审查过程中，对于权利要求中的功能性限定技术特征是否得到说明书支持的审查也变得简单。

提出此种见解的国家知识产权局专利审查协作中心马晓雅认为，功能性限定特征的解释问题应当引起知识产权领域足够的重视，希望各方面积极沟通，认真研究，尽早达成共识，统一立场，以免给当事人造成困惑，甚至诉累。同时，她还建议，在目前状况之下，在专利行政审查程序中，审查员仍应按照审查指南中的有关规定对功能性限定特征进行严格审查，把好授权关。如果不能明了此功能，还应采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者有理由怀疑功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当坚决地提出质询意见，不要放宽要求，尤其是对于说明书中仅给出一个具体实施例的情况。一般应当在权利要求中作出具体限定，以便从源头上制止将“不合格”的功能性限定特征带入权利要求当中。

李洪江律师通过自己研究和实践，归纳出在发明专利授权审查阶段（含复审、无效）、侵权诉讼阶段对“功能性限定”这一同一问题的解释立场：（1）在授权审查阶段，功能性限定的技术特征应当严格按照“所有的实施方式”进行理解并严格审查，防止扩大其保护范围；当然复审、无效（含无效的行政诉讼）均应当严格执行该解释的规定；如果在说明中仅仅列举一、两种实施方式，肯定不能包含所有实施方式的内容，在授权阶段应当坚决驳回，在无效阶段应当坚决作出无效决定；（2）在侵权诉讼阶段，应当严格按照专利法第56条的规定，依据“折中原则”审理“功能性限定的技术特征”，防止权利人的保护范围无限扩大，进而损害社会公众的利益，即按照“具体加等同”的方式解释。

在人民网IP沙龙的一次讨论中，就专利侵权应用法律司法解释第五条的内容，与会嘉宾也发表了看法。前国家专利局局长高卢麟认为这是一个“大问题”。他说：“这个规定是我们进入21世纪随着智力活动的增加，信息技术的发展、软件的发展，这种用功能性决定的情况，权利要求越来越多。显然现在的《专利法》没有回答的问题，专利审查指南也很含糊，最后那一段只是关于纯软件的专利，对功能性的确定权利保护范围到底怎么来看，没有涉及。如果是功能性的限定，司法解释第五条讲的是看说明书里面的实施方式及其等同的实施方式来确定保护范围。美国法的第112条里讲到的和我们的等同性不一样的就是必须有同样的功能，然后下面有等同。它要是等同请求，三个都是等同，是相同的目的，然后有几个等同的东西，但是不能一样。我们现在没有，没有就可能导致写的东西很容易导致无效。概括得很广的东西一下子无效了，在美国有这样的案例。但是注意有一条，尽管美国历史上有一些不同意见的争论，但最后非常明确写道，用功能性限定权利要求是在非常严格的条件下来写的，不是说你随便用的，而且严格到什么程度？万一你这么用了以后，就可能导致无效。按照这个理论，审查指南的第10条里就是统统都是无效的，因为实际上不保护任何东西，任何东西都可以进入到功能性里面来。”

北京集佳知识产权代理有限公司副总经理李德山也指出，司法解释第五条的规定是非常重要，他说：“权利要求里面会有一些功能性的限定，它的保护范围怎么确定？这个问题在实践中有两种不同的观点，一种观点是专利局的观点，说功能性特征应该理解为包含能够实现这种功能的所有的具体实施方式。还有一种观点，就是司法解释第五条的观点，说不能扩大解释，而只能解释成指说明书中描述的具体的实施方式及其等同的实施方式。李德山认为这样规定是对的，他支持这个观点。同时认为需要做一些工作，就是和专利局的协调。现在专利局在批专利的时候，只要在现有技术里面检索出一个能够实现你的功能的具体实施方式，你就不能获得权利。但是在保护的时候，又把它的保护范围限定为说明书里面描述的具体实施方式，这对申请人不是特别公平。我觉得最高法院应该和专利局沟通一下，让专利局也采取司法解释第五条的观点，这个问题就解决了。

如此看来大家的意见都同意有一个统一的标准，但统一到司法解释还是专利审查指南，则南辕北辙了。到底实务中要如何协调两者的矛盾？有实务工作者认为，最紧要的是立法层面上尽快统一和明确规则，使专利权人和社会公众有明确的、合理的预期，改变当前无所适从的不正常局面。虽然将解释规则确定为具体及等同方式对已经采用功能性限定特征的某些专利权人不太公平，但这是法律制度进步过程应当付出的代价。眼下对专利文件的撰写，到有法官给出了如此高招：对于专利权人来说，应当尽量避免采用功能性限定。在只能采用的情况下，应尽量在说明书中多公开几种实施方式[5]。（蒋志培编辑）