论功能性限定权利要求保护范围的解释

——以我国产业发展现状为视角*

专利复审委员会研究处  张鹏

摘  要：修改后的《专利审查指南》和最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于功能性限定权利要求保护范围的确定采取截然不同的规则，这使得专利侵权的审理中在一定程度上重新确权，对于相关产业的发展具有一定影响。结合美国、欧盟的相关经验，立足我国产业发展现状，探讨适合我国当前国情的功能性限定权利要求保护范围解释规则。

关键词：功能性限定     等同     所有实现功能的方式     专利权的公示作用

引言

修改后的《专利审查指南》和最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于功能性限定权利要求保护范围的确定采取截然不同的规则[1]。《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

也就是说，根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的上述规定，在包含功能性限定技术特征的专利权侵权判断中，人民法院需要结合具体实施方式及其等同的实施方式重新确定专利权的保护范围，而非根据“所有能够实现所述功能的实施方式”确定是否构成侵权。上述重新确定专利权的保护范围，在一定程度上起到重新确权的作用。上述观点在我国审查实践讨论中亦有所支持[2]。

笔者认为，专利实质审查阶段的重要法律意义在于，给予发明创造适宜的保护范围，在专利权的保护和专利权的公示作用之间寻求平衡。如果在专利授权和专利确权过程中根据“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”确定保护范围，而在专利权的保护过程中根据“结合具体实施方式及其等同的实施方式确定的内容” 确定保护范围，那么无异于将专利权的一部分宣告无效。如图1所示，“所有能够实现所述功能的实施方式”显示为A+B，并且“具体实施方式及其等同的实施方式”显示为B，那么即为将A部分不予保护，从而对于该权利要求保护范围是否清楚、该权利要求是否得到说明书支持等的审查缺乏实际意义，毕竟专利权的保护过程中需要重新确定保护范围。即使在专利审查和专利侵权审判中均根据“结合具体实施方式及其等同的实施方式确定的内容”确定保护范围，那么鉴于等同判断过程中的自由裁量权，在难以使用一定规则规范等同判断的前提下，侵权中亦需要重新确定保护范围。

图1 功能性限定技术特征保护范围示意图[3]

因此，有必要对于上述问题进行深入研究，从比较法研究的角度借鉴国外先进经验，并立足我国国情下相关产业发展现状，分析适合能够有利于适合我国国情的功能性限定权利要求保护范围解释规则。

一、功能性限定权利要求的法理基础

下面首先介绍功能性限定权利要求的基本概念、表现形式和技术背景等。

1、功能性限定权利要求的基本概念

一般说来，一项产品权利要求应由反映该产品结构或组成的技术特征组成，一项方法权利要求应由实施该方法的具体步骤或操作方式的技术特征组成；如果在一项权利要求中不是采用结构特征或操作步骤特征来定义发明，而是采用零部件或步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来定义，则将该特征称为功能性特征。[4]

只要一个产品权利要求的某一个特征至少是部分地采用它所要实现的功能，而不是其具体结构或组成等来予以限定，可以认定属于“功能性特征”，而该权利要求亦可以被称为“包含功能性特征的权利要求”，或者简称为“功能性限定权利要求”。

其中，仅记载了发明要达到的目的或产生的效果，完全没有记载为达到这种目的或效果所采用的技术方案的权利要求，被称为“纯功能性权利要求”。

2、功能性限定权利要求的技术发展背景

随着信息通信产业的发展在诸多生产领域中的广泛应用，为解决发明提出的问题、全部或部分以计算机程序处理流程为基础、通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序、对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的技术方案大量出现。

由于著作权法仅仅保护表达方式，并不能保护计算机软件架构的设计思想，所以信息通信产业涉及计算机软件的专利申请大量出现，而计算机软件的模块架构势必采用模块结构的模块方式加以保护，对于模块结构最为准确的描述即为该模块实现的功能。从而，对于上述模块架构进行反向工程，在不改变模块结构的前提下将源代码编程语言加以变换（例如将C++语言编写的程序全部改为JAVA语言编写的程序）的情况下，难以用著作权加以保护，上述功能性限定权利要求的专利法保护则能起到重要作用。故而，信息通信产业大量出现功能性限定权利要求。

二、功能性限定权利要求保护范围解释的比较法研究

下面对于美国和欧盟在功能性限定权利要求保护范围解释与审查方面的比较经验加以介绍。

1、美国的实践演进

《美国专利法》第一百一十二条第六款规定，采用“用于实现某种特定功能的机构或者步骤”的方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或者动作以及其等同物。

萌芽阶段。美国最高法院1946年Halliburton案中指出，权利要求在表述一项新的发明最为核心的组成部分时，应当采用表明如何实现的措辞，采用表明功能表达方式的权利要求不符合专利法的规定，因而是无效的^[5]。美国最高法院当时的主要考虑在于，担心范围过宽的权利要求会影响进一步改进专利的可能性，从而妨碍技术的发展。需要指出的是，正是由于美国最高法院持有上述观点，在产业界产生极大争议，直接导致美国1952年专利法否定了最高法院的上述观点，增加了第一百一十二条第六款的规定。

争论阶段。美国1952年专利法所增加的第一百一十二条第六款规定，权利要求中组合式的构件特征应当表为用于执行特定功能的装置或步骤，不需要为了支持而一记述其结构、材料或动，并且这种权利要求应当解释为覆盖了说明书中所描述的相应的结构、材料或作及其等同物”。对于“手段+功能（means plus function）”撰写方式的权利要求的解释加以规范。

美国专利商标局认为，鉴于等同属于专利侵权诉讼中的判断规则，所以《美国专利法》第一百一十二条第六款的规定针对专利侵权判断，而不是针对专利审查而言。美国专利商标局坚持认为，功能性限定特征不仅覆盖了说明书记载的具体实现方式，而且覆盖了能够实现该功能的任何其他方式。1968年美国海关和专利上诉法院在In re Sweet案中，对上述观点予以认可，“采用功能性限定特征的权利要求应当被认为是包含了所有能够实现该功能的手段，而不限于专利申请说明书中所记载的具体结构。”

然而，1993年美国联邦巡回上诉法院在Valmont Industrial一案^[6]中，持反对意见。其在判决中指出，国会决定允许申请人采用保护范围较宽的功能性限定特征，但同时也提供了一种规则确保该权利要求具有确定的范围。1952年制定的美国专利法增加了第一百一十二条第六款的规定，该规定允许专利申请人采用功能限定发明的组成部分，而不必在权利要求中记载该组成部分的结构、材料或者方法步骤。然而，第一百一十二条第六款对申请人采用功能性限定特征施加了限定条件。单纯从功能性限定特征的字面含义出发，可以认为它覆盖了实现该功能的所有方式；但是根据专利法的其他规定，首先申请人必须在说明书中记载能够实现该功能的具体结构，其次法院必须将这种功能性限定结构特征解释为仅仅覆盖了说明书中记载的结构、材料、方法步骤以及其等同物。

上述两种不同解释方式[7]，给社会公众带来了很大的困惑。1991年美国专利商标局申诉委员会在Ex parte Isaksen案的行政决定中，明确指出美国联邦巡回上诉法院的观点是错误的。美国联邦巡回上诉法院则于1994年在In re Donaldson案的判决中，认定美国专利法第一百一十二条第六款的字面含义应当是，在解释权利要求所包含的功能性特征时，必须将它解释为所指的是说明书中记载的相应具体结构、材料、步骤以及其等同物，这一理解与美国国会当年订立这一条款时的宗旨是一致的，这种解释不仅适用于专利侵权诉讼，同样适用于专利审批程序。[8]从而，明确指出美国专利商标局的观点是错误的，要求美国专利商标局按照法院的观点执行。

统一阶段。美国专利商标局为了贯彻美国联邦巡回上诉法院的上述判决，于1994年4月20日发布《有关权利要求的审查指南》。

美国审查经验的国情背景。美国之所以采用上述观点，与美国通信计算机领域的产业发展现状是密不可分的。美国在功能性限定权利要求大量存在的通信和计算机领域具有竞争优势，在政策选择方面倾向于对于上述领域的强知识产权保护，这一点从美国对于软件专利的保护历程可以得出。

2、欧盟的实践演进

欧洲专利局《审查指南》中有关“功能性特征”的规定，具体如下:“如果熟悉该项技术的人不需要运用创造性的技能，就可以毫无困难地提供实施该功能的方法，该技术的权利要求可以包含功能性特征。一项专利权利要求可以仅根据其功能性特征概括地定义其范围，即使在说明书中仅提供了一个有关这一特征的实例，只要使熟悉该项技术的人知道利用其他方法也可以得到相同功能即可。然而，如果整个申请的内容给人的印象是该特定的功能是以或只能以一种特定的方式来实施，而没有任何其他的选择，则该申请可能回遭到驳回。如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则是不充分的。”

欧洲专利局《审查指南》的上述规定并未直接涉及功能性技术特征的保护范围解释，但是，根据“即使在说明书中仅提供了一个有关这一特征的实例，只要使熟悉该项技术的人知道利用其他方法也可以得到相同功能即可”，可见，欧洲专利局采用“涵盖实现该功能的所有方式”的观点。

三、我国审查与侵权判断的法律规定和适用的现状

对于我国功能性限定权利要求保护范围解释问题，在法律规定层面和法律适用层面均存在较大争议。

1、历史回顾

下面对于功能性限定权利要求相关法律规范的历史沿革加以回顾。

（1）1993年版《专利审查指南》

1993年版《专利审查指南》首次明确了功能性限定权利要求的规范。在《专利审查指南（1993）》中规定，“对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚，而且该功能或者效果能通过说明书中充分规定的实验或者操作直接和肯定地验证时，使用功能或者效果特征来限定发明才是允许的。但是，不得利用功能或者效果特征任意扩大权利要求的保护范围，以免造成权利要求的范围不清楚。”

可见，在《专利审查指南（1993）》中对于功能性限定权利要求保护范围解释仅仅规定了“不得利用功能或者效果特征任意扩大权利要求的保护范围”，并未对于具体解释规则加以规定。

（2）2001年版《专利审查指南》

2001年版《专利审查指南》增加规定：“尤其不允许出现纯功能性的权利要求。对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”自此，在部门规章的层面明确规定了功能性限定特征解释的规则，即所有能够实现所述功能的实施方式。

（3）2006年版《专利审查指南》和2010版《专利审查指南》

2006版《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定，通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

就内容而言，2006版《专利审查指南》与2001版《专利审查指南》基本相同，需要指出的是，就篇章结构而言，上述内容从“清楚”部分移至“说明书支持”部分。

2010版《专利审查指南》与2006版《专利审查指南》在该部分的规定上完全相同。

2、审查实践和司法实践

审查实践和司法实践上对于功能性限定权利要求保护范围的解释持有三种不同观点^[9]：

（1）与《专利审查指南》相同的观点

我国实质审查、复审审查和无效宣告请求的审查中多数采用与《专利审查指南》相同的观点，即“涵盖实现该功能的所有方式”。

侵权人民法院亦有持这种观点的案例。如曾展翅诉珍誉公司侵犯专利权案中，涉及权利要求中“单向渗透层”的解释，对此一审法院认为：“实施例是申请人选择的一种公开充分的表现形式，其效果相当于举例说明，在不违反禁止反悔原则的前提下，实施例不能理解为是对必要技术特征的限定。因此，对单向渗透层的保护范围应确定为能够实现水分单向渗透的层面。” 可见，一审法院将“单向渗透层”解释为能够实现该功能的所有实施方式并将所有实施方式均纳入专利权的保护范围内。^[10]

需要指出的是，本案二审法院持与司法解释相同的观点，认为“在侵权判断中应当对功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。”^[11]

（2）与司法解释相同的观点

如“比克电池案”中，无效宣告请求人A公司向专利复审委员会(下简称复审委)提出无效宣告请求，请求宣告B公司的某项发明专利无效，其无效理由涉及新颖性和创造性。该发明专利的权利要求1为，“一种电池外壳的制造方法，其特征在于，包括以下步骤:(1)制备预定长度的管通；(2)用模具把所述管通向两边拉伸所要求形状的筒形；(3)……；(4)所述模具包括斜楔型上模和下模；(5)所述下模主要由斜楔型滑块和限位装置组成。”该案在判断本专利相对于现有技术是否具有新颖性、创造性时，需要首先明确权利要求中“限位装置”的解释问题。

对此，专利复审委员会认为，如果在无效宣告请求程序中双方当事人对权利要求中采用功能性方式限定的一个部件的理解产生歧义、但从专利说明书公开的全部内容中仅能得到该部件唯一的一种具体结构实施方式，则根据专利法第56条第1款的规定应当将权利要求中该部件解释为具有该具体结构的部件。即将权利要求1中所述“限位装置”理解为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”^[12]。

二审法院亦明确认为，“对于权利要求中功能性限定特征的解释应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制，不应当解释为覆盖了能够实现该功能的任何方式。”^[13]

需要指出的是，本案一审法院持有与《专利审查指南》相同的观点，其认为，“说明书和附图可以用于帮助理解权利要求，但不得用于限定权利要求。”并认为，根据审查指南的规定，对于“限位装置”应当理解为“所有能够实现限定下滑块的运动极限位置的装置”。^[14]

四、我国相关国情背景解读^[15]

知识产权法律制度是一项重要的经济性法律制度，其需要立足于国家的国情现状，选择适合国家经济社会科技发展的制度取向。所以，对于功能性限定权利要求保护范围的解释需要以我国国情背景为依据，从而才能有效推动我国相关产业的发展。由于功能性限定在信息通信技术领域具有最为广泛的应用，故主要针对该领域的产业现状加以分析。

就专利存量的两大指标——授权量和有效量而言， 2003至2008年授权量，国家知识局授予信息通信技术发明专利权12.5万件，其中国内专利授权4.3万件，占34.3%，国外专利授权8.2万件，占65.7%，国外占有比较明显的优势，几乎是国内的两倍。从有效量来看，截至2008年12月31日，信息通信技术领域共有有效发明专利11.3万件，其中国内3.6万件，仅占31.9％，国外占68.1％，国外同样占有明显的优势。

图2国内外信息通信技术有效发明专利已维持的年限分布

如图2所示，已维持5年以下（含5年）的有效专利，国内占52.6％，国外占22.8％；已维持6至10年的有效专利，国内占44.5％，国外占55.1％；已维持11年以上（含11年）的有效专利，国内仅占2.9％，而国外这一比例达到22.1％。国内当前有效的专利，以短期专利为主，而国外的有效专利，中长期专利占大多数。

就申请人分布而言，比较该领域授权量排名前十的国内专利权人和国外专利权人相关数据可以看到，国内企业获得授权的专利数量与国外大型企业相比还存在较大的差距。从1985年至2008年，国内获得千件以上发明专利授权的单位仅四家，而国外拥有千件以上的有二十余家。而国内排名前十的专利权人，除了华为、中兴和联想三家企业外，另有三家是高校，还有四家是台湾企业。如果不仅考虑中国境内，而是考虑全球范围内的专利配置，则会发现国内外存在的差距更大。

就技术含量和技术复杂度而言，近几年，国内外信息通信技术发明专利说明书平均页数和权利要求平均项数总体上较为稳定，但国内与国外相比，差距仍然很大，无论说明书页数，还是权利要求项数，国外专利都是国内专利的两倍以上。以2008年为例，国外专利的说明书平均页数为26.5页，是国内专利说明书平均页数（9.8页）的2.7倍；国外专利的权利要求平均项数为18.4项，是国内专利权利要求平均项数（9.3项）的2.0倍。初步显示国外信息通信技术专利相对于国内专利技术含量和复杂程度更高。

综上所述，国内外信息通信技术水平整体上存在较大差距，不论专利数量上、专利质量上、还是专利的经济价值上，国内都处于劣势，国内信息通信行业不仅在全球市场上面临技术竞争压力。从而，从有利于我国创新主体在突破竞争对手核心专利技术的角度出发，就功能性限定权利要求保护范围的判断方面，在价值取向上应当更倾向于专利权的公示作用。

五、结论与建议

笔者认为，在我国当前产业发展现状下，对于功能性限定权利要求保护范围应当解释为“实现该功能的所有方式”。

对于功能性限定权利要求保护范围的解释问题，首先需要界定该问题的法律属性，然后根据不同法律属性进行不同的法学研究进路。就该问题的法律属性而言，功能性限定权利要求保护范围的解释问题，不属于事实认定和逻辑选择问题，而是属于利益衡量问题。

1、功能性限定权利要求保护范围解释问题的利益取向考量

功能性限定权利要求保护范围解释问题属于利益衡量问题。从保护社会公众利益的角度而言，社会公众的最大利益在于专利权清晰明确的公示作用，亦即，明示该专利权的保护范围从而使得社会公众可以基于该保护范围选择应对策略。从保护专利权人利益的角度而言，专利权人的最大利益在于在获得授权前提下得到最大的保护范围。

2、我国国情背景下的价值选择

笔者认为，专利授权按、专利确权与专利侵权对于功能性限定权利要求保护范围的解释应当一致，应当采用“实现该功能的所有方式”，并做一些修正。

（1）应当建立统一的标准——两种立法例并行的反驳

有观点认为，侵权和授权程序应当采用不同的标准，应当严格控制功能性限定特征的使用，因此，在审查是否应予授权时，应当将功能性限定特征解释为所有能够实现的实施方式，从而从严把握。同时，在侵权诉讼中，对于专利权的保护范围解释时，再进一步从严把握，将功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式，缩小其保护范围。至于为何两个标准不一，采用此方法对于专利权人非常不利的反对声音，该观点认为，这是对采用功能性限定特征的“制裁”，从而引导当事人尽量不采用此种撰写方式。^[16]

笔者不同意上述观点。笔者认为，专利实质审查阶段、专利确权阶段与专利侵权判断阶段对功能性限定权利要求保护范围的解释标准应当统一。这不仅有利于专利权的保护，鼓励发明创造，而且有利于专利权人和社会公众对于专利权的保护范围建立统一的预期，从而保障社会公众的可期待利益，并且有利于鼓励专利权人公开其发明创造。

（2）保护专利权公示作用的价值选择——坚持实现该功能的所有方式

任何一国的法律制度均具有其“本土资源”^[17]。美国对于功能性限定权利要求保护范围解释的观点，与美国产业发展和专利布局情况的竞争优势紧密相关。而正如本文第四节对于我国信息通信产业国情背景的解读，根据我国通信产业发展现状和专利布局情况，我国创新主体的发展阶段决定了专利权的公示作用是最为重要的利益衡量取向。

采用“实现该功能的所有方式”这一观点，显然有利于保证专利权的公示作用。原因在于，只要专利实质审查部门和确权审查部门对于权利要求保护范围是否清楚以及权利要求是否能够得到说明书支持进行审查，在此之后专利权的保护范围具有相对客观的边界，使得专利权的公示作用充分发挥，社会公众对于该专利权的保护范围具有合理预期。

采用“具体实施方式及其等同的实施方式”这一观点，则不利于保证专利权的公示作用。因为等同标准的把握非常模糊，美国法学界对于功能性限定权利要求的专利授权与专利侵权判断中等同范围不同亦非常关注，但是几乎没有适宜的破解途径。首先，结合到我国国情，专利侵权中等同标准的司法一致性难以保证。我国有八十多个法院审理专利侵权纠纷案件，终审权分布在各省高级人民法院，并且我国没有遵循司法先例的相关规定，难免出现不同地区对于等同范围作出不同解释的情况。正如最高人民法院知识产权庭庭长所指出的，“相同的案件，有的法院判侵权，有的法院判不侵权的情况还是存在的……一是要提高从事专利审判工作的法官的专业水平和职业道德素质。……二是要加强案件审理过程中的协调工作。”^[18]显然，上述第一个方面是难以起到实际作用的，第二个方面在一定程度上可以起到协调各个法院审判结果的作用，但是这种沟通、协调的解决方式对各法院没有强制力^[19]。其次，专利授权、确权中的等同标准与专利侵权中的等同标准之间的一致性难以保证。在专利侵权案件的审理中，无异于对于专利权保护范围的重新划界。

（3）专利权人利益保障的相关调整——必要的修正

笔者认为，“实现该功能的所有方式”应当理解为，在专利申请日（有优先权日的，是指优先权日）之前以硬件/软件/固件方式实现该功能的所有方式。也就是说，如果实施例全部采用软件实现该功能，那么权利要求的保护范围涵盖本专利申请日之前以软件方式实现该功能的所有方式。