中国专利法的修改与适用

蒋志培

一、中国知识产权发展概况

二、中国专利法修改的背景和主要内容

三、中国专利法适用和司法保护趋向

四、日商的专利保护应对策略

一、中国知识财权发展概况

主要领域和常见知识产权纠纷

科技创新、经济发展方式转变——以专利、商业秘密等为后盾；

企业品牌建设与市场竞争——以商标、反不正当竞争权益为支撑；

文化产业转型和发展——以版权和邻接权为核心。

国家知识产权战略为指导总政策

知识产权纠纷的种类

知识产权纠纷的案由

4个二级案由，34个三级案由，89个四级案由

1、权属、侵权纠纷

2、合同纠纷

3、不正当竞争、垄断纠纷

4、适用特殊程序案由

知识产权案件的增长和涉外案件所占比例

二、中国专利法修改的背景和主要内容

（一）修改背景

现行专利法自1985年4月1日起施行，分别于1992年和2000年进行了两次修订，2008年是第三次修订

2008年6月5日，国务院发布《国家知识产权战略纲要》国内国际层面，中国的专利法保护仍存在问题

任务：

激励发明创造的积极性，促进专利技术的实施与应用；

提高专利质量，增强权利的稳定性；

合理平衡利益关系，防止权利滥用；

完善司法和行政执法措施，加强对专利权的保护。

（二）修改的主要内容

此次修改涉及的条款共36处，涉及内容广泛……

新增7条；修改25条……：以下介绍几个要点，其他请看材料。

专利法修改的主要内容

1、完善专利授权条件

（1）扩大抵触申请，采用绝对新颖性标准

（2）向国外专利申请的保密审查   

（3）禁止重复授权原则的调整和补充

（1）扩大抵触申请的范围，采用绝对新颖性标准（新法第22条）

“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

（2）向外申请的保密审查（新法第20条）

第一款改为：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。 ”

同时增加第三款，规定：“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。 ”

（3）禁止重复授权原则的调整和补充

“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

禁止重复授权为原则，但例外：同一申请人对同样的发明创造可以既申请实用新型专利，又申请发明专利，但必须同日提出；授予发明专利权的条件之一是“先获得的实用新型专利权未终止”；申请人先获得发明专利权的，不能放弃该专利权转而获得实用新型专利权。

2、完善外观设计制度

（1）适当限制授予外观设计专利权的客体范围，提高申请质量

对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。”

平面印刷品的图案、色彩或者其结合；主要起标识作用

（2）提高授予外观设计专利权的实质条件

“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。”

亦采取绝对新颖性 抵触申请

增加规定：

“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。 ” 类似创造性规定。

       “授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”

       “本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”

意味着：不属于现有设计；排除了与现有设计相比整体视觉效果上实质相同的外观设计，包括但不限于：与该现有设计完全相同的外观设计；仅在非设计要点上与现有设计相比有局部      细小区别的外观设计

授权的外观设计与每一项现有设计单独相比，不仅不应当在整体视觉效果上实质相同，还应当具有明显区别；排除简单的商业性转用类设计；排除与现有设计不相同但与现有设计的区别对产品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计

允许现有设计的特征组合起来，但将惯常设计特征、知名产品的设计特征组合而成的设计，也排除对多项现有设计的特征进行简单组合而成的设计

（3）“简要说明”成为必备的申请文件（新法第27条）

“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”

简要说明对于确定外观设计专利权的保护范围具有重要作用

补充规定“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”

简要说明记载产品名称、产品用途、产品的设计要点等，其可能扩大/缩小图片或者照片所表示的保护范围。可以起到使外观设计专利权保护范围的确定更为合理的效果。

（4）进一步明确外观设计专利保护范围  的判断标准（新法第59条）

第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”

（5）建立外观设计专利权评价报告制度

新增第61条规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

3、维护公众权益，防止专利权滥用

（1）完善有关强制许可规定      

（2）增加有关药品或医疗器械专利侵权例外的规定

（3）增加现有技术抗辩的规定       

（4）专利权评价报告制度 

（1）完善有关强制许可规定（新法第48条）

第一，商业性专利强制许可

       “有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：
　　（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；
　　（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。”

专利法修改的主要内容

完善有关强制许可规定（新增第50条）

第二，公共健康与药品专利强制许可——

“为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。”

实施公共健康多哈宣言的有关决议，在规定条件下，允许将依据强制许可生产的药品出口到面临公共健康危机的发展中国家和最不发达国家

（1）完善有关强制许可规定（新增第52条）

第三，半导体技术发明创造的强制许可

“强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益的目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形。 ”

对涉及半导体技术的专利，不能依据第48条 第（一）项（未实施、充分实施）为理由给予强制许可

（1）    完善有关强制许可规定（新增第57条）

第四，使用费

“取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。”

专利法修改的主要内容

（2）增加有关药品或医疗器械专利侵权例外的规定（新增第69条）

“（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”

专为获得行政审批所需信息而制造、使用、进口专利药品或医疗器械，包括他人为其制造、进口

（3）增加现有技术抗辩的规定

新增第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

在侵权诉讼过程中，如果被告能够证明其实施的技术为现有技术或现有设计，法院认定其行为不构成侵权

被控侵权人自己提出抗辩主张和证据

只能以现有技术/设计为由抗辩

被控侵权人提出抗辩，受案机关判断：

现有技术抗辩成立——个案适用

4、完善执法措施，加强专利权保护

（1）假冒专利行为（新法第63条）

现行法第58条、第59条合并后修改为：

“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

（2）明确有关侵权赔偿数额的规定

第65条第一款规定：

“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

其第二款规定：

“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

专利法修改的主要内容

明确了确定侵权赔偿额的计算顺序，法条字面理解与实际运用

增加了关于“法定赔偿”的规定

法定赔偿上限为100万元

如专利权人认为100万元的最高法定赔偿额仍然不足以弥补其受到的损失，可以通过举证证明其实际损失以获得更高的赔偿额

确定具体案件的赔偿数额时，要考虑以下酌定因素：专利权的类型、侵权行为的性质和情节等

将专利权人为制止侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿的范围

两个部分：调查取证费用，合理的律师费

（3）增加诉讼前证据保全的规定（新增第67条）

“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。
人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。
人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。
申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。 ”

专利法修改的主要内容

前提：证据可能灭失或者以后难以取得；由当事人申请；与申请诉前停止侵权行为必须提供担保的区别：略。

48小时内做出裁定，采取保全措施之日起15日内不起诉的，应当解除

（4）完善临时禁令条款（新增第66条) 增第2-5款

“申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。
　人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。
申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。
申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。 ”

三、专利法律适用和司法保护趋向

   （一）现行专利司法保护的趋向专利诉讼的应对

强调精细审判专利等技术类知识产权纠纷案件，着力提高审判水平  专利侵权判断司法解释的出台，统一司法标准有意义

调解措施的运用

从案例分析如何确定专利保护范围和对等同侵权进行认定

案例1

2002年3月6日 （2001）民三提字第1号“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”发明专利权侵权案件

专利中的导向板与被控侵权产品中的防震限位板在结构形状上相似，主要功能基本一致，两者技术特征的不同之处，对于具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。因此，应当属于等同技术的替代。

案例2

2005年8月22日，“混凝土薄壁筒体构件” 实用新型专利权侵权提审案的判决书改判不构成等同侵权。

权利要求书应当有独立权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。

案例3：

施耐德专利侵权案件，达成和解 1.57亿人民币

案例4：

华阳电厂连带责任专利侵权案件

（二） 侵犯专利权的判断标准

侵犯发明或实用新型专利的一般判断思维模式：（略）

确定权利和保护范围 最新司法解释有关规定很重要

查明被控侵权客体的相应技术特征

两者比较 相同性与相似性的判断

适用相关原则，做出是否侵权的判断

专利保护范围的确定 最高法院最新司法解释

2010年12月28日公布，2010年1月1日起施行

要点：

第一，范围确定的规定

（略）解释第1条到第四条。

第二，专利侵权判定的原则

(1) 全面覆盖原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第七条　人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

否定多余指定原则。

(2) 等同原则

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。（《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条）

本领域普通技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

(3) 禁止反悔原则

司法解释：

第六条　专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

（4）捐献原则

第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众。该原则实质上是对等同原则适用的一种限制。

专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，不适当地扩大了专利权的保护范围

（三） 侵权抗辩

（略）

四、日商的专利保护应对策略

对中国法律、政策和文化环境的掌握

对市场和竞争者等情况的掌握

对法律环境，进行专利商标等的检索掌握跟进权利状况

注册登记自己的权利

员工的知识产权意识和合同约定

大陆诉讼、行政执法模式选择和应对证据的重要性

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