北京市正见永申律师事务所

李静冰

未注册商标的被动使用

“Sony Ericsson”是索尼爱立信（中国）公司在移动电话上使用的外文商标。大部分中国人不认识外文也不习惯用外文呼叫，就用其现有的中文翻译“索尼爱立信”指称。“索尼”和“爱立信”是两家公司各自的名称和商标，两个连读太长，于是习惯上被相关公众自然地简称为“索爱”，指向索尼爱立信公司的产品，与索尼爱立信公司及其生产和销售的移动电话产生唯一的对应关系。结果，尽管索尼爱立信公司自己没有主动使用“索爱”来标注自己的商品，并将其注册为自己的商标，但是由于媒体的宣传和相关公众的使用，使“索爱”与特定的商品来源产生了特定的联系。换言之，索尼爱立信公司由于公众的使用和认知被动地与“索爱”发生了关系，不得不被动的接受“索爱”商标的使用。索尼爱立信公司成了“索爱”商标的密切关系人。

另外一个例子是“Viagra”。这是辉瑞公司的著名产品。辉瑞公司的翻译是“万艾可”和“威尔刚”。而媒体和相关公众给出的中文翻译却是大家熟知的“伟哥”。尽管辉瑞对公众强调过“Viagra”的正式中文翻译商标是“万艾可”，但是市场却不买账。继续用“伟哥”来称呼，直指辉瑞。在一些必须使用“万艾可”的场合，销售商店也会用“万艾可”（美国正宗“伟哥”）作特别说明和标注。因此，“伟哥”成为辉瑞公司的治疗男性勃起障碍的有效药品“Viagra”的对应翻译，被动地对应于该药品，并且被动地成为该药品的中文俗名。由于其他使用“伟哥”的同类商品与辉瑞及其商品发生了混淆，辉瑞不得不多次澄清“伟哥”与其之间的关系。

“索爱”和“伟哥”这样的外文商标的中文翻译或者简称作为未注册商标被相关公众使用在有关商品上，其外文商标的所有者不得不接受这样被使用的事实，共同特点是：一，外文商标本来就有一定的知名度，或属于驰名商标；二，翻译或简称首先来自媒体或者相关公众，当然地为公众所熟知；三，因为与该翻译或者简称的利害关系并发生了混淆，尽管尽力澄清，但公众仍然继续使用该翻译或简称与特定来源的商品对应，特定商品的提供者从而被动接受该翻译或简称为其中文商标的事实；四，虽然该中文翻译商标或简称与特定商品及其来源形成密切的联系，被公众当成知名商品的特有名称，或者商标指称特定的商品，而且有一定影响，但由于未注册，在法律上却是“无主”商标。正因为如此，其共同的命运就是被他人抢先申请成为他人的注册商标，使用在相同或者类似商品上，结果造成消费者对于商品来源的混淆性认识。

例一：“Sony Ericsson”，“索尼爱立信”与“索爱”①

首先，“索爱”商标2003年被刘某申请注册，据为己有。核定使用商品范围包括“电话机”在内的第9类商品，与索尼爱立信公司的商品构成相同或类似，发生了混淆。2005年索尼爱立信公司提出争议，请求撤销该注册。商标评审委员会裁定争议商标予以维持。起诉至法院。一审法院认为，在争议商标申请注册之前，2002年开始，就“在多家网站上出现了对不同型号‘索爱手机’以及其他‘索爱’电子产品的报导、评论，且这些产品的生产商均指向‘索尼爱立信公司’或‘索尼爱立信（中国）公司’，从汉语的语言表达来看，‘索尼爱立信’在呼叫上相对繁琐，根据汉语中广泛使用简称（或称之为缩略语）的语言习惯，在组成‘索尼爱立信’的两家公司或品牌‘索尼’和‘爱立信’中各取一字构成对其简称是非常自然的”。“‘索爱’这一简称被中国相关公众、媒体采用并广泛使用，且这种称谓已被广大消费者感知并一致认同，成为‘索尼爱立信’公认的简称，与之形成唯一的对应关系”。“因此，尽管索尼爱立信（中国）公司认可其并没有将‘索爱’作为其未注册商标进行宣传，但消费者的认可和媒体的宣传共同作用，已经达到了索尼爱立信（中国）公司自己使用‘索爱’商标的实际效果，故‘索爱’实质上已经成为该公司在中国使用的商标”。故判决撤销商标评审委员会维持该商标注册的裁定。

商标注册人刘某上诉。二审法院认为，“被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用”。“在多家网站上出现的对不同型号‘索爱手机’以及其他电子产品的报道、评论”“均非索尼爱立信（中国）公司所为。”“时至2007年10月左右，索尼爱立信（中国）公司并不认同‘索爱’是其公司简称或者是其手机及电子产品的简称”。刘某所提出的索尼爱立信公司“未对‘索爱’字样进行商标法意义上的使用，其注册争议商标不构成商标法第三十一条规定的‘不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标’”的主张成立。故，终审判决撤销原审判决，维持商标评审委员会维持“索爱”商标注册的裁定。“索爱”商标至此为刘某注册持有。

例二：“Viagra”与“伟哥”②

 “伟哥”作为外文商标“Viagra”的中文翻译首先也来自媒体。最初见1998年4月30日美国出版的中文报纸《世界日报》。稍后见1998年6月8日香港中文报纸《天天日报》和同日的《东方日报》。中国境内报刊于1998年9月29日开始有数十家报刊采用“伟哥”作为“Viagra”的对应中文翻译。其中比较有影响的是珠海出版社出版的《伟哥报告-蓝色精灵Viagra》，该书就“伟哥”与“Viagra”进行了比较全面的综述。1999年国家药监局72号文件“关于查处假药‘伟哥’的紧急通知”，行文中也将“伟哥”与“Viagra”对应。2000年版《新时代汉英大词典》关于词条“伟哥”的解释：也称“威尔刚”Viagra、“万艾可”Viagra。这些事实均被一、二审法院查明并确认。再审审查阶段，最高法院也查明和确认了相同的事实情况。

1998年6月2日威尔曼公司抢先申请“伟哥”商标。2002年辉瑞公司提出异议。2008年商标局裁定认为，“Viagra”是辉瑞公司研制生产的一种专治男性阳痿的药品名称，并作为商标在我国进行了注册。经多年宣传使用，“伟哥”已实际成为与该药品及商标所对应的中文标识，且为社会公众所知晓。裁定威尔曼公司的“伟哥”商标不予注册。之后，威尔曼申请复审未结。

在对“伟哥”商标异议期间，辉瑞公司以“伟哥”是其未注册的驰名商标为由，起诉威尔曼以及其他使用“伟哥”商标者的行为构成侵权。在两审法院均判决败诉的情况下，辉瑞向最高法院申请再审。最高法院与原审法院观点相同③，裁定认为，1998年9月29日《健康报》等7篇报道、珠海出版社出版的《伟哥报告-蓝色精灵Viagra》以及《海口晚报》等26份媒体的报道中“虽然多将‘伟哥’与‘Viagra’相对应，但因上述报道均系媒体所为而非两再审申请人所为”，“辉瑞公司也明确声明‘万艾可’为其正式商品名，并承认其在中国内地未使用过‘伟哥’商标。故媒体在宣传中将‘Viagra’称为‘伟哥’，亦不能确定为反映了两申请再审人当时将‘伟哥’作为商标的真实意思故申请再审人所提供的证据不足以证明‘伟哥’为其未注册商标”。原审法院判决并无不当。④

进退失据的法律困境

这两个案件争议均涉及《商标法》第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形的事实认定。法律规定了三个事实认定要件：“以不正当手段抢先注册”，“他人已经使用”和“有一定影响的商标”。裁决者之间的分歧主要体现在对于“他人已经使用”之事实的认定方面。亦即：未注册商标由于媒体宣传和相关公众的使用和达成的共识与一定的商标或者商品来源形成当然的对应关系，这样的被动使用是否应当认定为与该商标有密切关系人的使用？或言之，第三十一条所言的商标使用，当然指主动使用，但是否应当包括“被动使用”？

从两个案件已经生效的法律文件上分析，多数意见认为，未注册商标的被动使用不能认定为与该商标有密切关系人的使用。基于此认识，故判决抢先注册该商标是正确的，被抢注的商标应当予以维持。如此，则在法律上将与该商标有密切关系的人置于进退失据的困境当中。从此类案件的起因分析，未注册商标被用来指称特定的商品并不是与该商标有密切关系人的初衷，用判决书中的语言就是不是其“真实意思”。所以，与该商标有密切关系人最初并不认同该商标与自己或者自己商品的关系。但是，媒体和相关公众仍然将该商标与其及其商品联系起来。而且，发生了他人主动使用，抢先注册，利用有密切关系人的商誉兜售相同或者类似商品，由此产生或者可能产生市场混淆的情况。在这种情况下，与该商标有密切关系人，退无路可退，由于市场紧逼，消费者普遍认为，凡是用该商标的商品与其有密切联系；进则无路可进，因为他人已经抢先注册，将其申请注册自己使用的前途堵死了。为了防止混淆，唯一的出路就是提出异议、争议和制止他人使用。目前，这样的路，也被法律堵死了。

判决之后，我曾经和参加此类案件审理工作的法官交流过意见。除了重申多数人意见外，他们认为，“申请在先”这是中国商标制度的基本原则，这个原则动摇不得。否则，就破坏了整个商标制度。这是其一。其二，保护注册商标，这是中国商标法的重要原则。未注册商标的保护，则是少数的例外。法院判决“申请在先”人胜诉，就是要督促遵守注册商标制度。其三，即使保护未注册商标，也是要保护那些自己宣传和使用的商标。产生于公众领域的未注册商标被用来指向一定的商品及其来源，与该商标有密切关系人并没有付出任何劳动，如果认定该商标属于他们，则对“申请在先”人不公平。

我的基本意见是，第一，“申请在先”这是一般原则。在处理具体争议的时候，一般原则得让位于特别原则。其道理如同特别法优先于一般法。特别原则优先于一般原则。“诚实信用”是《商标法》中的特别原则，它具体落实在《商标法》第十三条，第十五条，第三十一条和第四十一条当中。明知未注册商标为他人所有，或者在先使用，或者与他人有密切关系，从而抢先注册的，其行为性质都属于违反诚实信用原则，系以不当手段注册。在这些条文列举的情形中，首先要考虑的不是“申请在先”，而是申请在先人的行为是否符合诚实信用原则。否则，虽然其“申请在先”，也应当驳回其注册申请或者撤销其注册，并禁止其使用。

第二，“保护注册商标”也是一般原则。对于商标的保护，中国采用的是行政和司法双轨制。行政保护侧重于商标的申请、分类注册、公告、变更、续展、撤销和注销，以及转让等。在商标行政管理部门的档案系统中注册的商标，可以优先得到保护，这是行政管理的制度特点决定的。商标的司法保护，一方面要维护商标行政管理制度的合法性和稳定性，另一方面则要对行政管理制度进行必要的补充和制衡。如果两种保护的内容完全重合，同质化，则失去了国家设立司法保护制度的必要性。司法保护是对行政保护的必要补充和制衡，所以，法院更多的要考虑商标法的特别原则的适用。对于未注册商标，法院要比商标行政机构给予更多的考虑和保护。除了法有特别规定之外，未注册商标的使用是允许的，也是大量存在的，其实际数量不一定少于注册商标。注册公告中有许多不使用的“死标”。相反，市场中则有不少经过竞争，物竞天择，经过长期使用取得显著性，与一定商品及其来源形成密切关系的但未注册的“活标”。这样的“活标”有待于经过法院认定确权和维权然后纳入商标注册和保护制度当中。

第三，商标的使用当然是指由商品的生产者或销售者自己直接用于商品及其包装装潢，以及有关的交易文件当中，包括与自己商品有关的商业宣传之中，从而建立起商标与商品或者商品来源的密切关系。由于商标的名气和明确的指向性引导消费者购买自己的商品，这是使用商标的主要目的。商标由自己命名或者设计，自己使用和宣传，并且伴随着自己商品销量和销路的逐步扩张从而经过数年积累起一定的名气，这是农耕时代老字号的由来。然而，互联网时代极大地缩短了信息传播和交流的关系，同时也跨越了地理和法律意义上的地域疆界。通过电视和网络的传播，一个信息可以在同一时间立即让全世界的人都知晓。商业寄生于媒体之中，导致媒体支配商业，这样的异化已经被默认为正常的商业现象。由于媒体的力量导致类似于“索爱”或者“伟哥”这样的呼号直接指向一定的商品及其来源，这样的被动使用，是密切关系人不得不接受的事实。如果我们接受商标的作用之一就是引导消费者识别商品来源这个观点，那么，这样的被动使用实际上产生了主动使用的效果，这样的认定，是应当得到公允的。

最后，对于被动使用的未注册商标，与特定的商品及其来源建立起密切的关系，对此结果，有密切关系人并没有付出劳动，如果不允许申请在先人注册，则与该商标有密切关系人则可能去注册，这对申请在先人是不公平的。这样的考虑，不无道理。道理可以是朴素的，但不能过于简单，简单就等于不讲道理，没有道理。朴素的看法是，类似于“索爱”、“伟哥”这样的未注册商标，来自于媒体和相关公众，应当视为“无主”的公共领域的东西。对于“无主”财物，中国社会朴素的价值观念是“路不拾遗”和“拾金不昧”。允许将公共领域的东西据为己有，法院判决显然支持了“路可拾遗”，“拾金而昧”。当然，我们也听到一种观点认为，不能将社会价值观纳入法律范畴导致法律的道德化，他们也就是说，法律不能讲“道德”。那么，我们不妨用“利害”关系来权衡。我们姑且同意，如果不允许申请在先人注册，该商标有密切关系人则有可能去申请注册，这对申请在先人不公平。那么相反，这样就对与该商标有密切关系人公平了吗？允许与该商标有密切关系人注册，只会导致对申请在先人一方面的不公平。但是允许申请在先人注册，则会导致两个方面的不公平。第一个不公平，是相对人之间的相对不公平。在先申请人会利用该商标与他人的密切联系，从事经营活动，搭便车。第二个不公平，是对社会公众的绝对不公平。这样会误导消费者对相同或者类似商品来源的混淆性认识。二比一。为了抢注人的一己利益，伤害了大多数。不知法院最后判决其内心是否经过这样的“利害”关系的衡量和取舍？

一些不成熟的建议

众所周知，中国商标法的是建立在“申请在先”这个一般性的基本原则之上的。“使用在先”，是相对于“申请在先”原则的例外，是特别原则。在无“使用在先”的情况下，“申请在先”取得权利；但如果能够证明使用在先或者有其他在先权利的情况下，“使用在先”取得权利，这是2001年修法之后，中国商标法与国际商标法相接轨所建立起的制度。“使用在先”之传统的含义所指，当然是使用者有使用的“意图”或者“在商业上的实际使用”。

这里讨论的两个案件的原告均是以“在先使用人”的身份主张权利，并要求撤销有关注册商标或者提出禁止他人使用的主张。法院按照主张在先使用者是否有“在先使用的意图”或者“有在商业上实际使用”的传统概念进行审理，其作法并无不当。在查无充分证据表明主张权利人有“使用的意思”或者“实际使用”的情况下，判决原告败诉，似有其道理。但唯其社会效果而言，法院判决并没有到达制止不正当竞争，减少混淆，维护诚实信用的公平竞争次序的目的，这又似与商标法的原理相背离。

怎么办？该两案的判决和裁定公布之后，业界和学界不乏一些很有见地的批评意见。反观这两个案件，解决问题似乎有三个思路，其一，即以相对权利人身份实现撤销或者禁用的目的，根据是《商标法》第十三条第一款，或者第三十一条；其二，即以“有其他不良影响”，足以导致消费者对商品来源产生混淆性认识，撤销不当注册商标或者禁止使用，根据是《商标法》第十条第一款第（八）项；其三，以“索爱”与“索尼爱立信”商标构成近似为由，申请撤销或禁止使用，根据是《商标法》第二十八条。

关于《商标法》第十三条第一款，我们应该注意到法条规定的“不予注册并禁止使用”的是“他人”未在或者已在中国注册的商标的对应翻译。按照这样的规定，主张权利人仍然需要证明，“索尼爱立信”或“索爱”是其在先使用或者注册的“Sony Ericsson”或“Viagra”的对应翻译。证明义务与引用第三十一条相同。另外，主张权利人还要承担比引用第三十一条更多的责任来证明其商标是驰名商标。查公开的生效法律文书，两案的主张权利人都曾依据第十三条的规定提出撤销和禁止使用的理由，但法院最终以证明不足以证明系驰名商标为由驳回其请求。

关于适用《商标法》第十条第一款第（八）项，在“索爱”案中，原告有主张，但被一审法院对于“有其他不良影响”不同于原告的理解而被驳回。将解决思路集中在《商标法》第十条第一款第（八）项，除了法院有不同于当事人的理解外，对于在有相对当事人的案件中，上下级法院之间存在不同的认识。一审法院认为，不良影响属于意识形态范畴，指对于政治制度、政治生活、宗教信仰、风俗习惯的影响。相对当事人之间因商标混淆发生的纠纷不属于此条禁止的不良影响。最高法院的一份通知书认为，商标法第十条、第十一条、第十二条的规定与第四十一条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，在涉及在先权利的注册商标争议中，不应适用于涉及私权利的撤销商标争议案件。⑤

关于《商标法》第二十八条的解决思路，似乎只适宜来讨论“索爱”案。有一种观点认为，法院审判的重点和保护对象应当是“索尼爱立信”，而不是“索爱”。将“索尼爱立信”与“索爱”进行比较，显然，比较容易认定“索爱”是与“索尼爱立信”近似的商标。这样，基于普遍接受的不得使用或者申请注册与他人已经使用或者注册的商标相近似的商标，法院完全有理由作出支持索尼爱立信公司的主张的判决。“事实上，只要证明‘索尼爱立信’商标在先使用并具有一定影响力，商标权人就已经完成了使用证明，获得了禁止他人使用‘索爱’的资格”⑥。这个观点在理论上完全正确，也是解决这类争议的最简便的思路之一。它回避了证明“他人的”这样一个事实证明义务，但遗憾的是，权利人要承担其另外一个义务，证明其在先使用了“索尼爱立信”并产生一定的影响力。从公开的生效法律文件看，索尼爱立信公司在相关的商品上使用的是外文商标“Sony Ericsson”。没有证据表明其使用了对应的中文“索尼爱立信”。即使按照这条思路，法院仍然要扩大解释商标使用的规定。受这个观点的启发，还有一个备选思路是，即主张“索爱”与其注册商标“索尼爱立信”构成近似。经查“索尼爱立信”并没有注册，所以引用第二十八条的规定来处理该案纠纷的事实要件也不充足。

综上所述，法院将解决问题的思路相对集中在《商标法》第三十一条，似有一定道理。适用这一条，不可避免的要审理“他人已经使用的”这样的事实问题。法条的表面意思显然是指“他人所有”，或者“基于自己的意图主动使用”这样的情况。在本案既定的事实前提下，也就是说，法院最后认定主张权利人开始并没有使用涉案争议商标的“意图”，也没有实际使用过的情况如果属实，那么要作出比较有利于主张权利人的决定，都会涉及扩大解释“他人已经使用”这个问题。

我认为，无论商标的主动使用还是被动使用，都会产生一个相同的结果，即商标与特定的商品或者商品来源产生特定的联系。所以，从商标的功能和符号明确指向性的使用效果方面判断，将商标的被动使用也理解为商标的一种使用方式，是值得思考和讨论的。如果就事论事，完全站在一方的立场上而言，我个人的价值取向是站在主张权利人一方的。我认为，涉案商标的被动使用与主张权利人建立起特定的指向性和密切的利害关系，为了防止混淆或者他人利用自己的商誉进行不正当竞争，这就赋予了与该商标有密切利害关系人一种资格，即对于他人的申请和注册提出异议或者争议，包括禁止他人使用。在争议解决案件中，这是一种程序上的权利。在程序上提起异议、争议或者禁止使用，并不以拥有实体上的所有权为前提。

商标系有限资源。法律能够明确商标的权利归属保护商标的所有权固然很好。但此类案件，将争议商标判给在先申请人，显然失当。认为争议商标不是判决给在先申请人就是判给主张权利人，这是主观上的一个非此即彼的误区。我们不能忽视了争议的案由。以“索爱”案为例，索尼爱立信是以刘某注册不当提出的撤销争议。虽然索尼爱立信是以在先权利人身份提出撤销的主张，但是满足索尼爱立信的撤销注册商标的请求，并不一定等于确认索尼爱立信公司于争议商标被撤销后有权去申请注册。同理，在“伟哥”案中，尽管辉瑞公司以民事权利遭到侵犯为由提出了禁止使用的请求，法院满足当事人的诉讼请求也不一定以首先确定辉瑞对“伟哥”有所有权为前提。在此类案件中，法院应当侧重权利平衡和公共利益的考虑，可以将争议申请人或原告确定为与涉案商标“有密切利害关系人”，满足其提出争议或者禁止使用的请求，但不一定确认其对争议商标有所有权。

我们应当注意的是，法院的立场不同于当事人的立场。当事人的立场往往陷于不是你死就是我活。法院应当就个案审理，满足或者驳回当事人的请求。但是法院也不妨站在更高更超脱的立场上考虑相对当事人之外的公共利益的平衡。最高法院的司法政策取向尤其应当如此。假以法院的立场上，一点不成熟的建议是：让凯撒的归凯撒，人民的归人民。为什么这样说？要追求真正的公平和社会正义，类似于“索爱”和“伟哥”这样的来自公共领域的商标就应当让它们继续留在公共领域，而不允许任何人将其注册为自己所有。

以法院的立场，似乎可以这样判定：鉴于这类商标的使用并非被使用人的真实意思，该商标与其商品及其来源形成一定的关系也并非其主动使用并付出劳动所产生的结果，其不能将来自公共领域的商标申请注册，但是考虑该商标与其之间的密切关系，其可以作为利害关系人对其他人提出的注册申请提出异议和争议制止他人的注册，并有权制止他人的不正当使用，防止他人利用该商标与其商品及其来源的密切关系进行不正当竞争或者误导消费者。同样，鉴于这类商标的出现和使用也不是申请在先人的真实意思，对于该商标，申请在先人也没有付出任何劳动。在其明确知道该商标没有注册，但由于相关公众的使用已经明确指向特定的商品及其来源，就想将来自公共领域的该商标通过注册据为己有，使用在相同或者类似商品上，这样的行为是为法所不允许的。凡是这样容易误导消费者产生混淆认识的商标申请、注册和使用都是不正当的，都应当予以禁止。法律规定商标“使用”的本意是指商标附着于商品及其商业流通领域，或者明确指向特定的商品及其来源，与商品及其来源存在密切的关系，并且这样的关系为公众所知悉。商标的被动使用，如果产生了指向特定商品及其来源的实际效果，或者与特定商品及其来源发生密切关系，这样的关系并且为公众所认同，商标被动的使用也应当解释为商标使用的一种形式。