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历史回溯到2002年5月28日，美国联邦最高法院以全体无异议的结果，对专利界瞩目的FESTO一案，由全体法官联席审判对其下级法院——联邦巡回上诉法院的决定做出无效判决，并发回重审。其实FESTO案所涉及的专利并不是技术高深、经济价值十分巨大的技术，以至于有专家评论FESTO一案法律原则的讨论，可以忽略该争讼专利技术本身不计。但我们还是应该知悉该专利的基本情况，以便着手在美国当年的这场专利界瞩目的法律适用原则的争论，将对我国专利法律适用影响的趋势。

据有关材料介绍[1]，FESTO公司拥有依靠磁铁在一个传动系统中移动物体的一个阀门驱动装置的两项专利(US4354125、US3779401)。这两项专利的发明点为磁性无杆式转轴，这种发明的实际商业用途十分广泛，小至缝纫机，大到迪斯尼乐园中的雷霆山遊乐器材都会用得到。此案从麻州联邦地方法院打起，判定被告SMC公司侵权成立，再上诉至联邦巡回上诉法院，三位合议庭法官于1995年12月14日判定维持地方法院对SMC侵权成立的判决。SMC公司不服，第一次上诉至联邦最高法院，原本联邦最高法院也决定受理此案，然而在还未开庭审理之时，因为1997年另一起相似的专利案件审理完毕(Warner-- Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical, Inc. 520 U.S. 17)，故将此案发回下级法院重审，以便遵照Warner-- Jenkinson的要旨重新审查。

联邦巡回上诉法院由此决定从三位法官的合议庭扩大为十二位法官的全体联席审判，并在开庭之前就详列五大问题交由双方律师准备，以应付开庭时的答辩。联邦巡回上诉法院于2000年11月29日做出决定，基于审理此案时所建立起的法律新原则，驳回原先侵权成立的决定，认为依照新原则SMC公司并无侵权事实。FESTO公司不服，再次上诉至联邦最高法院。2001年6月18日联邦最高法院同意受理此案，并于2002年1月8日开庭听取双方的法庭辩论，最终于2002年5月28日作出书面判决。这场耗时10年的专利之争引起美国业内人士以及国际知识产权法律界的关注，特别对理论研究、司法实务产生很大的影响。

纵观美国法院对FESTO案的判决，主要是回答了两个问题：一是在何种情况下会导致适用禁止反悔来限制等同原则的扩张解释；二是一旦导致了禁止反悔的适用，其后果如何。在这个两个原则问题上，美国对专利审判其中重要影响的联邦巡回上诉法院和最高法院两级法院的裁判是不一致的。简言之，联邦巡回上诉法院的多数法官认为：一、只要是为了符合专利法要求所为的权利要求范围限制性修改，都会导致禁止反悔的适用，即使是非基于专利审查员要求的自愿性质的修改或无原因的修改亦同；二、禁止反悔的适用，后果是造成此权利要求特征的全部等同范围完全丧失，也就是说此权利要求特征不享有任何等同范围。联邦最高法院的法官认为：一、只要是为了取得专利权所做的修改限缩了权利要求的范围，都会导致禁止反悔的适用；(Estoppel arises when an amendment is made to secure the patent and the amendment narrows the patents scope.) 二、禁止反悔的适用后果是造成此权利要求特征丧失某些等同范围，丧失范围的大小依据在专利审批时对权利要求范围所做出的限制性修改，即专利申请人为取得专利权放弃了什么。人们概括联邦巡回上诉法院的裁判创设了“绝对排除原则”，改变了美国法院传统在此问题上一贯奉行的“灵活性排除原则”；美国最高法院的裁判否定了联邦巡回上诉法院的“绝对排除原则”，基本上仍旧坚持了传统的“灵活性排除原则”。

然而，美国专利律师界对美国联邦巡回上诉法院对FESTO案件裁判的反对意见，并没有因美国最高法院撤销了该裁判主张“灵活性排除原则”而平息，甚至有的律师还评介美国最高法院的判决“与维持美国联邦巡回上诉法院的判决没有什么两样”，“不仅没有使问题别的更加清楚，反而又给专利诉讼的泥潭添了几分浑水。”客观地说，FESTO案件的处理结果促使美国专利申请人改变了“讨价还价”的神情策略，而趋于更加慎重，尽量避免对专利申请的修改，并且在申请专利之初就尽可能提交保护范围适当等的原审申请文件。这种专利申请转而“慎重”的态度，是很值得根据我国专利制度和实施发展阶段的客观情况而借鉴的。

在我国专利诉讼中，似应也建立这样的原则，对于专利申请人、专利权人在曾经主动或者应审查员的要求，对权利要求或者说明书进行修改或者意见陈述而限制专利权的保护范围的，权利人在专利诉讼中以等同侵权为由主张专利权的保护范围包括通过前述方式放弃技术方案的，法院不应予以支持。对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中为记载的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中以等同侵权为由主张专利权的保护范围包括该技术方案的，法院不予支持。确立这些原则，以及专利法第三次修改后的一些提高专利授权质量新规定的实施，对抑制专利的泡沫现象和垃圾专利的产生会起到重要作用。

在实践中，也出现不当误用夸大FESTO案件影响的情形，扩大“禁止翻悔”与“等同侵权”相互制约一对关系的范畴适用，将对专利申请基于各种原因的修改一律化为另类，将前述的两个原则扩展地适用到“全面覆盖”的对专利权的“相同侵权”或者“字面侵权”中。所谓禁止反悔，是指专利权人在该专利审批过程中，如果为了取得专利，而曾经对权利要求所确定的技术特征范围作出了修改，为了这些修改所作的允诺是禁止反悔的。因此，禁止反悔原则会对专利等同原则可允许专利权作超出保护范围的文意解释设下了限制条件，这些限制自然会在一定程度上限制专利权范围的等同扩大。而美国法院判决中的所谓“灵活排除”或者说“灵活禁止反悔”，指的正是禁止反悔所限制的程度是灵活的，必须看专利权人在审批专利的过程中陈述了什么，以及如此陈述的目的为何，来确定限制程度的大小。（待续）