新产品、新产品概念与创新，涉及新产品方法专利与举证责任倒置把握

---------如何理解专利法第六十一条第一款规定的“新产品”的含义？

 蒋志培博士

专利法第六十一条第一款[1]规定，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。” 这个规定就是所谓专利法明文规定的侵犯方法专利权举证责任倒置的规定。

在民事诉讼中，当事人对自己的诉讼主张或者请求负有举证的责任。民事诉讼法规定的“谁主张谁举证”就是民事诉讼一般举证责任的法律依据。但是在特定的情况下，这种举证责任倒置，即由提出主张的对方当事人就主张的事实承担一定范围的举证责任，专利法第六十一条第一款规定的情形就是一个例子。就发明、实用新型专利来说，一般分为两类，一是产品专利；二为方法专利。当涉嫌侵权的专利为产品专利时，权利人可以以获得的侵权产品作为证据，请求司法救济。但当涉嫌侵权人使用他人方法专利时，由于受空间、时间、安保措施等的限制，权利人很难获得涉嫌侵权人使用他人方法专利的证据。于是法律根据这种情况，设定一定的条件，将使用专利方法的举证责任交由涉嫌侵权人承担。当涉嫌侵权人在权利人完成了一定的举证责任后，必须完成自己应当承担的倒置的举证责任。如果举证不能，就要承担败诉的后果。这对保护权利人、公平合理履行诉讼证据责任具有重要意义。

根据专利法前述该条的规定，举证责任倒置适用的要件包括：1、涉及的专利为制造方法的发明专利；2、该专利方法涉及权利人的新产品；3、涉嫌侵权的产品与该方法专利涉及的产品相同；4、涉嫌侵权的行为人负举证责任；5、举证责任的范围限于行为人产品制造方法与专利方法是否相同或者等同。其中1、2、3项要件适用所需的证据或者条件应当由方法专利的权利人提供或满足，4、5项则涉及涉嫌侵权行为人的举证责任和责任的范围，应当由其提供或者满足。

在涉及方法专利的侵权诉讼中，被控侵权人是否应当承担、在何种条件下承担以及如何承担倒置的举证责任，通常是诉讼争议的热点之一。而这个问题又属于包括若干个子问题的系统中。在这些子问题中，法律界定不清、最为突出的是新产品的界定。

作为企业，其经营的核心应该是产品或者服务。随着市场的发展和企业间竞争的加剧，致使产品的生命周期缩短,更新速度加快，新产品日益成为企业生存、发展的法宝和命脉。企业必须增强产品创新的意识和能力。但何谓新产品？如何创新产品? 不同研究领域具有不同的定义和理解。

在科技开发领域，新产品、新技术一般是指在一定区域或行业范围内具有先进性、新颖性和适用性的民用工业产品、技术。具体说来，新产品是指采用新技术原理、新设计构思研制生产，或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能，并对提高经济效益具有一定作用的产品。新技术是指产品生产过程中采用新的技术原理、新设计构思及新工艺装备等，对提高生产效率、降低生产成本、改善生产环境、提高产品质量以及节能降耗等某一方面较原技术有明显改进，达到实用程度并对提高经济效益具有一定作用的技术。

但在市场营销学领域中，新产品则是个相对的概念，与科技开发中新产品的含义并不完全一致。只要产品整体的任何一个层次出现变化，包括全部或局部的变化，使产品有了新结构、新功能、新性能、增设新的服务项目，能够给消费者带来新利益或服务，就是新商品。在这里，新产品的识别与地理因素、时间因素以及使用对象有关。

又以新药为例，其概念则主要从对新药进行管理的角度出发界定，法律法规对其含义和范畴有比较明确的规定。我国2002年版的《中华人民共和国药品管理法实施条例》规定，“新药，是指未曾在中国境内上市销售的药品”。2005年颁发的《药品注册管理办法》进一步明确规定“新药申请，是指未曾在中国境内上市销售药品的注册申请。已上市药品改变剂型、改变给药途径的，按照新药管理”。这些关于新药和新药管理范畴的法律界定，常常模糊人们对专利法上新产品定义的理解和把握。

与此新产品相关的还有“新产品概念”、“新产品概念开发”、“新产品定义”等等，这已经涉及到新产品本身含义以外的问题，实际上是“概念新产品”，“定义新产品”，将“概念”、“定义”作为动词使用，是指新产品后边的开发流程了，是一个过程、一个时间阶段了。

从经营管理学上讲，新产品概念是新产品开发流程的起始，决定着新产品开发的方向和效率。新产品概念开发被认为是产品创新成功的关键之一，由顾客喜好、主观估计的偏差、新产品数据来源、成本因素、可制造性和开发中的环保问题等要素组成。需要做好生成新产品创意、产品概念评估和比选等一系列的工作。

新产品定义也被经营管理学概括为一个阶段，其涵盖从倾听客户的声音出发，洞察市场需求，了解竞争环境和技术发展趋势，进行有效的产品规划和产品市场营销计划实施等。新产品定义是完整的产品创新流程，即从创意产生，产品概念测试，产品定义，产品研发到产品上市推广中的一个关键阶段。

关于新产品的类型，也有不同的分法，但大同小异。有的分为：新发明的产品、革新产品、改良产品和新牌号产品。还有的分为：全新产品、换代新产品、改进的新产品和仿制新产品等等。总体上说，第一类是指采用新原理、新结构、新技术、新材料、新工艺制成的前所未有的产品；第二类是指在原有产品的基础上，部分采用新技术新材料制成的性能有显著提高的新产品；第三类是指对原有产品在性能、结构、包装或款式等方面作出改进的新产品；第四类是指企业在对国际国内市场上的现有产品进行研究的基础上，仿制或进行部分改进的新产品。分析起来，第一、二类似与发明、实用新型专利有关，第三、四类则涉及商标、外包装潢设计等等更广泛的领域了。

显然，市场经营管理学等领域的新产品的概念与专利法第五十七条第二款所称的新产品的概念不完全一致，前者更宽泛，而后者应当有特定的含义，其涵盖的范围要狭窄得多。前不久，在一起涉及专利方法专利侵权纠纷案件中，双方当事人对该案涉及的方法专利实施所得的产品是否为“新产品”发生争议，各执一词。由于新产品的界定直接涉及专利法第五十七条的适用，受诉法院请求最高法院作出解释。2008年10月最高法院经研究作出答复，认为“专利法第五十七条第二款所称的新产品，是指专利申请日之前在国内外未公开出现过的，与已有产品不相同也不等同的产品。”其要点有四：1、确定新产品的时间点为专利申请日，申请日以前的才够成界定是否为新产品的空间基础；2、确定新产品的空间为国内外，产品新与旧的比对衡量的空间，即包括国内又包括国外；3、确定新产品存在的形态为公开出现，包括市场等各种公开的场合，以及制造、销售、使用等种种形态；4、与已有产品比较既不相同也不等同，这也是对第三点的进一步补充。四个要点规定的情形都具备的情况下，方能认定为专利法意义上的新产品。

根据专利法第六十二条第一款的规定，新产品方法专利侵权案件要由被告提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，这是被告的法定举证义务，应当严格执行。有此规定，是因为是否使用某种方法专利的证据很难提供，原告只要能证明被告生产的新产品与专利产品一样，举证责任就发生倒置，由被告证明其生产的产品的方法不同于原告的方法专利。这其中有专业技术内在的发展演变的逻辑。专利法的该项规定是知识产权举证责任倒置最典型的例子。

过去有观点认为知识产权的举证责任特点，就是举证倒置，其实这是误解。知识产权诉讼的举证责任，也首先是谁主张谁举证的原则；只有在法律明确规定的情况下，才发生举证责任的倒置。即使在适用倒置的举证责任的规定时，举证责任倒置，也并不意味着权利人完全不承担举证责任。方法专利的专利权人也要首先在举证证明自己享有方法专利权，对方当事人制造了相同的产品后，举证责任才能发生倒置，由对方当事人就其使用的方法不同于专利方法承担举证责任。在举证责任倒置的情况下，除被控侵权人承认使用了专利方法外，无论其是否提出反驳，均不能免除其举证责任。  

此外，在公开开庭、公开质证时，对被告称其享有商业秘密的，也要注意依法保护好被告的商业秘密。适用专利法关于新产品方法专利举证责任倒置的规定，一般要把握好以下几个要点：

一是要在原告完成了应负的举证责任之后，才能实行举证责任倒置。专利法第57条第2款虽然规定专利侵权案件涉及新产品方法的发明专利实行举证责任倒置，但并不是说原告可以不负任何举证责任，除了我们在前边提到过的外，原告还要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品，同时还要说明依据自己的专利方法所直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明这两点，或者被告能够举出相反的证据推翻原告的事实主张，被告就不承担提供自己产品制造方法的举证责任。

二是应当将被告提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内，即以足以证明其产品制造方法与原告的专利方法不同为必要，而不是要求被告提供其产品的全部制造方法。

例如，被告只要证明其产品制造方法的个别工艺步骤、化合物的个别组分等，与方法专利的某一必要技术特征不同也不等同，即为完成了举证责任。这样就可以在很大程度上起到保护被告商业秘密的作用。

三是被告根据法定举证责任倒置义务所提供的证明其产品制造方法的证据应当依法进行质证方能作为认定案件事实的根据，不能以所提供的证据涉及商业秘密而拒绝质证。既然要质证，当然也就要将证据提供给对方，否则就无法质证。在司法实践中，有的不让原告接触被告的涉及商业秘密的证据，以致出现被告提供的证据的载体都有瑕疵，使得证据质证与保护被告商业秘密的关系失衡，专利法有关举证责任倒置的规定也因此落空了。当然，为了防止扩散被告的商业秘密，审理中一定要严格依照民事诉讼法和司法解释规定的程序进行质证，并且可以根据具体案件采取相应的防范措施。

最高法院曾经对一起违反专利法关于方法专利举证责任倒置规定的案件，作出了发回重审的裁定，强调了专利法和司法解释有关举证责任的规定必须严格执行，不能以任何理由忽视诉讼程序上的公正，以避免出现错案。一审法院在审理案件中，违反民事诉讼法和专利法的规定不进行开庭质证，就作出一方败诉的判决。败诉方即以一审审判将为经质证的证据作为定案依据和胜诉方未尽到举证责任为理由提出上诉。

经审理，最高法院以一审法院采信未经双方当事人质证的证据，未能保障上诉人获得被上诉人产品生产方法不同于专利方法的有关技术信息的正当诉讼权利，并以未经质证的证据作为委托技术鉴定的依据，违反民事诉讼法关于证据应当经过庭审质证才能作为定案依据的规定，导致一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误为理由，撤销一审判决，发回原审高级法院重审。

最高法院在审判此案时，为了保护一审被告主张的商业秘密，采取了几项措施：一是不公开审理，不但排除了与当事人无关的公众的旁听，对当事人各方的参与庭审旁听的人员也进行了限制。只允许法定代表人和他的两名委托代理人，以及律师必要的记录人员参与诉讼。同时允许各方当事人可以聘请各两名专家证人出庭，对案件涉及的专业技术问题进行说明。二是当庭发出命令，各方当事人不能就庭审所掌握的案件情况特别是对方提供质证的信息，进行披露、扩散和使用等未经授权的行为，否则应当属于故意侵权，应当承担更重的法律责任，甚至承担妨害诉讼的法律责任。三是就诉讼程序的进展，根据具体的诉讼请求逐渐扩大涉及当事人请求商业秘密的质证范围。直至认为，尽管一审法院作了大量工作，但由于违反了民诉法、专利法关于质证和举证责任倒置的规定，导致案件事实不清、证据不足，应当裁定发回重审的结论。

在研究这个案例的同时，我们也研究了美国专利诉讼所遇到的相关的一些问题。美国的专利诉讼高达百分之九十多的最后结果是达成庭外和解，没有多少是让法官最后开庭判决的。其主要的原因之一就是美国专利诉讼结果的不可预见性和高昂的诉讼费用。随着诉讼的进行，很多当事人都选择了庭外和解，认为这是非常理想的解决方式，同时也避免了因为开庭可能会把他们的一些涉及侵权的秘密更进一步地公开。

在保护专利秘密方面，美国法庭除了不公开审理外，法官还可以下达一些命令，如果当事人使用了当庭得到的这些材料，就要承担法律责任。同时还规定了这些资料律师可以复印，可以带回研究，但其所代表公司的法定代表人不能看，当然他们的律师配套制度也很规范。但是如果在最后该案必须开庭判决的时候，所有的证据都要公开，否则就会审不清楚。

那么在这个披露的过程中，也是由外围一层一层逐步向核心的内容渐次披露，如果在披露外围材料的时候，就已能和原告的专利对比做出判断，就没必要再继续披露被告实质核心的内容，关键在于这个度的把握。可以用种种方法控制、把握好这个过程、这个度，但不能因此而排除法律规定的当事人倒置的举证责任。

因此，在涉及新产品制造方法的专利侵权诉讼中，原告要注意自己仍要承担举证责任，切不可以为不用举证而匆忙起诉，使自己在诉讼中处于被动地位；而被告也应当依照法律和对最高法院判例的参考，充分保护自己在诉讼中的合法权益，履行必须的举证义务，以追求各自诉讼的目的。