编者按：这是高级顾问、教授蒋志培博士任最高法院知识产权庭庭长时于2005年左右就专利诉讼法律适用的一次讲座提纲，最初是在法院内部讲的。也涉及到企业对知识产权法律风险的防备，在金融危机蔓延的当今，了解掌握有关知识更具有意义。除有关案件数据有些旧以外，基本是现行的法律规定。此次发表出来供读者参考。

中国知识产权司法保护网

2008年11月27日

关于专利诉讼法律适用的几个问题

最高人民法院审判委员会委员、民三庭庭长蒋志培博士

www.chinaiprlaw.cn

judgejiang@china.com

一、正确把握专利侵权案件的审判思路，统一执法标准；

二、在现有的法律框架下，力争把中止诉讼的专利侵权案件限制在必要的范围内；

三、有关专利诉讼证据的几个问题；

四、关于搞好专利权无效行政案件的审理问题；

五、审理专利案件应当注意的其他问题，等。

六、企业对知识产权法律风险的预防

1985年《中华人民共和国专利法》施行以来，我国专利审判工作已经近二十年历程。

据统计，从1985年至2003年上半年，全国法院共受理一审专利纠纷案件14969件，审结13827件，其中侵犯专利权纠纷占80％以上。自2001年开始，人民法院还依据新修改的专利法，受理了一定数量的申请诉前采取责令停止侵犯专利权行为的案件。

此外，从1993年至2003年10月，北京市高级人民法院和北京市第一中级人民法院还受理了452件专利行政复审和无效宣告请求案件。

为了准确适用专利法和有关法律，正确处理各类专利纠纷案件，最高人民法院适时地制定了一系列重要司法解释，建立和完善了专利审判制度，确立了一些重要的法律适用原则，特别是2001年最高人民法院根据新修改的专利法，制定的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》和《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》等司法解释，构建起了入世后我国专利审判新的运行机制。

一是专利审判任务越来越重，并且遇到了许多新的司法难题。..\2004\一.doc

二是专利审判面临着严峻的国际挑战。..\2004\二.doc

三是国家的战略决策和经济发展、社会进步对专利审判工作提出了新要求。..\2004\三.doc

一、正确把握专利侵权案件的审判思路，统一执法标准

专利侵权案件有其独特的审理方法。侵犯发明和实用新型专利权案件的审理，一般应当遵循这样的思路：第一步要依据专利权利要求的内容确定专利权的保护范围，也就是对权利要求进行解释。为了方便比较，对于内容比较复杂的权利要求，通常可以划分为若干个相对独立的技术特征。

第二步要查明被控侵权客体即被告生产的产品或者使用的方法的相应技术特征。第三步要对确定的专利权的保护范围与被控侵权客体进行比较，做出侵权还是不构成侵权的分析认定。

这三个步骤是一个也不能少的。..\认定流程.ppt

侵犯外观设计专利权的审判思路也是如此，只是要依据表示在图片或者照片上的外观设计专利产品来确定专利权的保护范围。但是，从我们目前掌握的情况看，有的专利侵权案件并没有按照这样的审判思路去进行审理。

存在问题较多的是：有的案件对权利要求没有进行解释，只是简单地抄录权利要求书，专利权的保护范围不明确；

有的案件对被控侵权客体的技术特征没有进行分析认定，缺少被比较的对象；

有的案件把比较的依据搞错了，不是以专利权利要求记载的必要技术特征与被控侵权客体进行比较，而是以原告实际生产的所谓的专利产品与被控侵权客体进行比较；

还有的案件缺乏比较过程，仅凭一个技术鉴定意见就对案件做出侵权或者不构成侵权的认定。

在强调专利侵权案件审判思路的同时，也应当注意执法标准的统一，特别是在专利侵权判断中对等同技术特征、近似外观设计的掌握尺度要趋于统一。

应当说，等同技术特征和近似外观设计的认定都具有一定的主观性，法官在具体认定过程中会有一定的自由裁量权。但是，认定等同技术特征、近似外观设计的基础应当是客观的，法官的自由裁量权要受到这个客观基础的限制。

譬如在判断两个技术特征是否等同时，技术手段、功能、效果就是相应的客观基础，要求三者必须基本相同，而且是否基本相同，还要受到“该领域普通技术人员是否需要经过创造性的劳动就能够联想到”的限制。

该领域的普通技术人员虽然是假想的，但他的水平则是客观的，不是法官任意想象的。对于某些疑难的专业技术问题，还可以通过各种途径寻求本领域的专业技术人员的帮助。

所以，只要我们严格按照法律、司法解释规定的条件和程序办，就能够克服认识上的偏差，最大限度地保持执法标准的统一性，不至于出现相同专利、相同侵权事实在不同法院的判决结果截然相反。

据了解，相同的案件，有的法院判侵权，有的法院判不侵权的情况是存在的，这就有损人民法院的威信和法官的社会形象，社会影响也不好。

为了杜绝和防止这样的情况再出现，要着重从两个方面下工夫：一是要提高从事专利审判的法官的专业水平和职业道德素质。

二是要加强案件审理过程中的协调工作。

二、在现有的法律框架下，力争把中止诉讼的专利侵权案件限制在必要的范围内

目前，有些专利侵权案件的审理周期还很长，四五年甚至七八年结不了案的情况仍然存在。造成这一现象的主要原因，绝大多数都是因为当事人一方向专利复审委员会请求宣告专利权无效导致专利侵权案件中止诉讼所造成的。

缺乏法律稳定性的专利权的侵权案件还不得不中止诉讼

最高人民法院在2001年6月22日发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条至第十一条对专利侵权案件中止诉讼问题作了专门规定，其基本精神就是要求审理法院在对所受理的专利侵权案件决定是否中止诉讼时，要根据现有证据和专利法的规定，对原告的专利权的法律稳定性进行审查，

包括对“三性”和是否符合专利法规定的其他授予专利权的条件进行审查，根据专利权法律稳定性的程度来决定是否中止诉讼，从而把中止诉讼的专利侵权案件限制在必要的范围内，总量上减少中止诉讼案件的数量。

涉及进入行政诉讼程序而尚未审结的宣告专利权无效决定的专利侵权案件，受理法院是否中止诉讼问题

最高法院在今年4月15日就江苏省高级人民法院《关于当宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示》所作的批复中，将这个问题进一步作了澄清：

人民法院在审理侵犯专利权民事案件过程中，当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定，在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的，该侵犯专利权民事案件可以不中止诉讼。但是，根据现有证据材料，受理该侵犯专利权民事案件的人民法院认为继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突的，经当事人书面申请，也可以中止诉讼。

 三、有关证据的几个问题

 对证据的判断和事实的认定问题时专利侵权诉讼的的中心环节

（一）专利侵权涉及新产品方法的发明专利的举证责任倒置问题。

这个问题的焦点又主要集中在如何处理好证据质证与保护被告商业秘密的关系问题上。根据专利法第五十七条第二款规定，这类专利侵权案件就是要由被告提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，这是被告的法定举证义务，应当严格执行。

但是，在执行该项规定时，也要注意依法保护好被告的商业秘密。特别要把握好以下几点：

一是要在原告完成了应负的举证责任之后，才能实行举证责任倒置。专利法第五十七条第二款虽然规定专利侵权案件涉及新产品方法的发明专利实行举证责任倒置，但并不是说原告可以不负任何举证责任，原告首先要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品，同时还要说明依据自己的专利方法所直接获得的产品是一项新产品。

如果原告不能证明这两点，或者被告能够举出相反的证据推翻原告的事实主张，被告就不承担提供自己产品制造方法的举证责任。

二是应当将被告提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内，即以足以证明其产品制造方法与原告的专利方法不同为必要，而不是要求被告提供其产品的全部制造方法。

例如，被告只要证明其产品制造方法的个别工艺步骤、化合物的个别组分等，与方法专利的某一必要技术特征不同也不等同，即为完成了举证责任。这样就可以在很大程度上起到保护被告商业秘密的作用。

三是被告根据法定举证责任倒置义务所提供的证明其产品制造方法的证据应当依法进行质证方能作为认定案件事实的根据，不能以所提供的证据涉及商业秘密而拒绝质证。既然要质证，当然也就要将证据提供给对方，否则就无法质证。

现在，有的法院不让原告接触被告的涉及商业秘密的证据，以致出现被告提供的证据的载体都有瑕疵，使得证据质证与保护被告商业秘密的关系失衡了，专利法有关举证责任倒置的规定也因此落空了。当然，为了防止扩散被告的商业秘密，人民法院一定要严格依照民事诉讼法和本院司法解释规定的程序进行质证，并且可以根据具体案件采取相应的防范措施。

（二）技术鉴定问题。主要是人民法院可以委托什么样的鉴定事项。现在有一点大家已经取得了共识，就是委托鉴定的事项只能是专业技术问题，而不能是法律问题。但是，实践中，大家对什么是专业技术问题，什么是法律问题，在理解上并不一致，以致造成委托鉴定的事项差别很大，社会上议论也很多，说法院的审判权“旁落”了，专业技术人员代替法官判案。

笔者认为，什么是专业技术问题，什么是法律问题，关键是看这个问题是否需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决。像是否落入专利权的保护范围、是否构成侵权等问题，是不需要专业技术人员的专业知识和经验解决的，委托技术鉴定就是文不对题。

但是，如果案件涉及的问题需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决，就应当属于专业技术问题，可以委托技术鉴定。例如，专利侵权案件中所涉及的技术特征之间的技术手段及其功能、效果是否基本相同，本领域的普通技术人员是否不需要创造性的劳动就能够联想到等问题，就是需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决的，如果法官自己不能解决，就可以委托技术鉴定。

而现在有一种观点甚至认为，像上述问题也不能委托鉴定，因为专业技术人员一旦对这些问题作出肯定或者否定的回答，法院就只能作出侵权或者不侵权的判定，实质上是将法律问题委托鉴定，法院委托技术鉴定的事项只能限于鉴定客体的相同或者差异上，其他问题仍应由法官来判断。

笔者觉得不能这样绝对化。技术鉴定不同于检验检测。检验检测可以只就被检对象的相同或者差异情况进行简单罗列，而技术鉴定不能这样。技术鉴定要根据鉴定对象的相同或者差异情况，分析其在技术上的意义，并作出技术上的判断。

事实上，专利侵权诉讼中，法官最需要专业技术人员帮助的是利用其专业知识和经验所作出的技术上的判断，而不是一大堆的技术现象的罗列。当然，专业技术人员所作出的技术上的判断，对于法官认定侵权还是不侵权确实起着关键作用，但不能据此就认为专业技术人员代替法官判案。

鉴定意见是否被采信，判定侵权是否符合法律规定的其他要件等，都掌握在法官手里，不会产生审判权“旁落”问题。需要注意的是，法院委托技术鉴定的专业技术问题，应当是法官不能作出判断的问题，如果法官利用自己对有关技术问题的理解就能作出判断，就无需委托技术鉴定。

（三）专利侵权的诉前证据保全问题。

主要是权利人能否单独申请诉前证据保全。应当说，专利法没有规定专利侵权的诉前证据保全，与著作权法、商标法的有关规定确实不协调。最高法院在2001年6月公布的《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》中，对此作了很大突破，即允许申请人在申请诉前停止侵犯专利权行为的同时，申请证据保全，但对申请人能否单独申请诉前证据保全没有规定。

笔者认为，既然专利法和司法解释已经这么规定了，就应当按照规定办，否则就没有法律依据。当然，在实践中遇到此类问题的高级法院，包括不正当竞争纠纷中能否适用诉前证据保全问题，如果认为确有必要，可以通过报请最高人民法院作出司法解释的途径来解决问题。

四、关于搞好专利权无效行政案件的审理问题

这里主要应当注意两个问题：

一是要正确处理好人民法院依法行使司法审查权与尊重、支持专利行政部门依法行使行政权的关系问题。人民法院依法对专利权无效行政决定进行司法审查，这是专利法赋予人民法院的一项重要司法职能，承担这项审判任务的法院应当依法切实履行好。

四、关于搞好专利权无效行政案件的审理问题

人民法院在对专利权无效行政决定进行合法性审查时，不仅要对作出这项决定的程序是否合法进行审查，也要对其内容是否合法进行审查。但是，人民法院在行使司法审查职能时，同时也要对专利行政部门依法行使行政权给予充分的尊重，支持他们依法行政，特别是涉及到专利权的“三性”判断等实体问题，要给予更多的尊重，一般不轻易通过委托技术鉴定来否定专利行政部门的判断。

人民法院与专利行政部门在某些问题的认识上不一致是正常的，但应当通过加强沟通和研讨来解决。对于一些涉及到法律适用并需要最高法院批复的问题，有关法院要依照规定逐级请示，司法审查标准要统一到最高法院。

二是要积极研究因专利权无效行政案件急增给法院造成巨大压力的应对措施。

从北京高院的统计看，由于专利法规定实用新型和外观设计专利权的无效行政决定也由人民法院进行司法审查，使得专利权无效行政案件成数倍增加，去年受理的一审专利权无效行政案件总数达到194件，比过去历年受理的这类案件的总和还要多。由于地域管辖上的原因，目前有关专利权无效行政案件全部集中在北京市第一中级人民法院作为一审法院，应当说压力很大，处理不好，就会成为整个专利审判工作的瓶颈。

 五、审理专利案件应当注意的其他问题

（一）侵犯专利权的民事责任问题。根据专利法的规定，侵犯专利权的民事责任形式就是停止侵权行为，赔偿损失，这是由专利权的财产权的法律性质所决定的。但是，司法实践中对此掌握得并不统一，有的法院不仅判决侵权人承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，还根据民法通则的有关规定，判决侵权人承担赔礼道歉、消除影响等民事责任。

就日常生活来说，做错了事向他人赔个礼，道个歉是应当的，但是，作为民事责任形式的“赔礼道歉、消除影响”，其适用有其特定的要求，一般应当适用于涉及侵犯他人名誉权、商誉权等场合。专利权是一种财产权，侵犯专利权不涉及上述权利问题。所以，今后在这个问题上要统一起来，对于侵犯专利权不再适用赔礼道歉等民事责任。

（二）对于专利法第四十七条第一款所称的裁定的理解问题。 专利法第四十七条第一款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定”，不具有追溯力。这里所说的“裁定”，应当包括诉前停止侵犯专利权行为、财产保全、证据保全等裁定，但是，申请人仍然要根据法律和司法解释的有关规定承担担保责任。只有当本案的判决也已经执行，有关的担保责任才可以不予追溯。

（三）专利法实施细则第六十五条第三款的执行问题。根据专利法实施细则第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的，需要提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决，否则，专利复审委员会不予受理。

现在社会上对该款规定反映强烈，耽心起诉无门。经过了解，有关行政主管部门制定本款规定的初衷，一是尽量控制此类请求，最好限制提出请求的主体只能是利害关系人；二是认为对冲突的判定不属适用专利法的问题，对是否侵犯著作权、商标权应当按照相应法规、相应程序处理。所以要求提供相关纠纷处理的法律文件。

一般而言，以权利冲突提出无效宣告请求的，无外乎有两种情况：一种是在先权利人以授予的外观设计专利权与自己的在先权利相冲突为由提出无效请求，另一种是不特定的第三人即社会公众以授予的外观设计专利权与他人的在先权利相冲突为由提出无效请求。对于前一种情况，为了提出无效请求取得决定或者判决，在先权利人向法院起诉似乎法律障碍小一些，有的可以通过提起侵权诉讼来解决。但是这增加了当事人的诉累和法院的诉讼量。

对于后一种情况要困难一些，就是不特定的第三人为了实现专利法为他们规定的权利，能否向人民法院提起一个确认权利冲突的民事诉讼。这涉及到民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件的法律适用问题，涉及人民法院的诉累和通过何种方式解决社会纠纷的政策导向问题，最高人民法院还要和有关主管部门和国家有关法律部门进一步协调，要进行调查研究。各地人民法院发现涉及此类起诉的提出情况，要考虑到这个问题出现的背景情况，慎重对待，及时上报最高人民法院民三庭。

（四）专利权权属纠纷的诉讼时效问题。这个问题涉及到重大理论问题和立法问题，要由立法来最终决定。但遇到这类案件应如何处理，这是摆在我们面前的现实问题。

笔者认为，对于专利权权属纠纷的诉讼时效问题，要区别情况来处理。有关专利权权属纠纷，不外乎由两种原因引起的：

一种是侵权引起的权属纠纷，譬如将单位或者他人的技术成果擅自申请了专利。另一种是由于合同引起的权属纠纷，譬如当事人双方签订了技术开发合同，由于一方违约将技术成果申请了专利。

对于前一种情况，应当按照专利司法解释有关持续侵权规定的诉讼时效来处理，也就是说由于侵权而导致的专利权权属纠纷，不受诉讼时效的限制，但当然要受到专利权存续期限的限制。而对于后一种情况，可以根据合同纠纷的诉讼时效来处理。

(五）裁判文书质量的改进问题

   经过这几年裁判文书改革，特别是去年最高人民法院在全国开展优秀知识产权裁判文书评比活动，各有关法院知识产权裁判文书的质量有明显提高，但又出现了一些新的值得注意的现象。

主要是：有的裁判文书臃肿庞杂，重点不突出；有的裁判文书只罗列证据，没有案件事实的归纳；有的裁判文书没有体现专利侵权案件的审判思路，层次不清；还有的裁判文书对判决主文的处理不统一。

笔者还想提出几点具体的改进意见：

一是裁判文书记载举证、质证、认证的过程要精当。举证、质证、认证都要围绕争议焦点问题进行，没有争议的证据，一般不需要记载这个过程，只有那些有争议的关键证据，裁判文书上才需要予以记载，并且要注意简明扼要。

二是裁判文书上一定要有案件事实的完整归纳，不能只是一些事实片断的罗列。

三是专利侵权的裁判文书一定要反映专利侵权案件的审判思路，不能缺少环节，譬如没有被控侵权产品的特征等。

四是在最高法院还没有制定新的裁判文书的统一格式的情况下，笔者的意见还是把判决书的主文部分放在最后。都放在最后，大家习惯了，也能很快地找到主文。有的放在后面，有的放在前面，搞乱了，反而不好找了。

（六）专利不侵权诉讼的性质和管辖

不侵权诉讼的受理和审判

不侵权诉讼的性质

不侵权诉讼的管辖

最高法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司等专利纠纷案件制定管辖案..\确认不侵权诉讼的性质和管辖.doc

六、我国高新企业如何应对这场知识产权竞争和挑战呢？

如何运用知识产权制度这一工具呢？

1、要有这个思想意识和观念，对知识产权战略的作用要有清醒地认识。

我国高新企业如何应对这场
知识产权竞争和挑战呢？

要在市场中生存，一个国内市场，一个国际市场；保护自己的智力劳动和科技成果，另一个是避免侵权，绕过开发、合作、许可使用(交叉许可)、互相制约等。建立知识产权管理制度。要将开发新技术、新领域放在重要地位。分清发明与实用新型专利。

2、要设立法律部，大的要设立知识产权部，有专门人员从事知识产权法律工作。不但是最后维权打假，而是计划设计生产销售等全过程进行监控。

3、员工的保密同业竞争知识产权权利归属等规章制度、合同等的制定问题。跳槽、泄密、权属不清等等问题。当然遵守劳动法，不能过分。 

4、搜寻监控专利、商标、版权、外包装装潢等信息，注册登记情况，不做无谓的开发，随时检索。开发维权等，采取知识产权保护极为重要的信息。不但国内市场，国际市场。感兴趣市场国家地区的相关法律、执法情况。如美国专利法和相关侵权法令，特别是美国关税法337条当关程序，不打无准备之仗。有的企业不知道相关权力技术情况，盲目开发生产，盲目交钱等。

5、净室政策，一项技术的开发，或者作品的完成如计算机软件，保证科研人员不接触他人权利技术，是绝缘的，以便避免侵权。设计生产工序都有完整地记录，证明是清白的或者是无辜的。

6、技术秘密问题，在交易、谈判是要注意，不要落入陷阱。防止经济技术间谍，泄密等等。台湾的案例，在交到手中FBI用摄影机录下全过程。用刑法安全法来惩治。上海的案例人家签合同等为的侵权证据，在海关、在国外司法机关等你。

7、打击盗版侵权一要看自己的权力可靠性；二是取得侵权的必要证据。对利益重大的，要运用行政或者司法手段进行。

8、应对他人索要权利金，以及善意警告，要求索要者明确告知；请专家进行评估分析（文意侵害还是等同侵害后者更复杂，有必要请外国专利律师判断，这个意见书可作为不顾以侵权证据。交涉全部记录要保留日后举证用）；有关外国专利律师分析一次性权力用尽等。不要不理睬，并认定为故意。要由一个程序安排。签约的索赔条款，等等。

我希望没耽误您的时间，谢谢！

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谢谢！