按：这是一位具有多年专利代理经验的专利代理人的来信，他写给最高法院知识产权庭的蒋志培庭长，对当前专利法修改、专利诉讼，特别是不同类的专利侵权行为的认定，结合自己的经验谈了看法。其实这封信全体知识产权法官都值得一读。他期待我国专利审判水平的提升。现摘登他的来信，希望引起读者的重视。各地知识产权法官也可以从中获取收益。

一位专利代理人给法官的一封信：关于专利法立法宗旨及侵犯专利权行为认定的几个问题

上述自我介绍（编辑略）的目的很简单，是想让您感到本代理人是值得您直接帮助与指导的人。

需请教的问题如下：

1、关于专利法的立法宗旨

⑴ 问题的提出：本人注意到，除普通人之外，某些管理知识产权工作的官员、某些法官，均简单地把“保护发明创造专利权”看成是立法目的了。尤其是少数法官，在专利权范围都还没有比较透彻地了解清楚之前，就从“保护发明创造专利权”这一立场出发，对专利权人的利益进行了过度的保护。

⑵ 本人的看法是，“保护发明创造专利权”只是手段，在某个特殊历史时期(即考虑到该时期的某种政策的话)，至多也只是阶段性目的。立法的最终目的是“鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要”。

现行的专利法中，已经删除了1984年版和1992年版中的“全民所有制单位申请的，专利权归该单位持有”的内容，说明我国也在法律上承认了专利权是私权。过度地保护专利权这一私权，必然会造成对公众利益的伤害、特别是对与其有直接利害关系的公众之一(即：所谓侵权者)利益的伤害——即便是在突出强调私有利益、公有经济并不占主导地位的国家中，这种情况也是不允许发生的。本人认为，从一定意义上看，专利法是在承认专利权应当得到保护，但为防止过度保护、而把公平原则贯穿于始终的一部以民富国强为最终目的之法律。所以，为了避免和防止少数掌握了权力的官员与法官用政策性思惟来代替法律思惟(结合考虑不同阶段的政策是可以的，但不能用政策来代替法律)，本人在国知局征求专利法第三次修订的意见时，提出了如下修改建议：

“第一条 为了保护发明创造专利权，正确调整专利权人与公众之间的利益关系，以鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化和创新型国家建设的需要，特制定本法。”

⑶ 虽然在国知局条法司与网友交流时，也强调了公平原则是本次修订的第一原则，但在本人见到的第一条中，却仍然没有用文字把这公平原则体现出来。

提出并向您请教这一问题的目的是，如果本人的认识有错，请不吝赐教；如果基本正确，请用您认为最能够体现公平原则的语言表述，向有关方面进一步呼吁——因为我注意到，在您强调过的专利审判的四项基本原则中，就有“依法适度保护原则”，如果把公平原则用文字体现在立法宗旨的第一条中，过度保护的现象可能更容易杜绝一些。

2、关于外观设计的侵权认定

⑴ 现状分析：本人从一些(既显示公平与公正、更以引导公众“守法”和“用法”为目的而公开的)判决书中、从在某些论坛发表的文章中注意到，在理论上没有准确理解外观设计专利“富有美感”的特有含意、在实务上不能准确地把“设计”与“技术方案”区别开的法官，并不是公众想象和期望的那样少。

究其原因是，① 绝大多数法官都没有工科背景，这些法官也仅仅清楚“我们法官不懂技术”、但并不清楚他们还不懂“工业设计”。而要准确理解外观设计的定义，就应当懂得、那怕是初懂一点何为“工业设计”也好。② 在形状、图案与色彩的外观设计三要素中，除了不通过具体分析就不敢排除的极少数产品(例如个别光学类产品)之外，图案与色彩大多不涉及技术功能和/或技术效果，所以，认定与判断起来还比较容易。对于形状这一要素来讲，就比较困难。因为，绝大多数外观设计专利都是“应用”在具体的有形产品之上的，而与技术功能和/或技术效果相关的形状又都会带来视觉效果——换言之，产品中的“形状”，究竟是实用新型(或发明)所保护的构成技术方案的结构形状、还是外观设计所保护的“富有美感”的视觉形状？并非一目了然。而且，在外观设计专利中，又不像发明与实用新型那样已由申请人自己写出了发明目的与效果，更没有像发明与实用新型那样已由申请人自己清楚地逐一列出了构成技术方案的技术特征——换言之，在外观设计的侵权纠纷案中，专利权人于申请日之后在法庭上指出的“主要设计部位”和主张不进行比对的设计部位，未必就是在其申请日提交的专利申请图片或照片中真正想要突出的部位和真正不想突出的部位——专利权人在起诉某甲时，可能会说A是主要设计部位、而B应当忽略；而在起诉某乙时，可能又会说B是主要设计部位、而A应当忽略——即便是在将来修订后的专利法中，把《外观设计简要说明》作为必要的申请文件了，此问题仍然不可能彻底解决，至少是没有发明与实用新型那样容易判断。③ 了解专利审查的原则与过程，能够帮助人们准确地理解外观设计定义、准确地把“设计”与“技术方案”区别开——而一些法官正好缺少这种了解。

所以，虽然您在许多讲座中，反复讲解过外观设计的相同或相似究竟应当如何认定与判断。但是，由于上述主客观原因的存在，仍然有一些用技术功能性描述来认定外观设计的判决出现，甚至还有以技术功能和/或技术效果来代替视觉效果(或视觉感受)的判决。

⑵ 本人特别结合“工业设计”和专利审查的原则与过程，对外观设计的定义作出释义性说明。内容如下：

《中华人民共和国专利法实施细则》第二条第三款指出，“专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

该条款所说的“设计”，从“富有美感”这个定语中可以清楚看出，它仅仅是指现代意义上的把美学贯穿于始终的工业设计中的那一部分产生“美感”的设计，不包括传统意义上的那种实现技术功能、产生技术效果的涉及“技术结构”的设计。

该条款所说的“新设计”，是与“新的技术方案”并列的两大类“发明创造”之一。对“新的技术方案”，通过发明或者实用新型专利来对其进行保护；而对“新设计”，则是通过外观设计专利来对其进行保护的。十分明显的是，这两大类性质不同发明创造的专利保护范围，不可能、也绝不允许相互替代——这就是为什么对于“同样的发明创造”，会以“禁止重复授权”为理由而不允许实用新型和发明两个专利同时存在，但却允许外观设计专利与这两个专利之一同时存在的原因。

“富有美感”或类似语言，必须在该条款中明确写出，否则，就失去了外观设计作为一个独立的专利保护类别而存在的意义。只是由于“美感”是见仁见智的主观感受，不同地域、不同时代中的各种不同的人，其主观感受均不可能相同。因此，在进行相同或相近似的判断过程中，不谈主观感受，仅仅只关注作用于视觉的通过“形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合”所带来的视觉效果(或视觉感受)。简言之，一切合法的产生视觉效果的设计(简称视觉设计)，均可视为有专利意义的“美感”。显然，该“美感”不仅仅涉及产品的外形轮廓，更包括反应在产品外观之上的能够产生视觉效果的所有形状、图案和由色彩变化所构成的图案——专利权人自己在原始申请文件中明确排除的除外——需注意的是，专利权人在原始申请文件中排除某一设计要素的目的，基本上都是企图用缩小权利范围的办法来避免在后续程序中被“无效”掉，所以，在相同或相近似的认定过程中，对这种性质的排除绝不允许作出扩大权利范围的解释。

该条款中所说的“适于工业应用”，更具有特定的专利意义的含意。①它与发明和实用新型“三性”中的“实用性”含意相同的方面是，特指工业再现性或产业再现性。具体讲就是，适于工业应用的外观设计产品应当是能够重复、批量地生产出来的工业品——目的是排出虽有美感，但由于生产、制作者水平的个体差异，而可能造成视觉效果差别的手工工艺品。②该“适于工业应用”的特有含意是，作用于视觉的设计要“应用”产品之上、或者说要结合在产品设计之中——目的是排出纯粹的美术类作品与商标，以与著作权、商标权等相区别。简言之，该“应用”与产品的技术功能和/或技术效果无关，不能把“适于工业应用”生拉活扯地与产品的技术功能和/或技术效果联系起来。

该条款中所指的“产品的形状”，与该细则第二条第二款在定义实用新型时所指的“产品的形状”是截然不同的两种概念。外观设计产品的形状，仅仅是指为了“富有美感”而设计出的产生视觉效果的形状，它丝毫不涉及技术、功能的内容。实用新型产品的形状仅仅是指为了取得技术功能方面的效果而能构成技术方案的结构性形状，它丝毫不涉及“美感”。在外观设计相同或相近似的认定过程中，必须依法排除由技术功能所唯一限定的特定形状，就是因为该“特定形状”不是外观设计专利的定义所指的形状——如果产品形状在技术功能(和/或技术效果)与视觉效果两方面均是“新的”，那么，通过实用新型(或发明)专利保护其结构形状、通过外观设计专利保护其视觉形状，就可以把这“新的”形状完全保护起来。但是，这两大类性质不同专利的保护范围却没有、也绝不允许重叠或交叉——这就是为什么形状完全一样的同一产品，如果在外观设计专利申请的“简要说明”中写进了要求在技术功能和/或技术效果方面来对其形状进行保护、或者在实用新型(或发明)专利申请的《说明书》中写进了涉及“美感”的目的之后，均会被要求删除的原因。

⑶ 结合设计经验与工业设计知识，本人注意到，在外观设计产品中，大多包括有三类性质不同的设计。现介绍如下：

① 纯粹为了“富有美感”和/或仅体现出“美感”，通过形状、图案和/或色彩的变化而作出的设计。所谓“外观设计的主要内容”、“主要设计部位”、“要部”等，就是指的这类设计。由于这类设计是完全符合外观设计定义的“富有美感”而作用于视觉的设计，所以，这类设计必须进行比对、不能随意忽略掉。那怕某些这类设计在产品视图中所占的面积还相当小(例如：通过色彩变化、凸出或凹下、添加或削减材料等方式在产品外观上设计出的装饰线条)，也应当把它结合到整体观察与综合判断过程中去进行比对。

② 由技术功能和/或技术效果所惟一限定的特定形状的设计。由于此类设计仅仅是传统意义的、为构成技术方案而作出的结构性的技术设计，并非现代意义的、外观设计专利定义的“富有美感”的视觉设计。所以，这类设计应当排除。那怕某些这类设计在产品视图中所占的面积还相当大，那怕某些这类设计在技术功能和/或技术效果方面达到了他人一时无法超越的程度，均仍然应当排除在外观设计专利之外——如果其合法所有者认为该特定形状确实具有新颖性和创造性，也只能在发明或实用新型中去寻求保护。

③ 既“富有美感”、同时又实现了某种技术功能和/或取得了某种技术效果的设计。对于这类设计，只能比对它们“富有美感”(即作用于视觉或产生视觉效果)的视觉设计内容，不能比对技术功能和/或技术效果的技术设计内容，更不能以技术功能和/或技术效果来代替视觉效果。具体一点讲就是：主要或兼顾运用技术设计手段，而在产品外部加工出的各种结构性形状、在产品外部安装的零件、部件和/或配件的形状，不能比对它们的技术内容，只能比对由这些形状中可见的内外轮廓线和/或色块所构成的作用于视觉的平面图案或立体图形。举两个截然相反的例子：a、假如有一个方形(或红色)的按钮开关和一个圆形(或绿色)的按钮开关。在外观设计中，不能因为都是按钮开关而认定它们相同，应当因一个是方形(或红色)、另一个是圆形(或绿色)而认定它们不同。b、假如有两个眼睛看见其形状、色彩、安装位置等均相同的“按钮开关”。一个是按动它之后能够操作机器运行的真正的按钮开关，另一个却是“按钮开关”样式的装饰(可能是通过按动遥控板上的按键等其他方式来远距离操作机器运行的)。从技术功能上看，两者肯定不同，但在外观设计中，必须认定它们相同。

为了能够客观地描述出具体设计部位的差别对于产品的整体视觉效果是否具有显著的影响，为了能够客观地描述出各个设计部位对整体观察与综合判断的不同影响，对于上述、尤其是第③类设计，通常可以(行政程序与司法程序中也常常)借助于主与次、大与小、远与近、凸(凹)与平、显与隐等等既具有证明力、对当事人和公众又均具有说服力的比较概念来进行客观描述。

对于没有工科背景的法官来讲，如何区分与认定上述三类性质不同的设计呢？结合许多法官清楚自己不懂技术，从而比较愿意、也能够认真地听取并分析双方对技术方案介绍的现状，又考虑到外观设计三要素中的判断难点主要在“形状”上、而结构形状这种技术特征又比电学、化学之类的技术特征直观、且容易听懂一些，所以，根据专利法中的“技术方案”与“设计”不能相互替代、也不允许重叠或交叉的特点，本人建议，通过分析具体设计部位的技术功能和/或技术效果，用排除法(反证法)来进行反推、以判断其形状设计究竟是属于上述哪一类。例如：

a、著名的一级方程式赛车(F1赛车)。由于其车身外形是为最大限度地提高速度而根据流线型原理设计的；其远远大于车身宽度的车轮跨距，是为了保证在高速状态下转弯时不容易倾翻而设计的；其完全外露的车轮，是为了便于在比赛期间以最快的速度更换它而设计的，等等。所以，就其形状部分的设计来讲，属于上述第②类由技术功能和/或技术效果所唯一限定的特定形状的设计。因此，即便是该形状在视图中占据了最大面积，仍应当把它排除在外观设计之外(仅能对其中的图案、色块构成图案以及色彩与图案的结合进行比对)。

b、F1赛车样式的电话话筒。由于其形状是在牺牲了某种使用效果情况下设计的(例如：手握话筒时，远没有符合人体工程学原理的话筒那样容易握得稳、手感也没有那样舒服)。这就反证出该话筒的外部形状属于上述第①类纯粹为了“富有美感”而作出的设计，所以，这种F1赛车样式的电话话筒形状，完全应当在外观设计中比对。

c、非比赛专用、为“成功人士”和“发烧友”生产的所谓“跑车”。对于其中既不符合流线型原理、又削弱了其他技术功能或技术效果的形状设计部分，应当比对；对于其中完全符合流线型原理、或者没有削弱其他技术功能或技术效果的形状设计部分，应当排除；在区分出“应当比对”与“应当排除”的两类设计后，对于既“富有美感”、同时又实现了某种技术功能和/或取得了某种技术效果的形状设计部分，借助于主与次、大与小、远与近、显与隐等等比较概念来分析二者的差别对“整体视觉效果”是否“具有显著的影响”。

再举例讲，在对设计分类时，经常会遇到用于工厂车间里的设备(或装置)的外护罩壳形状。究竟应当把它归到哪一类呢？首先我们应当清楚：与(把电话话筒设计成F1赛车形状、把鼠标设计成卡通米老鼠形状等)“富有美感”的设计目的和效果，均远远超过产品外壳的技术结构设计本身(也即削弱了一些技术功能和/或技术效果)的设计相反，所有用在工厂车间的设备(或装置)，只要需加装外护罩壳，第一目的就是要满足技术功能要求和/或取得技术效果，首先考虑的就是技术结构设计。因此，这类外护罩壳的形状不能归到第①类设计中，尤其不能因这类(有时还是最大的)外护罩壳的存在、而忽略其他属于第①类设计的部位——特别是在法官已经明确地指出了产品外罩的技术功能和/或技术效果的情况下，就更没有理由把它归到第①类设计中、更没有理由忽略其他属于第①类设计的部位。从法理和逻辑上讲，如果被告已经指认、而专利权人却没有举出仅只需要一个的“例外”来否定该外护罩壳的形状是“由技术功能和/或技术效果所惟一限定的特定形状”的话，就只能把该外护罩壳的形状归到第②类中去将其忽略掉。退一步讲，如果由于法官个人的主观感受而一时无法确信是否属“惟一限定”。那么，至多也只能把该外护罩壳的形状归到第③类，且只能把该外护罩壳的形状作为设计要素之一，在同时观察图案与色彩这另两个设计要素的情况下，与其他设计部位结合起来进行整体观察与综合判断——特别是在法官也没有举出仅只需要一个的“例外”的情况下，更不能单凭一句“并非惟一”的“断言”，就作出不符合法理与逻辑的认定与判决。

显然，对于用在工厂车间里的设备(或装置)本身、各种生产工具等等，对其形状要素部分的认定原则与方法，也与上述外护罩壳形状的相同。

⑷ 至少在我国现行的专利法中，外观设计是没有基础专利和从属专利之分的。也就是说，只要一般消费者不会把两者弄混淆、不会把被控侵权产品误认为是专利产品，即便两者之间有为数不少的相似、乃至相同的设计部位，也不构成专利意义上的相似。

⑸ 在上述释义性说明、实务方面的建议中，仍然是把您在各种讲座中的教导作为重要依据的。只是由于法官必须严格执行的是，以贵院名义正式作出的司法解释或通知，所以，如果上述说明与建议基本正确，请参考它们后，通过贵院认为最适当的形式、正式向各地法官宣讲，以最大限定地减少外观设计审理中的误判；如果有错，仍请不吝赐教。

3、关于发明和实用新型侵权纠纷案的审理效率问题

⑴ 一个实用新型侵权纠纷案审理过程简介：本人作为被控侵权一方的代理人，参与了该案的诉讼。在涉及到技术方案的法庭调查之前，审判长诚恳而歉虚地说：“我们法官不懂技术，希望双方对照附图，尽可能地把各个技术特征陈述清楚一些”。……轮到本人陈述时，我首先指出了被控侵权产品中缺少的几个必要技术特征，然后，简单地反驳了几句原告方的指控。谁知，在法官对照作为证据保全的被控侵权产品时，原告方的一个根本不懂技术的代理人，居然指到好几处不同的技术特征部分说这些都是“等同替换”；法官也想了解是否真是“等同替换”。此时，本人就对照权利要求书及其附图，一方面指给审判长和承办法官看，另一方面明确地告诉该代理人：只要被控侵权产品中缺少独立权利要求中记载的那个能够旋转360°的调节底座这一必要技术特征、而又不降低产品性能，别说是“等同替换”，其余部分就是全部抄了原告的，也不构成侵权……。由于原告方的胡乱指控，把按照现行调查顺序来审理案件法官也弄得有点不清楚了。所幸的是，法官仍然听清楚了被控侵权产品缺少几个必要技术特征这种陈述，于是，在起草判决书之前，就又不得不邀请本代理人去，再次向承办法官介绍缺少的是哪几个必要技术特征。

⑵ 建议：在审理发明和实用新型侵权纠纷案过程中，在对技术方案进行法庭调查时，第一步仅按照独立权利要求中的必要技术特征数量，来对被控侵权产品中的技术特征的数量进行统计，不必急于分析技术方案是否是完全覆盖、对应的技术特征之间是否是等同替换。

当确认被控侵权产品中缺少必要技术特征(那怕只是一个)、且并未因这种“缺少”而降低技术性能或效果之后，就可停止法庭调查，以提高审理效率，节约司法资源。

只有当确认被控侵权产品技术特征的数量等于或者多于必要技术特征之后，再才按照现行调查顺序进行下去。

⑶ 上述建议是否可行，请您斟酌、并斧正。

4、关于“仿制意图”的问题

⑴ 本人从一些公开的判决书中，多次看到“仿制意图明显”或“有仿制意图”的语言。似乎“仿制意图”可以成为推断出侵权结论、或最终确认侵权的理由。

⑵ 本人的看法是，“仿制”本身并无褒贬之意。在许多情况下，“仿制”与褒义的“借鉴”一样，还是学习、消化、吸收、乃至提高的必要过程。专利法第一条中的“有利于发明创造的推广应用”、技术方案要求“充分公开”，均包含有允许、乃至提倡合法仿制(即：借鉴)之意。

法官们清楚：即便在事实上没有仿制、而是真正独立完成的技术方案或设计，但只要与合法有效的专利相冲突，在没有得到专利权人许可而又实施了的情况下，照样应当认定为侵权事实成立。因为，我国与世界各国一样，对专利侵权的认定，采用的归责原则是“严格责任原则”。也就是侵权与否，与是否存在“仿制”无关。因此，对确实“仿制”了的，就要具体分析。首先要区分被仿制的对象是否是合法有效的专利。如果不是，百分之百仿制也是合法的——只要实践证明这类被仿制对象是先进的，有时还要鼓励没有经验的初学者首先通过百分之百的仿制来进行学习，以积累经验，进而消化、吸收、乃至提高。如果“仿制”对象是合法有效的专利，则还需要进行客观的侵权认定，侵权结论只能通过合理合法的客观对比和符合逻辑的客观分析之后才能作出。例如：在认定相对困难一些的外观设计中，首先要区分在“有仿制的意图”的设计中，是否存在能使一般消费者区别得开的别样美感(即：不同视觉效果)。至少在我国现行的专利法中，由于外观设计没有“基础专利”与“从属专利”的规定，所以，对于“仿制意图明显”、但却具有能使一般消费者区别得开的别样美感的设计来讲，仍然不构成侵权。而对于要作出侵权认定结论的，也“还应当先用文字对所涉及外观设计的主要内容进行客观的描述”，以向当事人和公众证明这种认定是在真正进行了“整体观察和综合判断”之后作出的。总之，侵权结论是依法作出的，仿制、特别主观性很强的“仿制意图”不能成为推断出侵权结论、或最终确认侵权的理由。

⑶ 上述看法是否正确，仍请斧正。

希望您能得到您的直接指导，谢谢!

此 致

敬 礼

祝您 身体健康

愿 我国专利水平尽早地赶上世界先进水平

专利代理人：袁庆民

2008年3月24日