——从新旧审查指南的比较说起①

重复授权从申请人的角度划分为两类，一类是申请人相同，另一类是申请人不同。对于申请人不同的同样的发明创造，专利法已设置了严密的体系，新审查指南也未作出根本性的修订，本文不做探讨。但对申请人相同的同样的发明创造，尤其是申请日不同的情况下新审查指南作出了重大变动。本文拟通过比较新旧审查指南的规定，以图揭示出这种变化。

一、旧审查指南的规定的解决之道

在审查授权程序中，旧审查指南规定，申请人相同而申请日不同的同样的发明创造，不管另一申请是否已授予专利权，申请人可以对两个同样的发明创造作出选择，即可以选择先申请的专利，也可以选择后申请的专利。此规定切合了专利法的抵触申请的规定，因为抵触申请限于他人提出的专利申请。因此此规定与专利法的规定是一致的。

在无效程序中，旧审查指南规定，任何人认为某项专利权与申请在先的另一专利权属同样的发明创造而不符合实施细则第十三条第一款的规定的，可以请求专利复审委员会宣告该项专利权无效。因此根据该规定，不管是专利复审委员会还是司法界，对于申请人相同而申请日在后的同样的发明创造，都认为申请人没有选择的自由——通过选择放弃先申请的专利权，以维持在后申请的专利权。

如在北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第433号行政判决书中记载：专利复审委员会辩称：同样的发明创造只能被授予一项专利权。如果申请日不同，申请日在先的专利效力优于申请日在后的专利。法院同样认为：虽然同为一个申请人，但并非同一天，申请日在先的效力优于申请日在后的效力，由于选择权在权利人且限于同样的发明创造于同一申请日提出。因此对于在后申请的外观设计当权利人未表示放弃时，权利相对人或社会公众可以通过宣告在后外观设计专利权无效的方式，依照相关法律规定请求宣告其无效。

从该案例看出，申请人相同而申请日不同的同样的发明创造，专利权人没有选择的自由，在先申请的专利权的效力优于在后申请的专利权的效力，在后申请的专利权应该被宣告无效。

二、新审查指南规定的解决之道

在新审查指南中，虽在审查授权程序中基本没有变化，但在无效程序中却发生重大变化：专利权人可以选择，通过选择放弃先申请的专利权，以维持在后申请的专利权。具体规定详见新审查指南第四部分第七章第2节。②

笔者认为新审查指南，在无效程序中也赋予专利权人选择的权利，是保证审查指南前后协调一致的需要，因为审查指南没有理由在审查授权程序和无效程序中采取不同的处理方式。

但对于申请人相同而申请日不同的专利申请，若在后申请专利是在在先申请的专利已经公告授权后提出的，因在先申请因公告授权而公开，所以在后申请不应通过选择放弃在先申请而得以维持，因为这不符合新颖性的要求，在旧审查指南第四部分第六章第3.2节规定了此类情形另行处理的方式③，但新审查指南却并未作出此类限制，似有不妥。

另外笔者注意到，在申请人选择放弃专利权时，新审查指南规定:专利权人欲通过放弃另一项专利权的方式来维持该项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交自申请日起放弃另一项专利权的书面声明。自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在。旧审查指南规定仅在授权程序中规定申请人选择放弃其已经授予的专利权的，由专利局予以登记和公告，公告上注明前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃。因此新旧审查指南在放弃专利的效力上存在区别，旧审查指南规定专利的放弃自后一专利的生效日放弃，在先申请的专利权存续一定的期限。这样势必导致同样的发明创造有两项专利权处于有效状态。而新审查指南规定放弃的专利权自申请日放弃，该专利权自始不存在。笔者认为新审查指南的规定，更符合新审查指南第二部分第三章第六节定义的禁止重复授权的概念——同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在。况且如果不从申请日起放弃，则极易发生权利冲突，也有损社会公共利益，因为这将无疑会延长专利权的保护期限。

综合以上，新审查指南对申请人相同而申请日不同的同样的发明创造的处理方式，更符合专利法的本意，是对专利法更进一步的正确解释。

作者：张建良

上海四维律师事务所昆山分所

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①新审查指南指2006年版审查指南，旧审查指南指2001年版审查指南。

②  任何人认为属于同一专利权人的具有相同或者不同申请日的两项专利权不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的，可以请求专利复审委员会宣告其中一项专利权无效。

在这种情况下，专利权人欲通过放弃另一项专利权的方式来维持该项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交自申请日起放弃另一项专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告。自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在。在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会应当维持该项专利权有效。

专利权人欲放弃被请求宣告无效的专利的，应当向专利复审委员会提交自申请日起放弃该项专利权的书面声明，专利复审委员会根据当事人处置原则终止该无效宣告程序，并向双方当事人发出结案通知书，由专利局予以登记和公告。

专利权人未进行选择的，专利复审委员会应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。

③  请求宣告发明或者实用新型专利权无效的，如果申请在先的专利权经公开已构成现有技术或者属于他人申请在先公布在后的专利，专利复审委员会可以依据专利法第二十二条第二款、第九条或者第二十三条的有关规定进行审查。

    请求宣告外观设计专利权无效的，如果申请在先的专利权已经公开或者属于他人申请在先公布在后的专利，专利复审委员会可以依据专利法第二十三条或者第九条的有关规定进行审查。