岳利浩

2006年版《审查指南》规定：在审查过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出两份申请，并且这两份申请均符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行选择。申请人选择放弃已经授予的专利权的，“前一专利权自申请日起予以放弃”。①这与2001年版《审查指南》中“前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃”的规定有很大不同。②根据国家知识产权局的解释，这样修订的好处是防止保护期的延长。③诚然，根据原《审查指南》的规定，由于专利申请人享有为期1年的优先权，经二次授权后专利保护期可能会超过20年，对社会公众不公平。但是采用这种方式来避免保护期延长却是弊大于利。

一、现行规定不符合《专利法》的立法本意

2006年《审查指南》如此修改虽然避免了专利保护期超过20年的问题，而且与日本、韩国等国规定放弃专利申请或专利权自申请日起无效的规定基本一致。但是应当注意，日韩两国实行的都是绝对的先申请原则，即不允许同时就同一发明创造享有发明专利和实用新型两种权利，即使是同一申请人就相同的发明创造提出申请也适用严格的先申请原则。④而我国《专利法》实行的是相对的先申请原则。《专利法》第9条规定：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。把“同一申请人”排除在先申请原则之外。这一规定与《专利法》第22条第2款的规定相呼应：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。也就是说，在我国可以破坏新颖性的抵触申请仅限于“他人”，申请人本人被明确排除在外。这种立法设计与日韩等国明显不同，体现出立法者本意是允许为相同的发明创造进行二次授权⑤。这种立法意图较好地体现在2001年《审查指南》中，即允许同一申请人在实用新型专利权和发明专利权之间进行选择性授权，并对前后两项专利权予以衔接，使权利得以延续。与日韩等国的规定比较起来，笔者认为在我国现行《专利法》允许对同一申请人二次授权的前提下，我国的规定更显合理，也充分体现出我国的立法特色。

然而，2006年《审查指南》修改后，使对前一专利权的放弃必须自申请日起，实际上已经采用了绝对先申请原则，使二次授权失去原有的意义，不符合现行《专利法》的立法本意，也失去了我国的立法特色。

二、现行规定使相当数量的实用新型专利侵权诉讼陷入困境

按照2001年《审查指南》的规定，前一专利权自后一专利授权之日起无效，即使实用新型专利因放弃而无效，由于在放弃之前专利权仍然有效，因此侵权人应当对自己在专利权有效期间的侵权行为承担法律责任。也就是说，在实用新型专利有效期内提起的侵权诉讼，一旦判决侵权成立，仍应当被执行。

但是2006年《审查指南》使这种情况发生了变化。笔者举一个典型案子以便于理解，并假设涉案实用新型专利权始终保持稳定。根据我国现行《专利法》，实用新型与发明可以同时或先后提出申请，实践中，创新程度较高的发明创造往往会选择双重申请。由于实用新型专利不需要经过实质审查，获得授权的时间比较短，平均9个月可以得到授权。而发明专利在提出申请后经过18个月才进行公告，随后经过实质审查予以授权，获得授权的平均期限为3年。在发明专利获得授权之前的选择放弃程序中，申请人一般会选择放弃实用新型专利，而获得发明专利的授权。此时，实用新型专利权的有效期只有不到3年时间。

申请人获得实用新型专利权后发现有人侵权，可以向法院提起专利侵权诉讼。民事诉讼法规定一审的审限为6个月，二审为3个月，再加上案卷周转时间，一个案件拿到终审判决书大约需要1年。一般情况下，被控侵权人在侵权诉讼中会在答辩期内向专利复审委员会提起了宣告专利权无效的请求，同时向侵权诉讼受理法院提出中止诉讼申请，法院一般会准许。在无效宣告程序和随后的行政诉讼程序中，专利复审委做出无效决定的平均期限为9个月，行政诉讼一审审限6个月，二审3个月，加上案卷周转时间，走完整个程序大约需要2年。与前述侵权诉讼的审理时间相加，差不多也是3年。

不言而喻，当专利权人拿着侵权诉讼的判决书向法院申请强制执行时，正是发明专利申请需要选择性授权之时。申请人只好放弃实用新型专利，选择发明专利。根据现行《审查指南》的规定，放弃专利自申请日起无效，此时生效判决立刻失去了权利基础。被执行人自然会向法院提出执行终止的申请。一连串的官司下来，专利权人可能只得到一份没有来得及执行的判决书。⑥得不到法律保护的权利对公众没有吸引力，《审查指南》的规定也许会从根本上动摇我国的实用新型专利制度。

三、现行规定不符合专利法鼓励发明创造的立法宗旨

如果一项实用新型专利不具备专利授权的条件，出现这种情况也许不会引起我们的重视。但是在上述案件中，即使通过行政诉讼的结果以及发明专利得到授权的情况均表明该发明创造是具备新颖性、创造性和实用性时，专利权人依然得不到保护，而且，越是选择双重申请的创新程度较高的发明创造就越容易受到影响，更加凸显了《审查指南》现行规定的不合理。《专利法》一项重要的立法宗旨是保护发明创造专利权，鼓励发明创造，促进科学技术进步和创新，现行规定只会使侵权人有恃无恐，在侵权过程中更加肆无忌惮，这样的规定显然是违背《专利法》立法宗旨的。

四、结论和建议

鉴于以上分析，笔者认为2006年《审查指南》对选择性授权中“前一专利权自申请日起予以放弃”的规定不合理，且违背立法本意，建议修改为仍采取2001年《审查指南》的表述，即“前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃”。为了防止专利保护期超过20年，只需加上一句“专利保护期自先申请之日起计算”即可。⑦

（作者单位：广东省高级人民法院知识产权审判庭）

注释：

①参见2006年《审查指南》第二部分第三章第6.2.2节“对一件专利申请和一项专利权的处理”。原文：在对一份申请进行审查的过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权，并且尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行选择．．．．．．申请人选择放弃其已经授予的专利权的，应当在答复审查通知书的同时附交一份放弃其专利权的书面声明。此时，对那份符合授权条件、尚未授权的专利申请，应当发出授权通知书，并将此份放弃专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明前一专利权自申请日起予以放弃。

②参见2001年《审查指南》第二部分第三章第6.2.2节“对一份申请和一项专利权的处理”。内容大部分与2006年《审查指南》无异，最后一句为：公告上注明前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃。

③参阅国家知识产权局审查业务管理部编《审查指南修订导读2006》，知识产权出版社，2006年12月第二版，第158页。

④日本韩国对发明和实用新型均单独立法。韩国允许双重申请，其范围限于原申请的范围，但是不允许双重授权，申请人在授权阶段必须放弃其中一个权利。日本虽然规定发明专利申请与实用新型申请之间可以相互转换，但是在后申请提出之时，在先的申请视为撤回。两国均实行绝对的先申请原则的有关内容可参阅《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》，国家知识产权局条法局编，知识产权出版社，2006年4月第1版，第16－18页、第38－42页。

⑤“二次授权”是指有两次授权行为，但只存在一项专利权。“重复授权”是指有两次或两次以上授权行为，同时存在两项或两项以上专利权。两者有不同的法律含义，而后者是《专利法》明确禁止的。

⑥如果专利权人比较幸运，判决书在选择性授权之前已经执行完毕。根据《专利法》第47条的精神，专利权无效对已执行的判决不具有追溯力，专利权人已得到的赔偿可不予返还。

⑦但也有观点认为现行专利法第42条规定专利权的期限自申请日起计算，该申请日应理解为该专利权所对应的申请日。在修改专利法之前，不宜作这样的规定。