北京市岳成律师事务所知识产权部律师　任虎成

思考之二： 专利无效案件的证明标准问题

2003年10月，美国联邦贸易委员会提出报告，对美国专利政策进行了重新审视。报告认为，专利审查的单方性质，专利局承担的举证责任和有限的审查能力导致现行的专利审查制度产生一系列有利于专利申请人的推定或者规则。例如：在专利申请的审查过程中，专利局采取的就是一种“证据优势”规则，但在专利无效程序中，却采取“清楚和有说服力”的规则，两个“有利”叠加在一起，造成了一种失衡的局面。对此，报告给出的建议是：1、通过立法，在美国专利与商标局建立一种新的专利授权之后的复审和异议程序；2、通过立法，在涉及专利权有效性的审判中采用等级较低的证据认定规则，即“优势证据”规则。1需要指出的是，美国联邦贸易委员会报告中所指的“专利”是发明专利。对于实用新型专利来说，由于实用新型专利在授权时并不进行实质审查，申请人在其专利申请文件中只是进行“自我证明”、“自圆其说”。这时适用的证明标准甚至连“优势证据规则”都谈不上，完全是申请人的“一面之词”。而在实用新型专利无效程序中，这种“一面之词”的证据却是被直接采信的。例如：在纱管绒案中，复审委、一审和二审法院在认定本专利权利要求1的新颖性和创造性时，都是以说明书的背景技术为参照的，即权利要求1将“端头为钩状”、倾角为45－60°的毛丛“改进”为“毛丛为直毛状”、倾角为30-45°。这就等于没有经过任何审查和质证程序即采信了专利权人提供的证据，而这些证据只不过是一些言辞证据而已。

优势证据规则又被称为“盖然性占优势的证明规则”。即当证据显示待证事实存在的可能性明显大于不存在的可能性，法官可据此进行合理判断以排除疑问，在已达到能确信其存在的程度时，即使还不能完全排除存在相反的可能性，但也可以根据已有证据认定这一待证事实存在的结论。笔者认为，美国联邦贸易委员会的建议是恰当的。因为，对发明专利申请来说，任何一个专利局的检索和实质审查结果都不是绝对的，即作出授权决定的依据都具有相对性。因此，在无效程序中就应当适用证明标准较低的“优势证据”规则，而不应当适用其他证明标准较高的证据规则，否则，对请求人乃至公众就是不公平的。至于没有经过实质审查即授权的实用新型专利就更是如此，在无效程序中更不应当适用比优势证据规则证明标准更高的证明规则。

思考之三：审判人员的技术素养问题

专利技术的新颖性和创造性特点，决定了在专利无效案件中始终都是“外行”审判“内行”，即审判人员所要审理的技术问题永远都是自己不了解、不熟悉的。那么，如何在有限的审理期限内，把握涉案技术问题的实质和关键并作出正确裁判，需要审判人员具有一定的技术素养。这种技术素养并不以具有理工科教育背景为已足，更为重要的是要有技术头脑，能够用技术的逻辑思考和认识事物。例如：在纱管绒案中，当看到证据1与本专利描述的都是纱管绒技术、而证据1的作者刘福盛和本专利的专利权人都属于长毛绒厂这些信息，就应当想到本专利描述的技术很可能与证据1公开的技术具有某种内在的关联；在将两个文献进行比较之后，就应当发现本专利申请文件与证据1内容存在的诸多不同之处，并进而产生“这些不同之处的意义何在？”的疑问；在阅读了请求书或听取了请求人的陈述之后，就应当对背景技术是否是杜撰的、“直毛状”是否是已有技术特征、本专利对倾角的限定能否产生预料不到的技术效果，以及本专利的技术效果与证据1中的技术效果之间的关系等问题作出符合实际的判断。在审查方法上，就不应当只是简单地进行“按图索骥”、“对号入座”式的对比，而应当以证据所公开的实质技术内容与本专利进行对比；在刘希田提出证据1从实质上公开了“直毛状”的主张时，就应当对证据1中毛丛的形状作出认定，以判断“直毛状”是否是现有技术特征，而不是不予理睬；当刘希田提出本专利的背景技术是杜撰的主张时，首先应当想到的问题是刘希田有什么资格这样说？当刘希田说出自己是纱管绒研制小组成员之一的身份时，就应当意识到其主张的可信度是较高的，这时虽然碍于刘希田的请求人身份还不能直接采信其主张，但至少不能再以该背景技术作为判断本专利技术方案新颖性和创造性的参照了。再如：复审委和一审法院认为证据1中的“很顺利”只是对退绕效果的一种修饰词语，并无具体技术指标，因此本专利的“干条异位分离退绕达100％”的技术效果优于“很顺利”。其实，这是一种误解。在手工操作状态下，须条是用后匝压前匝的方式缠绕在纱管上的，退绕时在退绕力的拉动下自然可以“很顺利”地与纱管分离。在自动生头时，就抓取而言割绒后的直立毛丛完全能够满足抓取的需要。因为抓取之前，须条不但与毛丛处于接触状态，而且是被压掌叶压在毛丛上的。但在退绕时，直立的毛丛与退绕力的方向不一致，因而会产生拉毛现象，解决的办法就是使毛丛“统一朝一个方向倾倒一定的角度”，以便使毛丛的倾倒方向与退绕力的方向一致。明白了毛丛倾倒的真正原因，也就明白了“很顺利”与“干条异位分离退绕达100％”实际上是一回事。由此可见，证据1毛丛“统一朝一个方向倾倒一定的角度”和退绕“很顺利”都是在特定情形下使用的，不能仅从字面去理解，而应当透过现象看本质。

思考之四：专利申请人的诚实信用义务

诚实信用原则是市场经济活动的一项基本道德准则，同时又是现代法治社会的一项基本法律原则。诚信原则要求社会活动主体主观上必须具有诚实、守信、善意的心理状况，在从事社会经济活动中，不仅应当忠于事实真相，不得欺骗他人，损人利己，而且应当依照善意的方式行使权利和履行义务，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自身的利益，不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务。

根据契约理论，专利权是专利申请人与其他社会公众达成的一个契约，即专利申请人向社会公开自己的发明，公众则给予专利申请人在一定期限内实施其技术的垄断权。因此，诚实、善意就是专利申请人的当然义务。美国专利法施行细则第一部分第56条明确规定，与专利申请的提交和审查程序有关的任何个人，在美国专利商标局都负有诚实（candor）和善意（good faith）的义务，该义务包括向专利商标局披露其知晓的对该发明专利性有重要影响的全部信息。2大多数国家的专利法中之所以没有直接规定专利申请人的诚实信用义务，是因为这是题中应有之义，是不言自明的。

专利申请人的诚实信用义务除了必须具备合法的申请资格之外，主要是承担信息披露义务。“说明书必须就申请人所知，写明对发明的理解、检索和审查有用的背景技术。” “说明书必须包括有助于发明所属技术领域的普通专业人员理解、检索和审查申请专利的发明的一切情报。” 3但问题是，如果专利权人违反诚实信用原则，在申请专利时存在不当行为时应当承担何种责任？笔者认为，应当将违反信息披露义务作为专利权无效的理由之一。即只要有证据表明专利权人在申请专利时，没有如实披露其所知或应当知晓的重要背景技术信息，就可以直接宣告其专利权无效。因为“不当即违法”，所有不当行为主观上都有恶意，都存在“欺诈”。因此，以违反信息披露义务直接宣告其专利权无效是合情合理的。美国最高法院已在the li second family limited partaership v. toshiba,inc.(2000)案中确立这一无效理由。4在操作层面上，只要请求人能够证明专利权人在申请专利时存在虚伪陈述重要事实、未揭露重要事实或提供错误的重要信息等行为，即可宣告其专利权无效。例如：在纱管绒案中，仅凭长毛绒厂在其专利申请文件中只字不提证据1这一点，即可宣告其专利权无效。因为，刘福盛作为该厂技术副厂长在先发表证据1的事实对长毛绒厂来说不可能不知道，只字不提就是有意隐瞒。至于长毛绒厂在申请文件中杜撰背景技术、将现有技术特征作为区别技术特征等问题，也都属于违反诚实信用原则的行为，都应当成为宣告其专利权无效的理由。

思考之五：专利无效纠纷的性质

专利无效纠纷是无效宣告请求人与专利权人之间就系争专利权是否符合法定授权条件产生的纠纷。从本质上讲，专利无效纠纷属于民事纠纷。尽管请求人可以是任何人并且不局限于与专利权人存在利害关系的人，但双方都属于平等主体则是不争的事实，这一点决定了专利无效纠纷的民事纠纷性质。但是，由于专利无效纠纷的技术性，世界各国普遍采取首先由专利局或者专利局附设的专利复审机关负责审理此类纠纷。由于专利局或者专利复审机关的行政机关性质，又有对其作出的审查决定进行司法审查的必要。这样，本来属于民事纠纷的专利无效纠纷，最终演变为行政诉讼。演变的结果是本来居中审查的专利局或复审委，在行政诉讼过程中不得不坐在被告席上，站在其中一方当事人的立场上参与诉讼，成为一方当事人的代言人，而这一方当事人则退居第三人位置，在诉讼中变成复审委的附庸（与此相同的还有注册商标撤销纠纷审理程序）。在我国，这种制度安排的危害，一是国家行政和司法资源的浪费。在诉讼制度上，我国实行两审终审制。但在处理专利无效纠纷时事实上却是三审终审。这无疑造成了国家行政和司法资源的浪费，还造成这类案件审理周期普遍较长的局面，同时也增加了当事人的诉累；二是诉讼平衡被打破。复审委是专业技术机构，其审查员拥有的“专家”身份和地位，导致其关于技术问题的观点和意见成为法院审理案件时不敢小觑的内容。这就不可避免地打破了请求人与专利权人之间诉讼地位的平衡。这对另一方当事人显然是不公平的。在纱管绒案中，由于长毛绒厂破产、联系不便，长毛绒厂在无效程序中缺席；在一审和二审程序中，长毛绒厂虽然有代表到庭，但因其不熟悉案情无法实际地参与诉讼，整个诉讼实际上是在刘希田与复审委之间进行的。在诉讼过程中，复审委的以下观点均被法院接受：一是以日常生活中穿针之前需要捻一捻线头为例，证明其“直毛状”是本专利定型处理后形成的认定正确；二是以本专利中有“热压定型”的描述而证据1中没有出现，来说明二者定型处理的不同。其实，这些观点都是经不起推敲的：日常用于穿针的线一般为较细的棉纤维或丝线，这与纱管绒毛丛所用的较粗较硬的晴纶丝显然没有可比性；“热压定型”属于方法特征，而方法特征在评价实用新型专利新颖性和创造性时属于“不予考虑”的内容，并且“热压定型”在纺织、服装领域属于公知常识，证据1中没有记载并不等于证据1没有或不能运用这一公知常识，何况证据1与本专利同出一源（即长毛绒厂），运用同一公知常识对毛丛进行处理完全合乎情理，当然在技术上也是符合逻辑的。如果没有复审委这一“技术权威”身份，上述观点被采信的可能性就会很小。

笔者认为，专利无效纠纷应当回归其民事案件的本来面目，其审理程序应当由目前事实上的三审终审制改为两审终审制，以节约国家有限的诉讼资源和缩短案件的诉讼周期，同时减轻当事人的诉累。至于审理机关则可以灵活一些，或者将复审委作为一审机关、北京市一中院或者高院作为二审机关，或者直接以北京市一中院作为一审机关、高院作为二审机关。

参考文献：

1尹新天：“美国对其专利政策的重新审视――简评美国联邦贸易委员会2003年10月的报告”，载国家知识产权局条法司编《专利法研究2004》第77页、第80页。

2王燕红：“对我国专利法第36条的修改建议”，载国家知识产权局条法司编《专利法研究2004》第267页。

3世界知识产权组织：《知识产权法教程》专利文献出版社1990年，第69页。

4王承守、邓颖懋著：《美国专利诉讼攻防策略运用》，北京大学出版社2006年第一版，第96页。

作者简介：任虎成，男，1956年5月出生，1984年毕业于中国人民大学，现为北京市岳成律师事务所知识产权部律师，曾发表《对现行附件技术特征认定模式的质疑》一文，已代理专利和其他案件数十件。