2  确认不侵犯专利权诉讼在我国的形成原因

2.1被控侵权人滥用“非故意行为”抗辩权

此类诉讼在我国出现的时间并不是很长，但是其产生却是必然的。

1985年1月1日起实施的专利法第六十二条规定：

“ 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

一、专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者 销售该产品的；

二、使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品 的；

三、在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制 造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

四、临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中 国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

五、专为科学研究和实验而使用有关专利的。”

在上述规定中，其中第二项之行为也叫做“非故意行为”，即“不知道是未经专利权人许可”的，不视为侵权。既然不视为侵权，当然无需承担法律责任。然而，法律具有重要的指引功能。当被控侵权人看到此项规定后，不管是知道或者真的不知道专利及其授权情况，为了避免承担法律责任，即在专利侵权诉讼中均以“非故意行为”进行不侵权抗辩。对此抗辩，专利权人往往很难拿出确实、有效证据予以反驳，从而使得产品流通领域内的侵权厂商得以逃避责任。

2.2  专利权人侵权警告行为催生了确认不侵犯专利诉讼

上述情况久而久之即引起了专利权人的注意。为了对“非故意行为”进行抗辩和反证，专利权人开始通过律师声明、律师函等形式发出侵权警告信息。并依此为证证明“非故意行为”不成立，进而要求被控侵权人承担责任。实践证明这种做法屡试不爽。专利权人在尝到 “甜头”后，开始普遍采用这种做法。

事物的发展总是这样。当一个事物发展到一定阶段和层次之后，就可能会催生新的事物。

侵权警告一开始的目的是为了对被控侵权人“非故意行为”抗辩进行驳斥和提供反证，到后来却出现专利权滥用的情况。侵权警告人到处散发侵权警告，但又怠于通过司法机关、执法机关主张权利，也不与被控侵权人协商，其目的就是促使被控侵权人的被控侵权产品退出市场。这种局面对被控侵权人极其不利。被控侵权人为了保障其正常的经营活动和经营权益，迫切要求对侵权警告的正当性、合法性进行确认，进而结束“可能侵权可能不侵权”的不稳定状态。

随着上述权利滥用情况的愈演愈烈，社会各界关于人民法院直接受理确认不侵犯专利纠纷的要求也愈加迫切。这成为催生确认不侵犯专利权诉讼的现实基础。

2002年7月12日最高人民法院民三庭对江苏省高级人民法院就苏州龙宝生物工程实业公司诉苏州朗力福保健品公司请求确认不侵犯专利权纠纷是否予以受理的请示作出批复：“依据《民事诉讼法》第108条和第111条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福保健品公司向销售原告龙宝生物工程实业公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理”。批复同时确认此类案件以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由^[1]。

上述个案揭开了我国确认不侵犯知识产权诉讼司法实践的序幕。

3 确认不侵犯专利权诉讼概述

3.1 确认不侵犯专利权诉讼的界定

实际制造或准备制造某种产品或使用、准备使用某种方法的法人、其他组织、个人在接收到专利所有人、使用人或管理人发出的专利侵权警告信息后，认为其制造、准备制造某种产品或使用、准备使用某种方法的行为不构成专利侵权，并认为该侵权警告行为侵害了或将会侵害自己经营活动或商业信誉时，主动向人民法院提起的请求确认自己的前述行为不构成专利侵权的诉讼；以及实际制造或准备制造某种产品或使用、准备使用某种方法的法人、其他组织、个人主动向专利所有人、使用人或管理人发出确认自己的行为不构成专利侵权的确认请求，并提供相关对比资料信息，但专利所有人、使用人或管理人拒绝确认认为构成侵权的或在合理期限内不作任何答复的，确认请求人向人民法院提起的请求确认自己的前述行为不构成专利侵权的诉讼。

也有人将确认不侵犯专利权诉讼称之为“知识产权威胁之诉”^[2]。

3.2 确认不侵犯专利权诉讼的特征

   笔者认为确认不侵犯专利权诉讼具有如下特征：

（1）确认不侵权诉讼案件的判决只有既判力，而不具有执行力。

由于该类诉讼只是对诉讼主体之间是否存在某种法律关系进行确认，而并不具有任何给付内容。所以，此类案件的判决不可能具有可执行性。

（2）此类诉讼案件的原告是侵权警告的对象，以及不侵权确认请求的发出人；被告是专利权人、使用人和专利管理人。

（3）此类诉讼的首要和核心内容均为行为人请求确认其行为不侵犯专利权。

3.3 确认不侵犯专利权诉讼的性质

关于此类诉讼的性质，大致存在以下几种观点：

（1）属于确认之诉。理由是诉讼的目的是请求法院对其实施的行为不构成对他人专利权的侵害进行确认和宣告。

（2）属于侵权之诉。理由是此类诉讼的本质仍属于侵权诉讼，只不过是确认不侵犯专利权诉讼与专利侵权诉讼中诉讼主体的诉讼身份发生对调。

（3）不应单独成为诉。理由是此类诉讼的实质内容仅仅是侵权诉讼中的一种抗辩^[3]。

 目前，对此类诉讼性质的官方（最高人民法院）认定是属于侵权之诉^[4]。

最高法院关于确认不侵犯专利权诉讼属于侵权之诉的认定值得进一步思考和推敲，或者说这种认定仅是为了人民法院在司法实践中便于处理具体案件而对此类纠纷案由的认定，是一种按照诉讼标的的性质进行的分类；而确认之诉是一种按照诉的种类进行的分类。亦即以上两种观点是建立在不同分类标准之上的。笔者的观点是从诉的性质上来说此类诉讼的性质更接近确认之诉，而非侵权之诉。因为，从民事诉讼的传统基本理论来说，诉按照其性质可以分为三类，即确认之诉、给付之诉和变更之诉。使用排除法，可以确定此类诉讼不属于给付之诉和变更之诉，那么剩下的只有确认之诉。同时，笔者认为，确认不侵犯专利权诉讼的根本实质就是要依法确定诉讼当事人之间是否存在某种法律关系，其最终的落脚点和判决的结果都在于此；而是否构成侵权只是需要查明的案件事实，而案件事实只不过是判决结果的事实依据。

其次，从法理和诉讼法角度来说，确认之诉中被告是可以依法提出反诉的；而知识产权侵权诉讼中被告因对诉讼标的（知识产权）不享有任何权利，因而不可能发生反诉情形。最高人民法院的非正式文件也确认在确认不侵犯专利权诉讼中“专利权人及其利害关系人可以提起反诉，请求确认本诉原告已经构成专利侵权并承担民事责任”^[5]。由此可见，此类诉讼的性质更接近确认之诉，而非侵权之诉。

另外，关于此类诉讼“不应单独成诉”的观点显然不当。从民事诉讼的根源来看，产生诉讼的根本原因在于“诉之利益”的存在，正所谓“无利益者无诉权”。而在确认不侵犯专利权诉讼中，确认请求人（被控侵权人）的“诉之利益”就在于通过诉讼确定专利权人的侵权威胁是否具有合法性和正当性，亦即通过诉讼确认自己的行为是否构成侵权并承担法律责任，进而据此对自己的经营行为是否予以继续或停止进行检讨；同时，通过对侵权威胁的正当性和合法性的认定，进而确定自己的经营行为、产品声誉、商业信誉是否收到损害。所以，由于确认请求人“诉之利益”的存在，使得其依法享有诉权，进而可以单独提出确认不侵犯专利权诉讼。

与此同时，对知识产权的保护与防制权利滥用是任何国家任何专利法律所具有的共同内容。这是一个“私权”与“社会公益”之间的平衡问题。“保护知识产权”与“防止、制止滥用知识产权”是一个问题的两个方面，是一个对立统一的矛盾体。我们在给予知识产权人提起“侵权之诉”这个进攻的“矛”的同时，不应当剥夺被控侵权人提起“确认不侵权之诉”这个防御的“盾”。只有这样，才能在法律上、在具体的司法实践中实现各民事主体及其合法权益的平等保护。

综上，笔者更倾向于将确认不侵犯专利权诉讼的性质认定为否定（消极）的确认之诉。

关于确认不侵犯专利诉讼性质的认定具有重大的现实意义。在司法实践中，对此类诉讼性质的不同认定，将对被告可否提起反诉，以及应当如何确定管辖等问题产生重大直接影响。现在，由于最高法院将此类诉讼定性为侵权案件，导致司法实践中所有的确认不侵犯专利权诉讼都是原告在其所在地人民法院提起诉讼（本文所援引的确认不侵犯k专利权纠纷案即属于此情况）。结合我国现阶段的实际国情可知，这种“原告所在地法院管辖”的弊端是显而易见的。这个问题，应当引起最高人民法院的注意和重视。

3.4  确认不侵犯专利权诉讼中不侵犯专利权抗辩行为的类型

确认不侵犯专利权诉讼实质上是确认请求人主动行使不侵犯专利权抗辩权所形成的诉讼。

关于确认不侵犯专利权诉讼中不侵犯专利权抗辩的种类，不同专家、学者按照不同标准存在不同的分法。

3.4.1  按照性质划分类型

笔者认为，不侵犯专利抗辩行为按照其性质，大致可以分为不侵犯专利权抗辩、不视为侵犯侵犯专利权抗辩和侵权免责抗辩。

不侵犯专利权抗辩是指确认请求人认为其行为在实体上不构成侵犯专利权的抗辩。该“实体”就是确认请求人制造的产品或使用的方法是否落入专利权利保护范围。如确认请求人认为其产品或方法并没有落入专利权利保护范围所提出的抗辩。

不视为侵犯专利权抗辩是指确认请求人虽然承认其行为具有侵权的实体特征，但按照有关法律规定不视为该行为构成侵权，所以确认请求人认为其行为不构成侵权并据此进行的抗辩。如专为科学研究和实验而使用有关专利的。

侵权免责抗辩是指确认请求人的行为构成侵权，但由于专利权怠于行使权利，从而使得确认请求人依据法律规定得以免除责任的抗辩。如确认请求人对专利权人超过诉讼时效提出的侵权警告提起确认不侵权诉讼并进行的抗辩。需要指出的是，侵权免责抗辩并非是典型不侵犯专利权抗辩，而是其一种特殊的表现形式或者是叫做例外。其重点和核心在于“免责”抗辩，而“免责”的前提和基础就是形成“侵权”。

3.4.2  按照抗辩内容进行划分类型

按照抗辩内容的不同，可以将不侵犯专利权抗辩分为：

（1）专利权用尽原则抗辩

确认请求人使用或销售的产品系专利权人制造或许可制造，故不构成侵权。

（2）先用权抗辩

确认请求人在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，其行为不构成侵权。

（3）临时过境抗辩

临时通过中国领地的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不构成侵权。

（4）科学实验抗辩

确认请求人使用专利的目的在于专门为了科学研究和实验，不构成侵权。

以上不侵犯专利权抗辩属于我国专利法规定的几种情形^[6]。

笔者认为，不侵犯专利权抗辩除上述情形外，还应当包括：

（1）公知技术抗辩

确认请求人的产品或方法所涉及的技术已经在专利申请日前已经被公开，其使用的是公知技术，不侵犯专利权。

公知技术抗辩包括公知设计抗辩。

（2）自己专利抗辩

确认请求人的产品或方法所涉及的技术是自己的专利，且自己专利的申请日早于侵权警告人的专利申请日，其行为不构成侵权。

（3）平行进口抗辩

专利权人或其被许可人制造的专利产品或依专利方法直接获得的产品，出口后又被进口回国的，或专利权人或其被许可人在国外制造并售出的专利产品或依专利方法直接获得的产品进口到国内的，确认请求人的行为不构成侵权。

（4）专利权丧失又恢复的丧失期间的不侵权抗辩

由于客观上存在专利权丧失后又恢复的情形，则确认请求人在专利权丧失期间的行为以及在该期间内已经做好制造相同产品、使用相同方法做好准备且在专利权恢复后仍在原有范围内继续制造、使用的行为，不构成侵权。

但，此项抗辩不包括如下情形。

a  确认请求人在专利权丧失期间的行为是专利权丧失前侵权行为的延续的；

b确认请求人在专利权丧失期间已经做好制造相同产品、使用相同方法做好准备且在专利权恢复后在原有范围内继续制造、使用的行为，且其具有主观恶意的。

（5）专利内容公开前实施不侵权抗辩

专利申请日至发明专利申请公布日或者实用新型和外观设计专利公告授权日之间，确认请求实施同样的发明创造的，不构成侵犯专利权。

（6）禁止反悔原则抗辩

专利权人在专利申请或无效宣告程序中，为维持其专利有效性，对专利权利要求的保护范围进行限制或部分放弃。专利权人侵权警告又是建立在已经放弃的权利要求基础之上的，则确认请求人的行为不构成侵权。

（7）专利权属抗辩

确认不侵犯专利权人认为侵权警告人不是专利权人及其利害关系人，且有证据证明的，则其不构成（对侵权警告人的）专利侵权。

（8）合同抗辩和诉讼时效抗辩

合同抗辩是指确认请求人有证据证明其制造的产品或使用的方法系通过合同方式从第三方获得的，进而认为其不承担赔偿责任的抗辩。

诉讼时效抗辩是指确认请求人认为其行为已经超过法律规定的诉讼（追诉）时效，依法不承担责任的抗辩。

严格地说，合同抗辩和诉讼时效抗辩并非是一种“不侵犯专利权”抗辩，而是一种“免责”抗辩。