多余指定原则存废之争——从本所代理的最高院一专利案件论“多余指定原则”（五）

                                      北京市金信立方律师事务所   张斌律师

关于在我国的专利侵权判定中是否应当适用所谓的多余指定原则以及如何适用该原则，一直存在着激烈的争论。主要有两个方面的观点：第一种观点认为，多余指定原则有一定的合理性，针对我国目前专利制度的发展现状，应当承认多余指定原则的存在，但主张对多余指定原则的适用加以严格的限制。第二种观点认为，多余指定原则存在诸多弊端，不能将多余指定原则作为与全面覆盖原则和等同原则相并列的一个判定专利侵权的原则，应当逐步废止多余指定原则的适用。作者同意第二种观点。

一、主张保留多余指定原则的理由

主张保留多余指定原则观点的人认为应当对多余指定原则持宽恕政策，他们认为多余指定原则存在一定的合理性。

首先，专利制度在我国实施时间不长，人们的专利意识比较淡漠，对专利法及专利的相关知识也知之不多。撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作，有时难免把对实现发明目的和效果不甚重要的技术特征写入了独立权利要求，因此要求专利申请人或其代理人写出恰到好处的权利要求书过于苛刻。

其次， 被控侵权产品或方法的技术特征与专利产品或方法的技术特征相比，如果恰恰缺少独立权利要求中记载的实际上属于非必要技术特征的部分，就应当认定为侵权，否则就会造成由于专利权人撰写专利文件的失误而使自己的合法权益得不到公正有效的保护，掩盖了侵权人实质上的侵权，从而在一定程度上鼓励了侵权行为，实现不了专利法激励和引导人们不断发明创造的立法目的。

最后，在专利侵权审判工作中，法院应遵循公平原则这项最基本的原则。对于多余指定类型的专利侵权纠纷案件，如果运用全面覆盖原则显失公平。公平原则是法律的一个非常重要的指导思想，适用多余指定原则正是体现的公平原则，如果因被告将专利权利要求中的不必要的特征进行简单略去就认定不侵权，显然对专利权人是不公平的。

二、多余指定原则的弊端

知识产权法的宗旨，不仅表现为对知识产权权利人私益的保护，而且也愈加明显地表现为对社会公共利益的保护。从这一视角出发，仔细审慎的分析“多余指定原则”，我们不难发现该原则存在种种弊端。

1、多余指定原则扩大了专利保护范围，片面侧重对专利权人的保护，严重威胁社会公众对法律的正常预期，损害社会公众的利益。

最高人民法院在“大连新益案”进行再审时认为：从权利要求书的撰写要求看，《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条、第二十一条明确规定，权利要求书应当清楚、简要地表述请求保护的范围。权利要求书应当有独立权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。

从权利要求书的作用看，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。

可见，权利要求书是社会公众据以判断自己是否侵权的唯一标准。如果在判定侵权的过程中轻易适用多余指定原则，脱离开权利要求的内容，而允许法官作任意的扩大解释，势必影响社会公众对于法律规定的正常预期，导致社会公众无法判断专利权的保护范围究竟有多大，从而可能会损害社会公众利益。

知识产权制度在考虑权利人利益的同时，同样要考虑其他社会公众的可能选择。如果这种制度设计的结果使社会公众因担心卷入诉讼而放弃使用本来可以自由使用的技术，那么它就是失败的制度模式。从我国知识产权立法的整体立法政策来看，保证竞争规则的明确开放，胜过为发明人的个别过失提供救济。

2、省略多余指定特征后，法院需要重新对专利的专利性进行判断问题挑战了专利的有效性。

在适用多余指定原则进行专利侵权判定时，在省略所谓多余特征之后，法院需要对其相对于申请日以前的技术相比是否还具有专利性进行审查。忽略独立权利要求中记载的技术特征，实质上是认可或者重新批准了一项新的具有更大保护范围的权利要求，只有省略了多余特征之后的新的独立权利要求仍然符合专利法规定的新颖性、创造性和实用性情况下，认定侵权行为成立才合法。

但是，由法院进行专利性的审查是没有法律依据的。我国专利制度奉行职权分离制度，专利性的审查是专利行政管理部门的职权，而对专利进行司法保护是法院的职权，这两个机制之间是相互分离的，且具有一定的独立性。审理专利侵权案件的法院并不涉及专利权的有效性问题。虽然专利性是否具备有效性要接受司法最终的审查，但那是以行政诉讼的形式出现的，与专利侵权的民事案件性质有本质区别。并且，专利侵权案件一般是由地方的中级人民法院审理的，这些法院并不具备审查专利有效性的条件和经验。因此，法院无权在专利侵权的民事程序中审查专利的有效性问题。

专利权是对世权，即专利申请一旦被授权，就要求社会不特定的广大公众负有不侵犯该专利权的义务。在专利侵权的民事诉讼中，是在肯定专利权的有效性的前提下，以专利权利要求书所确定的范围为依据来适用法律，如果法院可以运用多余指定原则随意扩大公众原本清楚的专利保护范围，造成保护范围的不确定，对社会公众是极其不公平的，使得公众无所适从，其实质是在挑战专利权的有效性。

3、适用该原则，滞后于世界范围内日益强调权利要求的确定性的发展趋势。

在美国，尽管专利代理制度非常发达，但撰写权利要求的疏忽和不严谨同样相当普遍。尽管如此，美国法院也不会通过适用多余指定原则，来认定权利要求的哪些技术特征属于非必要技术特征，并在侵权判定时对他们忽略不计。美国法院认为，忽略权利要求里的任何一项技术特征，都会不可避免地改变权利要求的范围。如果允许法院在侵权判定时任意忽略权利要求中的某些技术特征，权利要求的范围就会因此被扩大。并且，美国关于专利侵权判定的理论也从过去的整体等同理论发展为全部技术特征等同原则。

德国和英国过去的做法比较灵活，但是也主要是从保护“总的发明构思”或者“发明精髓”的角度出发，而不是从原谅专利权人撰写不当这一角度出发的。在欧洲实现专利侵权判断标准的协调统一后，德国和英国作出的一系列判决明确表明其已经放弃了保护“发明构思”或“发明精髓”的做法。

日本专利法中同样不存在多余指定原则。日本专利法第三十六条（四）规定，申请人只能够把发明的必要技术特征写进权利要求里。第七十条规定，日本法院必须严格按照权利要求的文字来解释权利要求。也即，如果专利申请人把一项非必要技术特征写进权利要求里去，这本身就违反了第三十六条（四）的精神。日本法院在判定专利侵权时自然也就不会把这一项技术特征当作非必要技术特征予以忽视。[1]

4、该原则的适用不利于提高专利代理人的水平和专利代理业的发展。

从个案来看，专利权人由于撰写不当而在专利权诉讼中输了官司，似乎冤枉，但这是因为专利申请人对专利代理的认识不清而造成的，他在主观上是存在过错的。如果在专利侵权诉讼程序中使这种过错得到了补救，会使得专利权人更加不重视专利撰写，强化了其侥幸心理；同时，也给他人带来了示范效应，长此以往，导致恶性循环，专利代理行业更难有发展的机会，也就难以产生高水准的专利代理人。反之，如果因为专利撰写的原因，使专利权人的专利权利得不到保护，这正是申请人对他在申请中的过错所付出的代价，会令他痛定思痛，在以后的专利申请中避免犯类似的错误，从而涌现出水平更高的专利申请人。这同时也将促进专利代理业的良性发展。这种结果，从全局的角度看是更大的公平，也应当成为专利法律制度的价值趋向。

小结：

多余指定原则是在我国专利制度建立初期，在专利申请人和专利代理人普遍缺乏经验的情况下，为维护专利权人的利益，参考国外的有关理论而在司法实践中适用一个专利侵权判定规则，该原则解决了许多由于经验和专业技能不足所带来的专利权得不到合理保护的问题，起到了一定的积极作用。但是，由于适用多余指定原则将不可避免的导致扩大专利权的保护范围，损害了社会公众的利益，因此，对于该原则的适用一直存在激烈的争论，我国专利法及司法解释也没有对该原则进行明确的规定。自我国加入wto之后，正确处理专利权的保护与社会公众利益的平衡受到了越来越大的关注，多余指定原则的弊端就更加显露出来，最高人民法院通过一个提审的案件也明确宣称不赞成轻率地借鉴适用所谓的多余指定原则。虽然关于多余指定原则的争论还将继续，但是，可以预见，多余指定原则将朝着严格限制到逐步废止的方向发展。