多余指定原则与等同原则、禁止反悔原则适用比较——从本所代理的最高院一专利案件论“多余指定原则”（四）
北京市金信立方律师事务所 张斌律师
1、等同原则的概念
目前，各国基本上形成了一种共识，即专利侵权的判定应当分成相同侵权判定和等同侵权判定两个步骤，从而形成了专利侵权判定两个最基本的原则即全面覆盖原则和等同原则。
全面覆盖原则：
在判定专利侵权时，首先要看被控侵权物对专利是否构成相同侵权，也即文字意义上的侵权（literal infringement），这是世界各国的一般准则。这时适用的是最简单、最常用的判定原则——全面覆盖原则，指把被控侵权产品或方法和专利权利要求进行比较，如果被控侵权产品或方法具备了专利权利要求里的每一项技术特征的话，专利侵权成立。
我们假设a、b、c、d代表技术特征。一般而言，如果专利权利要求记载的技术特征为a+b+c+d，那么只有被控侵权产品或方法的技术特征为a+b+c+d+…时，方可判定侵权。也就是说在被控侵权产品或方法全面覆盖了原告专利的权利要求特征的情况下，被控侵权成立。
等同原则：
在专利侵权判定中，如果被控侵权物不构成相同侵权的话，法院还要再进行下一步判定，看被控侵权物和权利要求所覆盖的专利发明是不是等同，即用等同原则进行是否侵权的判定。所谓等同原则（doctrine of equivalents）是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或一个以上的技术特征与专利权利要求中的技术特征相比，从字面上看不同，但经过分析可以认定如果两项发明的功能相同，即以实质上相同的方式进行使用并产生实质上相同的结果，那么即使他们在名称、形式或外形上有所差异，也应认定该两项发明是等同的，这时，认定侵权物落入了专利权利要求的保护范围，判定为侵权。
从理论上说应当严格按照权利要求的内容来判定侵权，但是实践表明如果过分拘泥于权利要求的记载，则不能为专利权人提供有效的保护。尽管申请人在撰写权利要求以及专利审批的过程中应当尽可能地争取获得具有较宽的保护范围的权利要求，但是却不可能要求申请人预先将侵权者以后有可能采用的侵权方式都考虑在内。真正的完全仿制他人专利产品或者照搬他人专利方法的专利侵权行为并不多见，侵权人往往要进行规避，尽量与原告专利有所区别，特别是随着技术的发展，在某些技术特征上进行替换和变化相当容易而不需要付出非常具有创造性的劳动。如果仅仅因为细小的变化就认定不侵犯专利权，势必会损害专利权人的利益，影响整个专利制度的作用。正是认识到这一点，各国提出了等同理论。
2、等同原则的适用条件
根据专利法和最高院司法解释的规定，等同原则应当明确以下适用条件：
第一，等同原则中被等同的特征应当指专利独立权利要求中的各项技术特征，即全部必要技术特征，既可能是独立权利要求中的区别技术特征，也可能是前序部分的公知技术特征。
第二，等同原则中的等同是指技术方案中具体技术特征的技术功能、作用的等同，而不是被控侵权行为客体和专利技术两个技术方案的整体等同。
第三，等同原则中等同特征是与被代替的专利权利要求中记载的技术特征以基本相同的方式、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果的特征，认定等同侵权必须逐一将等同特征与被代替的技术特征进行对比。
第四，等同原则中的等同特征是本领域的普通技术人员阅读了专利文献之后无需经过创造性劳动就能联想到的特征，认定等同特征应当从所属技术领域的普通技术人员的技术水平出发。
第五、适用等同原则时不应将专利申请人或专利权人在专利授权或维持程序中，为保证技术方案的专利性而对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述的内容重新纳入专利权的保护范围。
1、禁止反悔原则的概念
在专利侵权诉讼中，法院一方面要保护专利权人的合法权益，另一方面又要保证公众能够通过权利要求了解专利的保护范围。为了同时满足这两方面的需要，法院设立了两个相互制约的原则：一是为了保护专利权人的合法权益，把专利保护范围扩大到专利发明的等同物的等同原则；另一个就是为了保护公众利益不受侵害，防止专利权人出尔反尔，任意扩大专利保护范围的禁止反悔原则。
禁止反悔原则含义是：专利申请人或专利权人在专利申请、审查、无效程序中，为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求，在与中国专利局和专利复审委员会之间的往来文件中对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述，在专利侵权诉讼中禁止反悔。也就是说，在决定对一项技术方案是否授予专利权、专利权是否有效和判断是否构成专利侵权时，专利权人对权利要求中的技术特征的解释应当前后一致，不允许专利权人为了获得专利权而在专利申请、审查、无效过程中对权利要求进行狭义或者较窄的解释，在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对专利权利要求进行广义或较宽的解释。
2、禁止反悔原则的适用条件
禁止反悔原则在各国专利侵权诉讼中得到了广泛的应用。虽然我国专利法中没有作出关于禁止反悔原则的规定，但是各级法院和专利管理机关在专利侵权诉讼案件的审判和处理实践中，已经作出了许多应用禁止反悔原则的判决。这表明该原则已经得到了我国的认可。根据司法实践的情况，适用禁止反悔原则应当具备如下条件：
第一，适用禁止反悔原则必须依据专利文档。专利权人对有关技术特征所作的修改或意见陈述必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中。
第二，修改或意见陈述的内容必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生实质性作用。专利申请中的所有修改和陈述意见并不都必然导致禁止反悔的效力。只有当限制承诺或者放弃保护的技术内容对专利权的授予或维持专利权有效产生实质作用时，才产生禁止反悔的效力。对于那些只是为了克服权利要求不清楚、不简明的缺陷，而与技术方案的专利性无关的修改和陈述则不应具有禁止反悔的效力。
第三，禁止反悔原则的适用并不绝对排除了等同原则的适用。权利要求一般都记载了多个技术特征，每个技术特征都有它自己的等同范围。当专利权人在审批过程中进行的修改或陈述涉及权利要求的某个或某些技术特征时，禁止反悔原则的作用仅仅应是限制专利权人将权利要求的保护范围朝着扩大该技术特征的方向延展，没有必要由此而排除专利权人将保护范围朝其他方向延展的权利。
第四，禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告存在反悔情况的相应证据，法院也可以根据当事人的申请，到专利行政部门调查核实有关证据。
1、多余指定原则渊源于传统等同理论
从多余指定原则与等同原则的性质上来看，适用多余指定原则和等同原则进行侵权判定时，都没有仅仅局限于权利要求书的字面表述，而是对于权利要求书记载的专利权保护范围进行了适当的扩展，将专利权的保护范围扩大到权利要求文字记载的范围之外，以此来保障专利权人的利益得到充分保护。从二者的关系来看，多余指定原则渊源于传统的等同理论，多余指定的情形实际上是传统的整体等同的情形之一，在一些国家的司法实践和学说中，也是将省略非必要技术特征作为等同替换的情形之一，适用等同原则处理的。
2、多余指定原则与全部技术特征等同原则存在重大区别
从等同原则的发展历程可以知道，等同原则经历了一个从无到有，从整体等同理论到全部技术特征准则的过程，多余指定原则渊源于传统的整体等同理论，是传统的整体等同替换的一个形式，但是，多余指定原则与现今的全部技术特征等同原则已经存在很多矛盾之处。
首先，适用多余指定原则将导致对专利权保护范围的扩大要大于全部技术特征等同原则对专利权保护范围的扩大。适用多余指定原则，可以将记载在独立权利要求中的技术特征认定为非必要技术特征，而在专利侵权判定中以独立权利要求中除去该非必要技术特征的技术特征来确定专利权的保护范围。全部技术特征等同原则判定等同时针对的是独立权利要求中的全部技术特征，记载在独立权利要求中的全部技术特征都必须与被控侵权行为客体的技术特征进行逐项要素对比。多余指定原则中忽略独立权利要求中的技术特征必然导致专利权保护范围的无法预计地扩大。因而，多余指定原则对专利权保护范围的扩大相当于等同原则中的“整体等同”理论。
其次，适用多余指定原则比全部技术特征等同原则更易造成法律的不确定性。全部技术特征等同原则中的等同特征是所属领域的普通技术人员不需要经过创造性智力劳动就能联想到的特征。相对于一般社会公众而言，其可以从独立权利要求中记载的全部必要技术特征出发确定等同特征。而多余指定原则忽略的非必要技术特征是独立权利要求中某个或某些特征，一般社会公众仅从权利要求书的记载无法知晓专利权人将会在专利侵权诉讼中主张哪些技术特征是非必要技术特征，而且一般社会公众也无法知晓专利权人为何要将本来不应该写入独立权利要求中的非必要技术特征写入独立权利要求的真实意图。因此，适用全部技术特征等同原则比适用多余指定原则更有利于保持法律的相对确定性，从而更好地平衡专利权人与社会公众的利益。
再次，适用多余指定原则与全部技术特征等同原则的原因有所区别。适用等同原则主要是为了解决因客观上的原因，即因用文字本身表述的局限性，其不可能也无法预先将侵权者以后可能采用的侵权方式全部考虑在内。而适用多余指定主要是为了弥补专利权人自身原因造成的损失，即因其撰写水平不高，从而将本不应该写入独立权利要求中的非必要技术特征写入了独立权利要求。因此，适用等同原则对专利权人进行公平保护对于社会公众而言更具合理性。
1、禁止反悔原则是适用多余指定原则的限制条件。
多余指定原则应当是在不违背禁止反悔原则的前提下才适用，适用多余指定原则不能与禁止反悔原则相冲突。如果允许不受限制的“多余指定”，那么发明人或设计人可以在专利申请时在独立权利要求中多加入几项“多余指定”的非必要技术特征。这样，其权利要求将会比较小，而且有可能会使专利审查员误认为其权利要求符合专利性，从而给予这个权利要求授权。在专利侵权诉讼中，发明人或设计人可以说这些非必要技术特征是多余的，从而将权利要求扩大。而“禁止反悔原则”正是为了保证权利要求在专利审查程序与专利侵权程序中的一致性在各国专利制度中适用的。因而，多余指定原则的适用不能与禁止反悔原则冲突。
在司法实践中，尽管独立权利要求中的某个技术特征属于非必要技术特征，但如果在申请专利时是为了获得专利而特别修改或增加的，例如将从属权利要求的技术特征补充到独立权利要求中，在这种情况下，就不能再说这项技术特征属于多余指定，否则就违背了禁止反悔原则。
前文提到的适用多余指定原则的“频谱仪专利侵权案”实际上就存在多余指定原则与禁止反悔原则相冲突的问题。该案判决后也因此引起了很大的争议。在该侵权诉讼案件之前，针对该专利曾发生了无效宣告程序，在无效宣告程序中，专利权人在提交给专利复审委员会的陈述意见中指出，“‘音乐治疗装置’与频谱发生器的组合产生了意想不到的治疗效果，因此，技术方案具有创造性。”专利权人的意见显然是对“音乐治疗装置特征”是构成发明必不可少的一个技术特征的确认，这种确认本身就意味着对一部分保护范围的放弃。据此，很多人认为该案适用多余指定原则是错误的。
2、多余指定原则在本质上是与禁止反悔原则相冲突的，两原则不能同时作为专利侵权判定的原则。
适用多余指定原则时需要忽略独立权利要求中的某一技术特征，技术特征的数量越少则专利保护范围的越大，适用多余指定原则必然导致专利权保护范围的扩大。而根据禁止反悔原则的适用目的，禁止反悔原则是专利权保护范围的限制。根据我国《专利法实施细则》第68条的规定，专利的保护范围有可能在无效程序中发生改变，但是这种改变只能缩小而不能扩大原专利的保护范围。根据禁止反悔原则的要求，专利申请人或专利权人在审查、无效程序中所作的对专利权保护范围进行限制的有关的承诺、认可等不能反悔，且这种限制只能缩小专利权的保护范围，而不能扩大。从这一点来说，禁止反悔原则是对专利权保护范围边界的限制与界定，而多余指定原则不可避免的要扩大专利权的保护范围，多余指定原则与禁止反悔原则在本质上是冲突的。
根据专利法的规定，权利要求书是确定专利权保护范围的依据。而权利要求书是申请人在申请、审查、无效等程序中，由申请人或专利权人所作出的最重要的承诺。适用多余指定原则却可以修改权利要求书的内容，并扩大专利权的保护范围，这显然是违反禁止反悔原则的规定的。因此，禁止反悔原则与多余指定原则在制度的设置上是相互冲突的，两原则不能同时作为专利侵权判定的原则。
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