多余指定原则的适用条件和发展情况——从本所代理的最高院一专利案件论“多余指定原则”（三）

                                       北京市金信立方律师事务所  张斌律师

一、多余指定原则的适用条件

在我国过去的专利侵权判定的司法实践中，已经出现了很多法院在审理专利侵权纠纷案件时适用多余指定原则进行专利侵权判定的案例。在过去，普遍的观点认为，法院虽然可以适用多余指定原则进行侵权判定，但是，多余指定原则绝不能滥用，对多余指定原则的适用必须加以必要的限制，不能使专利权保护范围的确定变得过于灵活，因此，多余指定原则的适用需要限定一定的条件和标准。

根据我国法院适用多余指定原则的司法实践，并结合北京市高级人民法院《意见》的规定，人民法院在适用多余指定原则进行专利侵权判定时，应当考虑以下条件：

1、适用多余指定原则的形式条件

在司法实践中，最少应同时满足如下条件时才能适用多余指定原则：

第一，该特征是记载在专利独立权利要求的特征部分的特征。

第二，依据专利说明书及附图的内容来判断该特征是否属于非必要技术特征。在进行非必要技术特征的判定时必须以专利说明书及附图为依据，不能进行直接的主观的判断。对于在专利独立权利要求中有明确记载，但在专利说明书及附图中对其功能、作用未加以说明的技术特征，不能认定为非必要技术特征。

第三，以所属领域的普通技术人员的角度判断，该特征属于非必要技术特征是显而易见的。对于该技术特征，所属领域的普通技术人员也认为，显而易见是由于申请人的疏漏而将该技术特征写入了独立权利要求，而将其作为必要技术特征将会产生明显不公平的后果。

第四，专利权人主动要求法院适用多余指定原则。多余指定原则并不是专利侵权判定的必须步骤，就是说，在专利权人没有提出请求和相应证据的情况下，法院应当将独立权利要求中的全部技术特征均视为必要技术特征，不应主动对于独立权利要求中的技术特征是否属于必要技术特征进行判断。

2、适用多余指定原则的限制条件

即使在上述四个方面的条件均满足的情况下，也不是当然可以适用多余指定原则，还必须满足如下限制条件：

第一、适用多余指定原则不应影响该专利的专利性。认定非必要技术特征时要考虑，该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的，是否是属于体现专利新颖性、创造性和实用性的技术特征，专利权利要求中略去该技术特征，该专利是否还具有新颖性、创造性和实用性。

第二，适用多余指定原则不应影响该专利构成完整的技术方案。认定非必要技术特征时还要考虑，该技术特征是否属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的，即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征，该专利是否仍然是一项完整的技术方案，能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果。

第三，适用多余指定原则不应与禁止反悔原则相冲突。该技术特征不得存在专利权人反悔的情形，即不存在为了满足专利法的要求在专利授权或维持程序中对该技术特征进行的任何修改的情形。

3、适用多余指定原则的其他要求

依据北京市高级人民法院《意见》，适用多余指定原则一般还有如下要求：

第一，对实用新型专利一般不适用多余指定原则。多余指定原则产生的原因主要是出于公平原则的考虑，侧重对于重大发明进行保护，并不适合普遍适用，考虑到了发明专利与实用新型专利的创新水平的不同，为了防止多余指定原则的滥用，所以限制在实用新型专利侵权案件中适用多余指定原则。

第二，适用多余指定原则时应适当考虑专利权人的过错。非必要技术特征主要是由于专利权人的疏忽导之，在适用多余指定原则时，应适当考虑专利权人的过错责任，根据专利权人的过失程度，来确定侵权人的赔偿责任，如专利权人的过错较大，则就相应较大幅度的减少侵权人的赔偿责任，反之亦然。

二、多余指定原则的适用情况

1、我国多余指定原则的早期适用情况

我国自八十年代确立专利制度以来，专利侵权判定的理论得以不断发展。自八十年代末九十年代初，多余指定原则开始在专利侵权诉讼的司法实践中适用，自九十年代初，多余指定原则开始出现在有关专利方面的著述中。

最早适用多余指定原则是北京的法院，早期最为典型的案例当数“频谱仪专利侵权案”[1]，在这个案件中，北京市高级人民法院明确地适用了多余指定原则来判定专利侵权成立。

受理这个案子的法院认为，认定一项写在独立权利要求里的技术特征是否属于多余的技术特征时，法院必须参考专利说明书。法院根据该专利的说明书认为，从专利整体技术方案的实质来看，说明书中记载的“音乐治疗装置”这一技术特征确不产生实质性的必不可少的功能和作用，显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致，故应视其为非必要技术特征，最终认定专利侵权成立。

2、多余指定原则的规范和发展时期

经过十多年的发展，我国在专利侵权诉讼的司法实践中已经积累大量的经验，自九十年代后期，多余指定原则已经在更多的案件得到适用。2001年9月29日，北京市高级人民法院以规范性文件的形式向下级法院正式下发了《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，该《意见》中将多余指定原则与全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则等并列作为专利侵权判定的基本原则，并使用了9个条款详细的规定了多余指定原则适用的条件和标准。

北京市高级人民法院下发《意见》是我国专利制度史上的一次重要事件，《意见》对于我国专利侵权判定的理论与实践均产生了重大影响。《意见》对产生于司法实践中的多余指定原则进行了细致的规范，越来越多的法院采用《意见》中的标准来适用多余指定原则。这一时期，多余指定原则也较多的出现在了有关的著述中，多数也将多余指定原则作为专利侵权判定的一个基本原则。似乎多余指定原则即将正式登上我国专利侵权判定的舞台，进入规范发展时期。

但是，也有很多人对于北京市高级人民法院在《意见》中规定多余指定原则持反对意见。他们认为，由于多余指定存在很大的弊端，实践中对于是否应当作为专利侵权判定的原则存在很大争议，由于北京市高级人民法院得天独厚的区位优势，其在规范性意见中正式规定多余指定原则必然会对其他法院带来深刻影响，可能会无形中给全国的专利侵权判定体系带来一定的混乱。

3、多余指定原则的激烈争论时期

北京市高级人民法院《意见》下发后，使多余指定原则得到进一步的推广，但也引起了关于此原则的激烈争论。

针对国内专利侵权判定的立法和司法现状，最高人民法院将制定专利侵权判定的司法解释提上了日程。2003年7月9日，最高人民法院公布了《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿（征求意见稿）》[2]中第32条规定了多余指定原则。该条规定引起激烈的争论，很多人提出了反对在司法解释中正式规定多余指定原则的意见，当然，也有人提出了赞同意见。

2003年7月16日，广西高级人民法院民三庭在其《专利侵权案件有关问题的调研与思考》[3]中明确表示：多余指定不应成为专利侵权判定的基本原则。其主要理由是：“以权利要求的内容为准”是专利侵权判断的基本原则，这一点是不应动摇的。多余指定原则增加了侵权判定的不确定因素，专利保护范围变得不确定，公众动辄构成侵权，创新的进程举步为艰。多余指定原则扩大了专利保护范围，损害公众利益，不利于鼓励创新，没有继续存在的必要。

2003年8月25日，山东省高级人民法院民三庭针对最高人民法院《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿（征求意见稿）》发表意见[4]，赞同在最高院的司法解释中明确规定多余指定原则，其指出：我们倾向性的意见是应在司法解释中明确规定多余指定原则。因为我国的现状是撰写专利申请文件的水平不高，难免出现申请人将非必要技术特征写入权利要求的情况。在审理案件的过程中，我们有时会发现如不适用多余指定原则对权利人明显不公平，我省审理专利纠纷案件的法院在审理专利纠纷案件中基本都曾适用过多余指定原则。在司法解释中对多余指定原则的适用条件和方法作出规定是必要的。

2003年10月，最高人民法院在随后公布《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿 2003.10.27－29）》[5]中，删除了原在第32条中规定的多余指定原则，将关于多余指定原则的规定放在了该稿的最后部分，并注明“本条文仅供讨论参考”。原因是有关会议讨论稿中关于多余指定原则的条款并没有最终形成统一意见，主流观点认为，不能形成统一意见的条款尽量不出现在司法解释的正式文本中。从上述情况可知，对于多余指定原则的争论是异常激烈的。

三、多余指定原则的最新发展

1、最高院关于多余指定原则的最新判例

2005年8月，最高人民法院通过对一起专利侵权案件（新益建材案）的提审，对于多余指定原则适用问题进行了阐述，明确宣称：凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，不赞成轻率地借鉴适用所谓多余指定原则。

2005年底在“第二届中国（广东）知识产权实务高层论坛”上，知识产权侵权司法认定成为热点。会上讨论了最高人民法院判决的新益建材案，通过对这起再审案件的终审判决，明确宣称最高人民法院在专利侵权判定方面，不赞成轻率地借鉴适用所谓的多余指定原则。有关专家表示，通过对这起案件的最终判决，完善了我国专利侵权判定的法律适用原则，对我国知识产权审判具有重要的指导意义。[6]

2、《中华人民共和国专利法修订草案》（征求意见稿）中并没有采纳多余指定原则

2006年8月11日，国家知识产权局对外公布了“关于征求对《中华人民共和国专利法修订草案》（征求意见稿）意见的通知”，[7]公布了第三次修改专利法的草案，广泛向社会公众征求意见。

该草案在建议增加的第a7 条规定“侵犯发明或者实用新型专利权，是指被控侵权人实施的技术具有与发明或者实用新型专利一项权利要求所记载的一项技术方案的全部技术特征相同或者等同的技术特征。等同特征，是指被控侵权人所实施技术的某个技术特征与发明或者实用新型专利权利要求记载的相应技术特征相比虽有不同，但所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读专利说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够认识到对应的特征是采用基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果。”该条款是关于在专利侵权判定中适用全面覆盖原则和等同原则的规定。

该草案在建议增加的第a9 条规定“专利权人在专利审查或者无效宣告请求审查程序中，为使其专利申请或者专利符合本法规定的授予专利权的条件，通过书面方式作出的对专利保护范围有限制作用的修改或者意见陈述，对专利权人有约束作用，在专利侵权纠纷的审理或者处理过程中不得反悔。”该条款是对在专利侵权判定中适用禁止反悔原则的规定。

该草案在建议增加的第a10 条第1款规定“审理或者处理专利侵权纠纷的人民法院或者专利行政管理部门依据当事人提供的证据，认定被控侵权人实施的技术或者设计是现有技术或者现有设计的，应当认定该实施行为不构成侵犯专利权的行为。” 该条款是对在专利侵权判定中适用现有技术抗辩原则的规定。

在该草案中，第一次在《专利法（草案）》中正式规定了专利侵权判定适用的全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则和现有技术抗辩原则等，但是，在该草案中，并没有规定多余指定原则。可以预测，我国关于多余指定原则的适用将朝着严格限制到逐步废止的方向发展。