多余指定原则的理论渊源——从本所代理的最高院一专利案件论“多余指定原则”（二）

                                        北京市金信立方律师事务所  张斌律师

我国司法实践中的适用的多余指定原则是从体现发明主题的必要技术特征的角度来保护专利权人实质上的专利权的。多余指定原则实际上同德国过去的“总的发明构思”理论和英国的“发明精髓”理论以及美国的“整体等同”理论有部分近似。

一、德国“总的发明构思”理论

1、“总的发明构思”理论的提出

1891年德国修改专利法时，强制性地规定了权利要求书制度，其立法本意是要求法院严格按照权利要求书的内容确定专利权保护范围。但是在实践中，侵权者常常以对专利权利要求技术特征的细小变化而逃脱专利侵权责任。为了便于为专利权人提供更为有效的专利保护，有必要对权利要求所确定的范围进行一定的扩展，使之包括侵权者所作的细小的改进。因此，二十世纪初期，德国专利界正式提出了“发明主题”的理论。德国最高法院在1952年的一个著名判决中进一步建立了一种后来被称为“三段论”的判断方法。所谓“三段论”，是指将专利保护的对象分成如下三个层次：[1]一、“发明的直接主题”，也就是由权利要求书的文字内容所确定的范围。它不是通常的专利权保护范围，而是审理专利侵权案件的法院所必须尊重的最低保护限度。二、“发明的间接主题或者明显的等同”，也就是指所属领域中的普通技术人员不需要从事具有创造性的活动就能够从专利文件的全部内容中获得的技术教导。它确定了一项专利权通常的保护范围。三、“总的发明构思”。在某些情况之下，对一项专利权的保护范围还可以超出上述专利主题的范围，对总的发明构思或者是不明显的等同提供保护，这是专利保护的最宽范围。

所谓“总的发明构思”是指通过法官自己的分析，判断出在不需要创造性发明活动的条件下，根据一项专利说明书的整个内容所能够总结出来的最为上位的发明方案。此时，法官实际上可以不受授权专利的权利要求内容的限制，可以将权利要求中记载的某些技术特征忽略不计，也可以对不同权利要求中的部分技术特征进行重新组合，相当于由法官来起草一个他认为的更为合适的具有更宽范围的独立权利要求，然后依据这一由法官构想出来的权利要求来判断是否侵权。

2、“总的发明构思”理论与多余指定原则

从上述“三段论”判断方法可以看出：其第一个层次即“发明的直接主题”理论，由权利要求书的文字内容所确定的范围作为判定是否侵权的依据，这实际上与现代专利侵权判定的全面覆盖原则近似。

其第二个层次即“发明的间接主题”理论，法院依据该理论进行侵权判定时，对于被控侵权行为客体中与权利要求中文字记载的技术特征的不同特征，需要判断所属领域中的普通技术人员是否不需要从事具有创造性的活动就能够从专利文件中获得的这些不同特征与权利要求中相应特征具有类似的效果或作用，如果结论是肯定的，则认定构成侵权。这实际上与现代专利侵权判定的等同原则十分近似。

其第三个层次即“总的发明构思”理论，法院在依据该理论来进行侵权判定时，可以超出上述“发明的直接主题”和“发明的间接主题”的范围，从发明的总的构思的角度，将权利要求中记载的某些技术特征忽略不计，以略去某些技术特征后的权利要求的范围来判定是否侵权，这实际上与本文探讨的多余指定原则有部分近似。

3、“总的发明构思”理论的发展

1973年，《欧洲专利公约》缔结以后，德国为了与《欧洲专利公约》相一致，于1978年修改了原来的专利法。修改后的德国专利法在专利权保护范围方面采用了与《欧洲专利公约》第69条完全相同的条款[2]，并接受公约有关该条款的议定书的约束[3]。

专利法修改之后，德国联邦最高法院（bgh）于1986年就“formstein”一案[4]作出判决，该判决被认为是德国侵权判定理论的一个新的里程碑。该判决认为，确定一份专利的保护范围必须遵循《欧洲专利公约》第69条的规定，对该条款的理解应当遵循公约有关第69条的议定书的规定。根据上述条款的规定，一方面，权利要求的内容是确定专利权保护范围的决定性因素；另一方面，权利要求要用说明书和附图来解释。不能依据“总的发明构思”来确定专利权保护的边界，这样做会不恰当地扩大专利权的保护范围，不符合确保法律确定性的原则。

通过该判决可以看出，自加入《欧洲专利公约》之后，德国已经对其“发明主题”理论进行了适当的限制，放弃了严重影响法律确定性的“总的发明构思”理论，而改为采用等同原则作为扩大权利要求文字表达的保护范围的主要工具。

二、英国“发明精髓”理论

1、“发明精髓”理论的提出

英国早期的专利制度与德国近似，也是主要依靠专利说明书来判断专利权保护范围。正是在这种背景下，英国上议院在1876年的一个判决中[5]首次提出了“发明精髓”原则。该判决指出，被告常常不会原样不动地照抄说明书披露的装置，而是对该装置作出某种变化，其结果是采用了发明的实质，却避免了重复照搬其全部内容。在此情形下，法院应判定被告的装置采用了专利权人的“发明的精髓”，因而侵犯了其专利权，这就是所谓的“发明精髓”理论。

2、“发明精髓”理论与多余指定原则

英国“发明精髓”理论的目的是保护专利的实质内容，避免侵权人通过对专利进行非实质性的改动而逃避侵权责任，这与本文探讨的多余指定原则有部分相似。英国在1911年的一个判决中[6]更是直接说明了多余指定原则与“发明精髓”理论的近似之处。该判决指出：专利法里有一个人们所公知的原则，即任何利用了专利实质性内容的人不能指望通过一些无关紧要的变化就摆脱侵权的责任，只要利用了发明的精髓，则不论他省略某些非实质性的部分，还是采用等同物来予以替换，都将被判定为侵权行为。

通过这个判决可知，等同原则和多余指定原则两个方面的适用构成了“发明精髓”理论适用的最主要情形，也就是说，多余指定原则是“发明精髓”理论适用的特例，“发明精髓”理论的适用实际要比多余指定原则的适用范围宽泛得多。

3、“发明精髓”理论的发展

“发明精髓”理论起源于专利法中尚未明确专利申请文件必须包括权利要求的年代。在当时的情况下，审理专利侵权纠纷的法院不得不依据专利说明书的内容来仔细地辨别发明的实质所在，因而很自然地会提出这一原则。但是，随着专利制度的发展，尤其是权利要求书制度的逐步完善，通过权利要求书已经基本可以确定专利的保护范围，英国法院对“发明精髓”理论的依赖也逐渐减少了。

加之，人们认为过多地应用“发明精髓”理论会降低权利要求的作用，损害专利保护的法律确定性。尤其是1973年《欧洲专利公约》订立之后，英国于1977年修改了专利法，其中专利权保护范围的确定原则上采用了与《欧洲专利公约》第69条完全相同的法律条文，同时也接受了《欧洲专利公约》关于该条款的议定书的约束。之后，英国法院在解释权利要求和判定专利侵权时总是习惯于局限在权利要求的范围，很少超出权利要求字面范围判定专利侵权成立。

如前所述，“发明精髓”理论适用的情形主要包括等同原则和多余指定原则两个方面。后来，英国法院在判定专利侵权的诉讼中，主要抛弃了多余指定这样损害法律确定性的部分，而继续适用等同原则并对其作出进一步的限制。

三、美国“整体等同”理论

1、“整体等同”理论的提出

等同原则是美国近年来专利侵权诉讼中颇具争议的普通法原则。[7]近两个世纪以来，美国各级法院的众多判例扮演着等同原则诠释者的作用，使等同原则不断得到发展。

整体等同理论的提出源于美国联邦巡回上诉法院（cafc）1983年休斯航空公司诉美国政府一案[8]， 是美国联邦巡回上诉法院成立后受理的第一起等同侵权案件。在这个案件中，联邦巡回上诉法院认为，初审法院“关于被诉侵权产品具备权利要求中每一项要素或其等同物才构成侵权的观点”是错误的，法院应当把专利发明作为一个整体与被诉侵权物进行比较。如果它们通过实质相同的方式、具备实质相同的功能，并且达到实质相同的效果就应判定等同侵权成立；被诉侵权物缺少权利要求的要素或其等同物不妨碍侵权成立。休斯公司案中确立的等同原则通常被称为“整体等同” 理论。

    2、“整体等同”理论与多余指定原则

“整体等同”理论运用到具体实践中，即为“整体效果分析”方法，它主要侧重于“方式—功能—效果”三重检验的整体效果，即将专利权利范围与被控侵权产品或者方法的全部技术特征进行整体效果分析。

“整体等同”理论将“整个专利发明”这个概念跟等同原则联系在一起。由于等同原则不可避免的存在解释权利要求过于宽泛的可能性，在适用“整体等同”理论进行专利侵权判定时，可能存在被控侵权物缺少权利要求规定的某一项技术特征及其等同物的时候，专利侵权也有可能成立的情况。“整体等同”理论这一忽略权利要求中的某些技术特征进行专利侵权判定的具体适用情况与我国审判实践中的多余指定原则存在部分近似之处，多余指定原则的适用情况是“整体等同”理论的一个适用方面。

3、“整体等同”理论的发展

美国联邦巡回上诉法院在休斯公司一案判决中提出的“整体等同”理论对美国的专利实践产生了巨大影响，但同时也招致了许多人的严厉批评。因为坚持适用整体等同理论一方面扩大了专利权的保护范围，有利于维护专利权人的利益；但是，另一方面，整体等同理论的模糊性解释等同技术特征的方法使得社会公众难以对专利权的保护范围作出合理的预期和理解。

美国专利界对等同原则的争论最终引起了美国联邦最高法院的注意，终于在1997年希尔顿化学公司一案中[9]得到了澄清并有了进一步的发展。美国最高法院在该判决中指出：包含在权利要求中的每一个技术特征对于确定专利权保护范围来说都是重要的，因此等同原则应当针对权利要求中的各个技术特征，而不是针对发明整体。必须强调的是，在适用等同原则时，即使对单个的技术特征，也不允许将保护范围扩大到这样的程度，使得实质上是在忽略记载在权利要求中的该技术特征。该案件被人们认为建立适用等同原则的“全部技术特征”准则。该案件也彻底否决了美国联邦上诉法院在休斯公司案中提出的“整体等同”理论。

结论

总结起来，英国的“发明精髓”理论是出于对发明的实质进行保护的考虑，在还没有形成权利要求书时为了确定专利权保护范围而做的一种解释方法。德国的“总的发明构思”理论是在专利制度己经建立之后，为了减少僵化地字面解释权利要求给专利权人带来的保护范围过窄而由法院所做的一种灵活变通。美国的“整体等同”理论是从发明的整体上适用等同原则的一个判断方法。

上述三种理论均侧重于对专利权人提供灵活有效的保护，但是，这三种理论均存在专利权的保护范围过于模糊的缺陷，不可避免的影响了社会公众的利益。知识产权从来都是在专利权人的利益与社会公众的利益之间寻找平衡点的。随着专利制度的发展以及权利要求书制度的完善，这三种理论也逐渐走向衰落，甚至被摒弃，并逐渐为现代的等同原则所代替。