多余指定原则的概念及产生原因——从本所代理的最高院一专利案件论“多余指定原则”（一）

                                 北京市金信立方律师事务所  张斌律师

前言：

2005年8月，最高人民法院对于本所蒋洪义律师代理的大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷一案进行了提审，并作出最高人民法院（2005）民三提字第1号判决[1]。该判决明确宣称：凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，不赞成轻率地借鉴适用所谓多余指定原则。

多余指定原则是我国专利侵权判定中一个最富争议的判定原则，多年来，对于应否适用该原则进行专利侵权判定以及适用该原则应当遵照那些条件都存在着激烈的广泛的争论。由于多余指定原则直接涉及专利侵权的判断标准问题，也直接关系到专利权的保护尺度问题，因此，最高人民法院在此案的判决中对于多余指定原则的表态立即引起了社会各界的广泛关注，也引起了国外同行的注意。

专利侵权判定是进行专利权保护的关键问题，确定什么样的专利侵权判定原则对我国的专利制度具有重大影响。我国并未在专利法中明文规定多余指定原则，但近二十年来，很多法院都在专利侵权诉讼的司法实践中适用了多余指定原则。无论理论界还是实务界，对于应否适用多余指定原则存在巨大争议。因此，仔细分析最高院对该案件的判决并对多余指定原则进行系统研究对我国专利侵权诉讼的理论研究和实践发展都具有至关重要的意义。

本文正是基于如上考虑，对多余指定原则涉及到的相关问题进行了系统的研究和探讨，以期能对我国专利侵权判定制度的完善和实践中存在问题的解决有所帮助。本文内容主要包括：对我国司法实践中的多余指定原则进行了分析与回顾，探讨了其产生原因、理论渊源及适用发展情况，并对多余指定原则与等同原则及禁止反悔原则的适用进行了比较，最后着重讨论了多余指定原则的存废之争。

进行专利侵权判定，至少要解决两个问题：一是要确定专利权的保护范围，二是比较被控侵权产品或方法是否落入了专利权的保护范围，从而判断是否构成专利侵权。围绕这两个问题，理论界和实务界形成了很多理论、规则或制度，专利侵权判定的原则就是其中的一个极为重要的规则，如全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则等，多余指定原则也是其中一种侵权判定原则。

一、多余指定原则的概念及实质

1、多余指定原则的概念

我国专利法及司法解释对于多余指定原则并无明文规定。多余指定原则是在我国的司法实践中形成的，为部分法院所采纳的一种进行专利侵权判定的原则。

多余指定原则在我国司法实践中适用的情况主要是指专利权人在撰写专利申请文件时，把明显不是解决发明或实用新型技术问题的非必要技术特征写入了独立权利要求，该非必要技术特征成为限定独立权利要求保护范围的多余限定。我国法院在适用多余指定原则判定是否构成专利侵权时，一般在把权利要求分解成技术特征后，并根据当事人的解释和说明，审查所有这些技术特征是不是都属于必要技术特征。如果法院在参考说明书里所记载的发明目的、技术效果、技术方案以及申请人在专利审查过程中向专利局所做的陈述后，认为某一项技术特征属于非必要技术特征，那么法院在判定专利侵权是否成立时就会把这项技术特征省略掉。这种省略掉权利要求里的非必要技术特征的做法称为多余指定原则。[2]

按照北京市高级人民法院《意见》[3] 第 47 条的规定，多余指定原则是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征（即多余特征）略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。

2、多余指定原则的实质

必要技术特征是指，发明或实用新型为达到其目的和效果所不可或缺的技术特征，其总和足以构成发明或实用新型的主题，使其区别于其它技术方案。[4]附加技术特征又称非必要技术特征，应当与发明或者实用新型的目的有关，但仅是对所引用的权利要求中的技术特征作进一步限定的技术特征。

在独立权利要求中不应当有非必要技术特征，因为它对技术方案的形成没有实质意义。但在现实当中，有些申请人由于种种原因，误将非必要技术特征也写进了独立权利要求中，以致缩小了专利的保护范围。当诉讼发生时，被告往往以被控侵权产品中缺少专利独立权利要求的某一（些）特征为理由进行抗辩。从权利要求书的字面理解，被告的抗辩理由是有道理的。但按照多余指定原则，法官也会结合专利说明书全面考察，看被控侵权产品所缺少的特征在专利技术方案当中是否属于申请人的“多余指定”，如果是，那么虽然它被放在了独立权利要求中，但法官还是会把它作为“非必要技术特征”看待，即使被控产品缺少该特征，仍会被判定落入专利保护范围。

可见，多余指定原则的目的是为了实现实体正义，从体现发明主题的必要技术特征的角度，保护专利权人实质上的专利权。但是，由于多余指定原则将独立权利要求中某一技术特征略去了，其实质上也是法官在侵权诉讼程序中对专利的保护范围的重新认定。

二、我国多余指定原则的来源

在我国的专利法及司法解释中，找不到有关多余指定原则的规定。但是，多余指定原则已经体现在我国的司法实践中，并出现很多适用多余指定原则进行专利侵权判定的案例。

多余指定原则是我国在建立专利制度的初期，从德国过去的有关理论中引进的，其含义是指如果所属领域的技术人员在理解权利要求所限定的技术方案时认为该权利要求中记载的某一技术特征对于解释发明所要解决的技术问题来说是多余的，则可以依据多余指定原则忽略该技术特征。

德国法院把这种非必要技术特征称之为多余指定（或称多余限定），例如，在“帆板的帆具”案中[5]，专利的权利要求中写入了作为两根大杆的附加技术特征，大杆由“胶合的木料”制成。在被告的产品中，所适用的两根大杆不是用胶合的木料制成。德国法院认为，由“胶合的木料制成”是对大杆的一种多余指定，被告的被控技术没有利用这种多余指定的技术，也应当认定构成侵权。

有学者认为，我国多余指定原则理论与非必要技术特征理论并没有本质上的不同，非必要技术特征理论的产生依据是《专利法实施细则》第21条第2款的规定。该条规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。该理论认为，上述规定隐含了这样的含义：在确定专利权保护范围时可以逐个甄别独立权利要求中的每一个技术特征是否为解决技术问题所不可缺少的技术特征，即必要技术特征。如果认定某一技术特征不是必要技术特征，则认为属于可有可无的非必要技术特征，在确定保护范围时可以将其忽略不计。[6]

二、我国多余指定原则的产生原因

由于我国实施专利制度的时间较短，实践中，经常发生申请人将非必要技术特征写入独立权利要求的情况，发生这种现象的原因是多方面的：

首先，我国实行先申请原则，一般情况下，发明人完成发明创造以后，未经实施即须尽快申请专利，因此在撰写权利要求书时，往往把并不至关重要的技术特征写入了权利要求。

其次，撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作，撰写一件完美无缺的权利要求书是困难的。申请人很难预料到其发明创造以后可能产生的各种实施例，也很难把各种可能的实施例明白无误地概括在其权利要求中。

再次，从委托代理角度看，技术交底过程包括了技术内容从发明人、设计人的头脑向语言、文字（包括图形）的转化过程，再通过专利代理人对语言、文字（包括图形）信息的接收和处理过程，才能进入专利代理人的头脑中，然后再转化为申请文件。在这个复杂的转化过程中，信息的“失真”和“丢失”在所难免。

第四，申请人缺乏专利知识和撰写经验，不熟悉权利要求撰写方式，由于疏忽很可能把对实现专利发明和效果无关紧要的技术特征，也就是非必要技术特征写进权利要求里去。

第五，专利代理人水平有限或不称职或不负责任等也可能将非必要技术特征写入权利要求书。

由于申请人基于各种原因将非必要技术特征写入了独立权利要求，专利局授予专利权后，其他人经过研究专利说明书和权利要求书，很容易通过省略掉这一项非必要的技术特征来实施该专利。在这种情况下，如果法院由于被控侵权产品或方法缺少了权利要求的一项技术特征而判定专利侵权不成立的话，这样的结果显然对专利权人是不公平的。多余指定原则正是由于我国申请人撰写专利权利要求的实际情况，基于维护公平的需要而产生的。