院 办 通 报

 

 

第　期

 

江苏省高级人民法院办公室                    2006年5月　日

 

编者按：

5月17－23日，由全国人大常委会路甬祥副委员长带队、全国人大常委会教科文卫委员会吴基传副主任为组长的《专利法》执法检查组对我省实施《专利法》的情况进行检查。5月18日下午，省人大常委会在南京召开贯彻实施《专利法》情况汇报会。省法院周晖国副院长代表省法院向检查组汇报了我省法院专利审判工作情况。他全面回顾和总结了我省法院2001年以来专利案件审判的基本情况，采取的一些主要做法，并代表我省法院就专利法的修改提出了相关合理建议。周晖国副院长的讲话对推动我省专利审判工作的进一步发展，促进我省专利审判工作整体水平的提高具有重要的指导意义。现将周晖国副院长的讲话予以刊发，希望全省各级法院认真学习，切实贯彻落实。

 

 

江苏法院2001－2006年专利审判工作情况

 

江苏省高级人民法院

 

尊敬的路甬祥副委员长、吴基传主任及检查组各位领导：

　　下面汇报江苏法院开展专利审判工作的主要情况。

一、2001年以来我省法院专利案件审判基本情况

2003年以前，我省法院只有南京中院及省法院具有审理专利纠纷案件的管辖权。2003年和2005年，苏州中院、南通中院经最高法院批准相继取得专利案件的管辖权。据统计，自2001年专利法修订以来，全省法院共受理一审专利案件1143件(统计到2006年4月)，审结1124件，结案率98.3%。受理案件中，涉及发明专利121件，占10.6%；涉及实用新型专利429件，占37.5%；　涉及外观设计专利593件，占51.9%；涉外（港、澳、台）案件33件，占2.9%。审结案件中，从结案方式看，判决326件，占29%；调解、撤诉746件，占66.4%；以裁定驳回起诉、终结诉讼及其他方式审结52件，占4.6%。受理诉前临时措施及诉前证据保全案件19件，全部审结。省法院受理二审专利案件184件，审结164件，结案率89.1%，其中判决维持78件，改判18件，发回重审1件，调解30件，当事人撤诉21件，以裁定驳回起诉、终结诉讼、移送等其他方式结案16件。

二、我省专利审判工作的主要做法

在专利审判工作中，我们坚持做到案件事实清楚、证据充分确凿、适用法律正确、诉讼程序合法，努力实现“公正与效率”的工作主题，确保审判工作效果。针对专利审判的特点，我们采取了多种措施，促进审判工作的公正与高效。

(一)注重解决审判实践中遇到的技术难题

专利案件大多涉及复杂的技术问题，而从事专利案件审判的法官绝大多数是法律专业毕业，缺乏理工科技术背景，给专利案件审判工作带来一定难度。为有效解决专利案件所涉及的技术问题，我们主要采取了以下措施：

1、制定鉴定规则，成立鉴定机构。1996年，我院即商请省科技厅成立了技术鉴定委员会，并在全国率先制定了全省法院技术鉴定规则，规范了技术鉴定工作。2001年底，我院又结合最高法院《人民法院司法鉴定工作暂行规定》，对技术鉴定规则进行了修改和完善，并按照规定将案件的技术鉴定事项，统一归口由法院司法鉴定处办理。通过对技术鉴定程序和管理的规范化，较好地解决了案件审理中涉及的技术问题，提高了专利案件审判的质量和效率。

2、聘请技术专家担任案件陪审员。我省具有专利案件管辖权的中级法院近几年来一直试行专家陪审员制度，吸收技术专家参加案件审理，共同研讨有关技术难题。

3、积极推行专家辅助人制度。自2002年开始，我省法院根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，在专利案件审判中积极推行专家辅助人制度，由当事人各聘请一至二名技术专家出庭，就相关的技术问题向法庭和对方当事人作出说明，并接受对方当事人的质询，从而帮助合议庭准确理解案件所涉及的技术问题和查清案件事实。

4、尝试“法庭之友”模式审理案件。苏州中院借鉴外国法院的经验，在全市相关部门聘请28名具有较高技术水平、丰富社会阅历和一定法律知识的专业人员作为“法庭之友”。合议庭审理案件时，根据案件所涉技术类型，从“法庭之友”名单中邀请3—5名专家旁听庭审。休庭时，合议庭与旁听专家共同研究案件审理中涉及的技术问题。庭后，旁听专家向合议庭提交书面意见，供合议庭评议时参考。

此外，审判人员还适时就案件审理中涉及的技术问题进行技术咨询，向权威技术专家获取技术上的支持和帮助。

(二)采取多种方式解决疑难法律问题

2003年4月，省法院制定并实施了关于聘请法律咨询专家的规定，建立了法律咨询专家库，聘请国内一些不从事律师代理业务的法律专家担任咨询员。法官在遇到疑难复杂的法律问题时，可以向专家咨询，由专家出具书面咨询意见作为裁判的参考依据。从2004年开始，省法院还定期召开疑难案例研讨会，组织全省知识产权法官，并邀请学术界、最高法院、其他兄弟法院的专家、学者和业务骨干，对典型案例中反映出的难点、热点法律问题进行研讨，总结经验，提高法律水平。

（三）适时增加专利案件管辖法院

近年来，随着我省自主创新能力的不断提高，专利申请量和授权量大幅增长，专利纠纷也呈不断增加的趋势。南京中院作为我省唯一的审理专利案件的中级法院收案数不断上升，审判压力较大。为缓解南京中院的专利审判压力，加强专利案件审判工作，方便当事人诉讼，省法院在充分调研的基础上，提请最高法院批准了专利纠纷较多、审判力量较强的苏州、南通中院管辖专利纠纷案件。前不久，我院又向最高法院提交了增加无锡、镇江等自主创新能力较强地区的中级法院管辖专利案件的申请，从而建立起适应我省知识产权发展需要的更加合理的专利审判管辖体系，为促进我省自主创新能力的提高提供更加有力的司法保障。

(四)强化调研成果对审判工作的指导

我省法院始终注重对知识产权审判热点和难点问题的调研，并不断总结审判经验，研究制定解决问题的对策和意见，及时指导审判实践。近年来，省法院有相当一批调研成果在国家和省级刊物上发表，并在省级以上调研成果评选活动中多次获奖。2005年还承担了最高法院关于知识产权保护机制重点调研课题的调研工作，完成了关于确认不侵权、专利中止诉讼、管辖、证据、中间判决5个子课题的调研任务。自2001年以来，省法院还注重调研成果的转化，制定了一系列与专利审判相关的指导性意见，包括《关于适用停止侵犯知识产权行为若干问题的实施意见》、《关于知识产权侵权损害适用定额赔偿办法的指导意见》以及《关于进一步加大知识产权司法保护力度，促进提高自主创新能力的意见》等。上述调研成果和指导意见对正确理解和适用相关法律及其司法解释，公正高效地审理案件，统一执法标准发挥了重要作用，并为最高法院相关司法解释的修订提供了参考。

(五)运用利益平衡原则促进科技创新和成果使用

一是准确界定专利权人和社会公众的权利界限，依法审查和支持当事人的合理使用、正当使用、先用权以及公知技术等抗辩，对公众合法的创造与使用予以保护。

二是对于缺乏新颖性或创造性的专利，告知被控侵权人通过行政途径对原告权利重新审查。对于原告成果创造性程度不太高的，即使认定被告侵权成立，在法律责任的认定上也不应过于苛重。

三是对于权利人擅发警告函或滥用权利申请诉前禁令、证据保全等措施给被申请人造成损失而要求赔偿的，依法支持被申请人的赔偿请求。

(六)充分发挥诉讼调解在专利审判中的特殊作用

我省法院十分注重调解方式在知识产权审判中的运用，不断强化审判人员的调解意识，制定加强调解工作的意见，尽可能促使案件调解解决，提高审判的社会效果。据统计，在审结的专利纠纷案件中，调解结案和经调解做工作后当事人撤诉的746件，调解、撤诉率达66.4%。在专利纠纷案件的调解过程中，我省法院还十分注重通过调解促成双方和解，达成专利许可或转让协议，变侵权为合法使用，促进科技成果的转化。例如，南京中院在审理葛跃进诉江苏凯莱木业有限公司等5家企业专利侵权纠纷案的过程中，充分考虑案件处理对当地经济的影响等因素，积极开展调解工作，最终促使被告与原告签订专利实施许可合同，在维护权利人合法权益的同时，有效促成知识产权成果的转化和利用，实现了法律效果和社会效果的统一。

(七)慎用中止诉讼以免案件久拖不决

在专利侵权案件中，被控侵权人或第三人常常向专利复审委提出无效申请，致使相当一部分专利侵权案件中止审理。为提高审判效率，保证审判质量，我省法院在审理中一般要召开听证会，结合双方举证、质证和法院对证据的审查情况来决定案件是否中止审理。由于实用新型和外观设计专利未经实质审查，权利稳定性较弱，故对此类复审中的专利案件原则上中止审理。但如被告提出公知技术抗辩，且其提供的对比文献或其他资料足以证明该抗辩成立的，则依法不予中止，已经中止的及时恢复审理。而对于发明专利案件，原则上不中止诉讼，但如果被告提出的对比文献有足以导致专利无效可能的，则裁定中止诉讼。对于复审决定维持专利有效的，应及时恢复审理。

(八)依法采取保全、禁令等诉讼措施

1、积极采取证据保全、调查取证措施解决权利人举证难的问题。在专利侵权案件中，权利人举证较为困难。对此，我们积极受理并依法审查当事人的证据保全申请和调查取证申请，对符合条件的申请及时采取措施，固定证据。据统计，自专利法修订以来至2005年10月，我省法院对当事人提出的诉前证据保全申请全部予以支持，对诉讼中的证据保全申请也基本予以准许。同时，我们借鉴兄弟法院的经验，采取相对灵活的证据保全方式，一般情况下去现场采取保全措施，对于无需或难以在现场实施保全的财务账册、文件资料的保全，则通过裁定要求当事人在规定期限内提供相关证据的方式进行保全。被申请人拒绝提供证据的，将承担相应的法律责任或不利的法律后果。

2、依法采取诉前禁令措施，及时有效地制止侵权行为。自我国专利法设立诉前禁令制度以来，我省法院本着依法、积极、慎重的原则，严格审查当事人的申请，大胆适用禁令措施，取得了较好的社会效果。2001年至2005年10月，我省法院共受理专利诉前禁令案件17件。其中支持当事人申请9件，支持率为52.9%。为准确适用诉前禁令措施，我院还制定了《关于适用停止侵犯知识产权行为若干问题的实施意见》，对诉前禁令的申请条件、申请人应提交的证据、审查标准、听证程序、裁定的撤销、法律文书的制作、法律适用、案件管辖、费用的收取等问题作出了具体规定。同时，为保证对当事人禁令申请的准确审查，加大执法的力度，我们在全国率先规定诉前禁令申请案一律由知识产权庭审查和执行。

3、积极适用民事制裁措施，加大保护力度。注重发挥民事制裁在专利审判中的特殊作用，对于情节严重的侵权行为，除依法判决侵权人承担停止侵权、赔偿损失等民事责任外，还视具体情况依法给予罚款、没收等民事制裁。

通过依法准确适用上述措施，有效地制裁了专利侵权行为，保护了权利人的正当权益，增强了权利人的维权信心，并促使纠纷尽快得到解决。例如，南京中院采取了相关措施以后，当事人纷纷寻求调解解决，使此类案件中调解、撤诉的比例达到75.86％。

(九)加大专利侵权的赔偿力度

一是避免简单适用法定赔偿。对于根据现有证据材料和证据规则，能够推定出权利人的损失或被告获利的，避免简单适用定额赔偿。而对于原告直接请求适用定额赔偿的，法院根据现有证据或证据规则无法确定权利人的损失或侵权人的获利时可以适用定额赔偿办法。

二是当权利人多项专利被侵权使用，权利人针对每项专利分别起诉，或者在一个案件中同时起诉但要求分别在50万元以下酌定赔偿的，以每项专利为单位计算赔偿额或适用定额赔偿办法确定赔偿数额。因为每项专利均可以构成一项权利，权利人分别诉讼或并案诉讼的效果应当是一致的。

三是产品部件构成专利侵权的，在确定赔偿数额时，考虑该部件在整个产品中所起的作用。体现成品的整体技术功能和效果的关键部件侵犯他人专利权的，参考整个产品的利润并结合其他因素合理确定赔偿数额。

四是包装物侵犯他人外观设计专利权的，一般应当参照该包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中所起的作用等因素合理确定赔偿数额。包装物如果系吸引一般消费者购买该产品的主要因素，会使消费者对该包装物与其中的产品产生某种特定的联想，从而达到类似于商标标识产品来源的功效，并且与被包装产品在销售时不可分离的，参照被包装产品的利润合理确定赔偿数额。

（十）积极受理确认不侵权案件

2002年，经过最高法院批复，我省南京中院受理了全国首起确认不侵权案件——苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司确认不侵犯专利权案。该案的受理开创了人民法院通过司法审查确认不侵权的先例，对我国知识产权保护和民事诉讼理论作了重要的补充和完善。此后，我省法院又受理了3起确认不侵犯专利权案件。针对此类新类型案件的受理及审理中存在的问题，我们进行了专题调研。我们认为，对此类案件的起诉条件应严格审查，只有在利害关系人确实受到侵权警告或声明的威胁，且权利人未在合理期限内依法请求有关机关处理，如果不提起确认不侵权之诉将使其合法权益受到或可能受到损害等情况下，法院才能受理该诉讼。

(十一)完善涉外专利案件的审理

在涉外专利案件审理中，坚持平等原则依法平等保护中外当事人的合法利益，避免给外国、港澳台当事人“歧视待遇”或“超国民待遇”。同时，为缩短此类案件的审理周期，省法院制定出台了涉外民商事案件审限管理规定，要求除法定中止、扣除审限原因外，涉外知识产权案件的审限参照普通民事案件审限规定办理，即一审涉外案件须在6个月内结案，二审案件须在3个月内审结。通过对涉外知识产权案件审理期限的规范化管理，涉外专利审判的效率意识进一步强化，案件的平均审理周期进一步缩短，绝大部分案件在扣除公告送达、审计、鉴定等所需要的时间后，均能在规定的期限内审结。例如，南京中院审结的涉外、涉港澳台案件审理时间在6个月以内的占64.7％。

　　三、对专利法修订的几点建议

结合我省法院专利审判中遇到的主要问题，对专利法的修订提出如下建议：

（一）专利法的修改应合理吸收最高法院司法解释的相关内容

最高法院关于专利法的司法解释是对全国专利审判经验的总结，专利法修改时可以借鉴和吸收其中较为成熟的内容，如关于等同替换原则、责令诉前停止侵权行为的临时措施及诉前证据保全制度等规定。

（二）建议取消法律规定的适用赔偿办法的顺位

根据专利法及其司法解释的规定，在专利侵权损害赔偿办法的适用上有先后顺序，即按侵权受损额或获利额、许可费的倍数、法定赔偿办法依次适用。但该法定顺序限制了权利人对赔偿办法的选择权，也不利于对专利权提供充分保护。实践中权利人常常根据其举证能力及证据情况，直接向法院请求按许可费的倍数或法定赔偿办法确定赔偿额。而且，多数专利案件最终也是按法定赔偿办法确定赔偿数额的。因此，建议允许权利人对赔偿办法适用的选择权。

（三）建议专利法对公知技术抗辩制度及公知技术的内涵作出规定

现行专利法尚未将公知技术抗辩作为一种不视为侵权的情形予以规定，而实践中存在着大量涉及公知技术抗辩的案例。因此，应在专利法中确立公知技术抗辩制度，同时对公知技术的内涵进行规定。司法实践中对公知技术的范围存在争议。例如，原告分别拥有发明和实用新型两项技术特征相同的经重复授权的专利。在实用新型专利进入公有领域后，被告抗辩认为其使用的是进入公有领域的技术，从而提出公知技术抗辩的主张。因此，需要对公知技术的内涵进行明确。

（四）建议进一步明确先用权人的使用范围

现行专利法规定，先用权人可以在原有范围内继续使用。实践中对“原有范围”产生不同理解：一种观点认为，原有范围应当以专利申请日前被告现有生产规模为限，不得再扩大。另有观点认为，先用权是法律明确规定的一项权利，应当得到充分的行使，否则不利于保护先用权人的利益，因此应当以先用权人生产规模的合理增长为标准，合理扩大先用权的范围。我们认为，在平衡双方当事人利益后，应允许先用权人根据生产规模所需适当扩张，否则会将先用权人排除出市场，从而会挫伤其创新热情，不利于促进自主创新。因此，建议对先用权的行使范围予以进一步明确。

（五）建议进一步完善职务发明人、设计人的奖金报酬制度

职务发明的发明人或设计人依法享有奖金和报酬请求权。但根据专利法及其实施细则以及科技成果转化法的规定，该项制度的实施存在以下问题：（1）发明人、设计人获取报酬权形同虚设，其请求难以获得支持。专利法实施细则中规定，报酬支付的基础或前提是专利实施所得的税后利润。因此，如个案中负有支付义务的单位抗辩认为其实施专利后一直亏损，由此导致发明人、设计人的报酬请求权难以被支持。因此，建议以专利许可费的一定比例为标准支付报酬，在专利未实施也未许可的情况下，可参照相关领域创造程度相当的其他专利的许可费的标准确定报酬。（2）奖金标准偏低，不利于激励创新。根据专利法实施细则第74条规定，一项发明专利的奖金最低不少于2000元，一项实用新型或外观设计的奖金最低不少于500元。该标准显然与专利技术的价值不相适应。虽然1996年的科技成果转化法中规定的奖金比例为不低于新增留利的5%,但同样存在着是否有新增留利的争议问题。（3）奖金或报酬支付的起算点及时间不合理。根据专利法实施细则的规定，报酬是从专利实施的当年提取。科技成果转化法不仅规定奖金是在科技成果转化成功投产后提取，而且规定提取的时间为连续三至五年。上述规定意味着如果未实施专利即可以不支付报酬。因此，现有规定有许多不尽完善之处，不利于激励科技工作者创新，建议专利法修订中对相关规定进行完善，加强对发明人、设计人奖金报酬权的保护。

（六）建议对“新产品”的内涵作出规定

现行专利法规定，涉及新产品制造方法专利的侵权案件，由被告对其制造方法及该方法与原告专利方法的不同负举证责任。实践中，在“新产品”的认定上存在分歧：一种意见认为，只要某产品在专利申请日前在本国市场上从未见过，即可以认为是“新产品”。（汤宗舜教授编著《专利法教程》）。另一种意见认为， “新产品”是指在国内第一次生产出的产品，且该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者质量、性能、功能方面有明显区别。（北京高院关于专利侵权判定的意见）。综合比较上述两种意见，前一种意见强调在国内市场上首次出现，后一种意见强调在国内首次生产，且与同类产品的组分、结构、质量或性能有明显区别。上述意见差异较大，影响到司法上对新产品的认定，以及对当事人举证责任的分配，最终决定了侵权是否成立。因此，建议修订专利法时对“新产品”作进一步明确。

（七）建议专利法对国家、行业、地方标准与专利权保护之间的冲突进行协调

目前，国家出台了一系列政策，鼓励企业、科研院所积极参与标准的制定、研究和转化。而司法实践中，以专利技术为基础制定成国家、行业、地方标准后，专利权人起诉标准的实施者侵权的案件已有发生。关于标准实施者是否侵权以及责任的认定，标准实施者的使用权与专利权之间如何平衡等问题，应引起立法机关的重视，建议在专利法中对此加以规范和调整。

（八）专利法的修改应有效解决诉讼中止问题

专利侵权诉讼中，被告或第三人常常向专利复审委提出无效宣告申请，由此导致相当一部分专利侵权诉讼案件中止审理。自此，专利的效力需要经过复审决定，如当事人提起行政诉讼的，还要经过北京中院的判决、北京高院的终审判决等漫长的时间和程序才能最终确定。因此，专利无效宣告程序已经成为目前大量诉讼案件中止、久审不结的最主要原因。无效宣告以及诉讼中止造成了大量社会资源的耗费，对专利行政机关授权和司法的权威性产生冲击，也不利于制止侵权。据我省南京中院统计，在1996至2005年受理的专利侵权案件中，因被告请求宣告无效而中止的占全部专利案件的31％。因此，当前迫切需要解决中止诉讼问题，以提高审判效率，及时制止侵权或确定被告不构成侵权。2005年我们专门做过此方面的调研，提出了多项解决方案：（1）规定专利复审时限，促使其尽快作出裁决。（2）专利权人作出中止担保。当被告启动无效程序时，权利人有两种选择权：一是按现行的制度中止诉讼；一是提供一定财产担保其权利有效而请求法院继续审理。如果最终经审查专利权无效，则权利人将要以其担保承担一定责任。（3）立法上将实用新型专利授权制度的形式审查改为实质审查，同时对外观设计专利单独立法予以规制。这样才能保证权利基本稳定，从而从根本上解决专利诉讼中止问题。（4）参照国外有些国家的法律制度，允许法院对专利的效力状态作出评价。