————兼评在先专利与新颖性

江苏省高级人民法院民三庭 顾韬

从广义上说，在先专利技术属于公知技术的范畴，在先专利抗辩是指：被控侵权行为人以自己使用的技术是在先专利中的技术，或者接近于该在先专利中的技术为由，抗辩专利权人的侵权指控，以最终否定专利侵权指控。目前司法实践中，当被控侵权人提出抗辩所依据的在先专利的公开日早于原告专利的申请日时，一般可以将其纳入公知技术抗辩的范畴。当在先专利的申请日早于原告专利，而公告日在原告专利申请日之后时，在先专利抗辩能否成立?在这一问题存在一定争议，其实质上反映了对在先专利抗辩的不同理解，因此有必要从这一问题出发，对在先专利抗辩的整体制度进行探讨，对其法律基础、成立条件以及具体适用等有关问题予以初步的明确。

一、在先专利抗辩的法律基础

笔者认为，在先专利抗辩成立的法律基础在于其可能对原告专利技术的新颖性造成破坏，从而使得丧失新颖性的技术方案被排除在专利保护范围之外。

（一）新颖性是确定专利权保护范围的重要因素

专利新颖性要求表达了一个基本的公众利益：如果一项技术公众已经可以得到，无论发明者、设计者为获得他的专利在智力上的投入是多么的显著，授予专利权也没有正当的理由。[1]新颖性的首要意义在于审查某项专利申请是否应当被准许或对某项专利的有效性的判断上。那么，在专利侵权诉讼中，专利的新颖性是否应当被纳入法官的考虑范畴呢？笔者认为，尽管在专利侵权诉讼中，司法裁量并不能从新颖性角度对专利的有效性作出直接判断，但新颖性问题对于确定专利的保护范围仍具有重要的意义。这主要基于：第一、权利义务平衡的需要。专利权是一种垄断权，其与非特定的公众之间存在着权利义务关系，在一定程度上也会产生利益的冲突。在这一权利义务的调整中，平衡度是必须要考虑的问题，通过平衡度的合理把握，使得专利权与社会公众利益达到相对均衡。在专利侵权诉讼中，平衡度的正确把握集中体现在如何确定一项专利权的保护范围上，它是判断一项被指控的侵权行为是否成立、是否要被禁止、甚至是一项专利权自身能否具有专利权的基础。[2]专利新颖性则是把握这一平衡度的重要判断标准。第二、合理确定专利禁止权范围的需要。专利侵权诉讼中，专利权人主张权利的依据一般是专利权中的禁止权，即专利权人有权禁止他人非经许可实施其专利技术。在确定专利禁止权范围时，除了将权利要求所记载的技术方案纳入这一范围，还应考虑到这一技术方案的延伸范围。也就是说，专利权人不仅有权禁止他人实施与其专利技术完全相同的技术，还有权禁止他人实施与其专利技术等同的技术。可见，专利禁止权的范围较其他专利权利为大，因此在对其范围进行确定时，要同时考虑到公平合理的要求。如果一项专利禁止权范围内的部分技术已经不具备新颖性的要求，则有必要将这部分技术从禁止权范围内予以剔除，恢复专利权所应有的保护范围。

（二）在先专利应作为判断专利新颖性的考量因素之一

专利法第二十二条第二款规定：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”《审查指南》对新颖性的概念也具体规定“在一件专利申请的新颖性判断中，由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。”从以上规定中可以看出，在对专利新颖性进行判断时，抵触申请是需要审查的一个方面。基于同样的理由，当被控侵权人以在先专利进行抗辩时，由于这一抗辩可能对原告专利的新颖性造成破坏，从而影响到专利权保护范围的界定，所以这一抗辩具备了相应的法律基础，可以成为专利不侵权的抗辩情形之一。

二、在先专利抗辩在专利主体上的两种情形

从权利主体的角度，在先专利抗辩一般分为两种情形：一种情形是被控侵权人所依据的在先专利是其自身专利或者是其可以合法使用的他人专利；另一种情形是被控侵权人所依据的在先专利，是他人专利且被控侵权人无权使用。

关于第一种情形，由于被控侵权人对于在先专利拥有合法的使用权，因此，在被控侵权人以此作为抗辩依据的合理性上，一般并不存在较大争议。

关于第二种情形，由于被控侵权人本身对在先专利也不享有任何权利，那么，这种情形下的在先专利抗辩能否成立？目前存在一定争议，焦点在于：公知技术是否还应同时是“自由”的技术？一种观点认为，公知技术抗辩是为了谋求实现公平而允许采用的一种抗辩手段，抗辩人不能以此为自己进行的非法行为进行辩护，因此，正确的做法应当由被控侵权人依据在先专利提出无效宣告请求，而不能接受其抗辩主张。[3]　另一种观点认为，被控侵权行为人用以抗辩使用的公知技术只要是先于专利申请日之前的已经公开的技术即可，并不要求同时具备自由公用的特点。笔者基本上倾向于后一种观点，具体到在先专利抗辩，被控侵权人只需证明其使用的被控侵权技术与一项在先专利相同或接近即可，而无需要求其对在先专利同时拥有合法的使用权。理由是：1、符合专利权保护的要求。对专利权予以保护的前提是该专利技术具备新颖性、创造性，只有具备了这一前提，专利权人才能完整的享有专利权利。在这一前提下，无论被控侵权人对在先专利是否享有合法使用权，在后专利的保护范围中也不应包括在先专利技术。将在先专利技术从在后专利的禁止权中排除只是还原了专利权本来应有的技术范围，把本不属于专利权人专利保护范围的技术特征公平的还给公众或他人。2、符合在先专利权人的利益。支持第一种观点的理由之一在于被控侵权人使用在先专利的行为也是一种违法行为，若允许其以这一违法行为抗辩，从整体上不利于专利权的保护。笔者认为，在这种情况下，若判定在先专利抗辩不成立，实质上有可能造成在后专利权行使在先专利权人的权利，并且籍此获得了本应由在先专利人获得的补偿，这对在先专利权人是不公平的。因此，尽管被控侵权人使用在先专利技术是一种非法行为，但对此享有追偿权的只能是在先专利权人，在后专利权人对被告并不拥有专利权利，这样才能合法的维护在先专利权人的利益。
    三、在先专利抗辩成立的基本条件

(一)在先专利的专利权人应该是在后专利权人以外的其他人。

案例一：在关于专利a的侵权诉讼中，被告举证出另一专利b，专利b的申请日在专利a的申请日之前，专利a和专利b的专利权人为同一人，而且被告实施的技术与专利b记载的技术相同，此时被告的在先专利抗辩是否成立？

案例二：在关于专利a（专利权人为a）的侵权诉讼中，被告举证出另一专利b（专利权人为c），专利b的申请日在专利a的申请日之前，被告实施的技术与专利b记载的技术相同，此时被告的在先专利抗辩是否成立？

以上两个案例中，案例一被告的在先专利抗辩不能成立，案例二被告的在先专利抗辩能够成立，之所以这两件案件会有不同的结果，其原因是在先专利权人在主体上所存在的差别。《巴黎公约有关专利部分补充条约》中“自我不抵触原则”可以看作是对此的一个立法解释，该条约第四款规定“同一发明人的在先申请不构成其在后申请的现有技术”。笔者认为，在先专利抗辩的意义在于将专利禁止权范围内属于他人的专利技术予以排除，合理确定在先专利权人、在后专利权人、社会公众之间的权利义务关系。因此在案例一中，由于在先专利与在后专利的权利人同属一人时，在先专利抗辩就失去了其应有的意义，在这种情况下，被告提出在先专利抗辩的主张不能得到法院的支持。案例二，由于在先专利权人是在后专利权人外的其他人，因此被告的抗辩主张应予成立。

（二）在先专利的申请日必须在专利申请日之前。

1、申请日的先后应为专利在先性的唯一判断标准。这一问题大体上可分为两种情形：当被控侵权人抗辩所依据的专利是其自身专利或者是其可以合法使用的他人专利时，司法实践中比较通行的标准为，只要该专利的申请日早于原告专利的申请日，在先专利即可成立。当被控侵权人抗辩所依据的专利，是他人专利且被控侵权人也无权使用时，如何判断专利的在先性？一种观点认为，这种情况下在先专利的形成时间应比照公知技术的形成时间的一般性标准，即应当不仅要求申请日在先，同时还应要求在先专利的公开日早于在后专利的申请日。对此，笔者持不同看法，主要原因在于专利技术与一般意义上的公知技术在效力层次上的区别。与公知技术不同，在先专利与在后专利在效力层次上是一样的，均受到专利法同等条件的调整和保护，因此判断其能否成为在先专利的时间标准应以申请日为准，而不宜再行强调公开日与申请日的比较。在这一点上，无论被控侵权人依据的自身的还是他人的在先专利，都不应有所区别。

2、国际申请的在先性判断问题。

案例三：专利复审委员会作出的第4527号无效宣告请求审查决定，涉及的是一项名称为“游戏机用台灯”的实用新型专利，申请日为2000年6月15日，授权公告日为2001年6月27日。无效宣告请求人向专利复审委员会提出的对比文件为：00801093.5号发明专利申请公开说明书，该申请的国际申请日为2000年6月2日，进入中国国家阶段的公开日为2001年9月19日。专利复审委员会在审查决定中认为：该对比文件的国际申请日在本专利的申请日之前，在中国国家阶段的公开日在本专利的申请日之后，可以作为抵触申请评价本专利的新颖性。

国际申请是为了简化在几个国家取得专利保护的手续和费用，由ptc的缔约国按照ptc条约向受理局提出申请，并且在申请中指定请求专利保护的各个国家（或地区），最终由各指定国根据相关国家或地区法律规定进行审查而实际上导致专利授权或驳回的一种专利申请。[4]从国际申请的整个流程来看，国际申请的提出与直接在我国提出的专利申请具有同等效力，因此，在判断其是否成为在先专利时，应将其国际申请日与专利申请日进行比较。

（三）被控侵权的技术应与在先专利技术相同、等同或者更为接近。

这一问题是在先专利抗辩能否成立的关键，一般意义上可分为三种情况，一是被控侵权技术与在先专利技术完全相同，如“带灯的吊扇”和“带吊扇的灯”，该两项专利的发明主题一致，技术方案应为相同。二是被控侵权技术与在先专利技术构成等同，如被控侵权技术与在先专利技术相比，其差别仅体现为惯用手段的直接置换，则应认定两者构成等同。需要注意的是，在司法实践中，当被控侵权技术和专利技术均是在先专利技术非实质性改变时，即同时存在被控侵权技术与在先专利技术可能等同、原告专利技术与在先专利技术可能等同的情况时，则不能认定被控侵权技术是原告专利技术的等同技术，否则等于将在先专利技术划进了在后专利技术的保护范围，对在先专利权人和其他社会公众都是不公平的。三是被控侵权技术与在先专利技术、原告专利均存在差异时，则应该使用接近分析的方法。应该说，这种分析对法官来说，是比较困难的，必要时可以借助技术手段的帮助。总的原则是：借助等同判断的原则和方法，对被控侵权技术、原告专利、在先专利进行同时比较，考虑被控侵权技术与在先专利技术、原告专利之间，哪个更为接近。如果被控侵权技术与在先专利技术更为接近，则在在先专利抗辩成立。如果被控侵权技术与原告专利技术更为接近，则应当认定其落入原告专利的保护范围。

四、在先专利抗辩范围的确定

案例四：在关于专利a的侵权诉讼中，被告提出抗辩的依据是其自身的专利b，专利b的申请日在专利a的申请日之前，专利b的权利要求中并未完全揭示被控侵权技术的完整技术方案，但在其专利说明书中，以实施例的方式披露了被控侵权技术方案。这种情况之下，被告的在先专利抗辩能否成立？

本案中，存在两种不同观点，其争议焦点主要围绕：针对在先专利抗辩，其抗辩范围是应以在先专利的权利要求为限，还是应包括专利文献的全部内容？第一种观点认为，在先专利的抗辩范围，应以在先专利的权利要求为准。至于仅出现在专利说明书的技术方案，由于其并未在权利要求得到完全揭示，不属于在先专利的保护范围，因此也不能以此对抗原告专利。据此，被告的在先专利抗辩不能成立。第二种观点认为，在先专利的抗辩范围应包括其专利的全部文献，而不能仅限于在先专利的权利要求内容。本案中，被控侵权技术已在在先专利的实施例中得到了披露，因此，被告的在先专利抗辩成立。

笔者基本上同意第二种观点，在判断在先专利抗辩是否成立时，其抗辩范围应为该项专利的全部内容。针对在先专利的审查，也应采取全文比较的方式，而不能仅对在先专利的权利要求进行审查。理由如下：1、相关法规上的依据。《审查指南》在涉及抵触申请的第二部分第三章第2.2节中规定“审查员在检索时应当注意，确定是否有抵触申请存在，不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求，而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容为准。”在解释这一规定时，专利复审委员会认为“抵触申请条款的设立，不仅是为了避免重复授权，而且要丰富现有技术。因为抵触申请先于在后申请向专利局递交并在以后向公众公开，先丰富了现有技术，而在后申请并未对公众提供新的技术内容，因而不应获得任何报酬。”[5]尽管抵触申请的审查目的与在先专利抗辩的审查目的不同，但均是针对在先专利申请，且在实质也都涉及到了在后专利新颖性的问题，因此，在先专利抗辩中，并没有理由反对就在先专利的全部内容进行审查的做法。2、在先专利保护范围和不侵权抗辩范围的区别。在确定专利保护范围时，其审查内容应以权利要求为准，说明书及附图起到的解释权利要求的作用，对于未被权利要求记载，而仅体现在说明书中的实施例，自然不能纳入专利的保护范围。但在在先专利抗辩中，被控侵权人引用在先专利的目的并不在于确定在先专利的保护范围，而是旨在否定原告专利技术的新颖性，并进而否定专利侵权指控。因此，即便在先专利中的一项技术方案并不能纳入在先专利的保护范围，但只要该技术方案足以对原告专利的新颖性造成破坏，使得被控侵权技术从原告专利的禁止范围中排除，被告的在先专利不侵权抗辩仍然成立。因此，笔者认为，有关专利的保护范围和不侵权抗辩范围应存在差别，专利的保护范围应以权利要求的记载为准，而抗辩不侵权的范围则应括大到专利文献的全部内容，既包括权利要求中记载的专利技术，也包括权利要求以外的技术方案。这一范围的界定，对于专利权人和社会公众都应是公平的。3、关于这一问题，国外也大多持相同或类似观点。如，日本的吉藤幸塑在其《专利法概论》中认为，只要是在先公告或公开的先申请的说明书或附图中已经有记载的，不管这个发明在专利权利要求中有无记载，原则上以此作为专利权利要求的后申请都要被驳回。作为理由，除了指出在后申请没有公开任何新发明，在后申请人不应取得独占权的报偿外，还进一步指出，在先申请人在其权利要求中未记载的发明应视为主动放弃权利而提供给公众的公有财产，在后申请人不能将这个公有财产私权化。[6]综合以上理由，笔者认为，在一般情况下，以在先专利进行不侵权抗辩的范围应包括该在先专利的全部内容，这一范围的界定是符合专利法目的和公平原则的。