最高法院民三庭：

　　根据贵庭要求，我庭专门发文全省各中级法院要求针对贵庭提出的相关主题，结合自身实践提出相关问题和建议。现根据我省审判实际，结合中院上报材料，就我国知识产权司法保护机制中存在的主要问题及建议上报如下：

　　一、关于知识产权授权与维持程序的完善

　　（一）目前存在的主要问题有：

　　1、该程序效率不高，严重影响司法程序的效率。在专利、商标等无效、撤销程序启动后，大量诉讼案件往往中止审理。而在无效等行政程序中，从当事人提出申请到结案，行政机关要耗费相当长的期间，这些程序无审限，而诉讼有审限。根据现有法律规定，在权利被行政机关维持或撤销、无效后，又可能引发行政诉讼。这又将使民事侵权诉讼无限期延长。此项机制导致诸多知识产权民事侵权诉讼长期、大量积压。

　　2、民事诉讼中，法院不能对经行政授予的权利的效力作出评判，导致有些案件审判质量和效率受到影响。

　　已经中止的民事诉讼，如行政无效、撤销程序作出维持权利有效性的决定，则法院一般可以恢复审理，并依据原有权利的状态作出裁判。但如果行政机关作出无效决定，该决定未生效，尚有可能被提起行政诉讼。于此情形，法院可能无所适从，不能当然恢复审理。因为：（1）如果恢复审理，则以权利的何种状态来确定审理的基调。（2）虽然可以以被告使用公知技术作为不侵权的理由作出裁判，但如果被告未提出此项抗辩，或虽提出而因证据等问题导致抗辩不成立的，法院将如何审理并作出裁判。（目前我院审理中正遇此问题）（3）如果法院认为原告的外观设计或实用新型专利本身的新颖性明显没有，而法院既不能对权利的效力进行评判，又不能以未生效的无效决定作出裁判，多数情形下则中止案件等待行政诉讼终审裁判出台后再恢复审理，故审判效率受到严重影响。

　　3、检索报告成为诉讼中的又一障碍。实践中，不乏出现检索报告中检索的有新颖性、创造性，而专利事后却被无效的，也有检索无新颖性、创造性最终专利又被维持有效的实例。

　　4、实用新型、外观设计专利的审查机制存在问题，致使民事诉讼中原告的权利状态很不确定，许多案件被中止诉讼。授权时，该类专利审查不严，授权机率大。而在无效程序、专利维持程序、行政诉讼程序中审查严格，致使许多专利在无效与有效间徘徊。

　　（二）设想与建议：

　　1、一些中院建议参照一些国家的做法，将现有的无效程序合并入一审司法程序，法院可以对授权性权利的有效性作出评判。从权利类型上说，至少对外观设计专利、实用新型专利、商标等权利效力进行审查。从审查内容来看，如专利缺乏新颖性、创造性，商标与在先权利发生冲突、商标缺少显著性、存在禁用要素等理由相当明显的，法院为何不能直接审查，对权利效力作出评判，而等到行政决定作出、行政诉讼终审后再作出裁判呢？

　　2、加强行政授权审查。

　　二、关于建立知识产权上诉法院

我省多数法院对此持否定态度，认为条件暂不成熟。理由是：

1、现有的知识产权案件数量尚未达到成立该专门法院的程度。全国各地收案数很不均衡。

2、如果跨区设立专门法院，将涉及法院级别和法官任命机构及法院、法官的经费、待遇来源等问题。

3、各地审判力量差距较大。

4、社会公众、企业对知识产权保护重视不够、需要不强烈。

5、设立专门法院如果仍不能对权利效力作出评判，将很难发挥作用。

　　极个别法院赞成设立知识产权法院。认为有利于培养专家型法官，有利于执法统一，上海浦东法院即是知识产权法院的萌芽。但该法院同时认为，设立知识产权法院是远景，近期条件不成熟。

　　三、关于知识产权民事、行政、刑事程序的衔接

　　（一）一些法院建议，先进行民事和行政知识产权案件审判的合并是可行的，民事和刑事案件合并不具备条件。理由是：

　　1、民事和行政审判在证据规则的要求方面、司法审查的重点方面有很多相通之处。

　　2、合并后，可以解决法律适用方面不统一的问题。

　　3、有利于发挥民事审判人员的专业、审判经验、审判技能等方面的优势。

　　（二）目前三类案件审判程序的衔接

　　存在的问题：

　　1、行政诉讼与民事诉讼如何衔接。我省南通中院受理一起确认商标不侵权之诉。此前原告因受行政处罚后向法院提起行政诉讼，认为行政机关处罚不当。因此，此类纠纷如何协调，行政、民事诉讼何案应予中止诉讼，民事案件受理是否妥当等问题。

　　2、民事诉讼与刑事案件如何协调，刑事案件中的定性是否可以直接作为民事定案证据使用。在刑事诉讼中，刑事审判部门已经对原告的商业秘密作了认定。而后在民事诉讼中，如民事审判部门认为，刑事审判部门认定原告商业秘密构成明显有问题，依据现有证据难以认定原告主张的信息为商业秘密，此时刑事审判部门的生效判决与民事诉讼如何协调。

建议：

1、关于“先行后民”还是“先民后行”，不能一概而论。总的原则不能违背“一事不再理”，“一案两诉”的原则，以及避免两庭对一案作出不同的判决。故在对同一被控事实，已经有民事诉讼或行政诉讼时，不能再换一个案由提起行政诉讼或民事诉讼，即如果人民法院已经受理了民事侵权之诉，被告认为其不侵权，而就同一事实提起行政诉讼的；或者人民法院受理了原告诉行政处罚机关的行政诉讼，原告又到人民法院提起要求确认不侵权的民事诉讼的，人民法院原则上应不予受理。如果已经受理的，后受理案件的法院应驳回起诉，或者由两庭协商决定哪一案中止诉讼。在行政案件继续审理时，要视行政生效裁判的情形决定已中止诉讼的民事案件的审理方向。如果行政案件仅对行政机关的处罚程序不当进行审查未对实体侵权事实进行认定而作出裁判的，在后的民事诉讼可以继续审理并作出侵权与否的认定和判决。如果行政案件的生效判决已经对侵权与否作出认定，则在后的民事诉讼将直接驳回原告起诉。当然，在先行政诉讼是由行政维持或无效、撤销决定而引发，涉及权利效力的，则民事诉讼最好应中止诉讼。

　　对此，少数中院认为，在民事诉讼和行政诉讼发生冲突时，应当“先民后行”，原因是：（1）行政审判是对行政行为合法性进行审查，兼顾合理性审查，审查对象是行政行为的职权、程序及收集证据的合法性等，并非是对侵权事实的全面审查，因而行政审判不一定能反映侵权事实的完整性。而民事审判审查对象是当事人的诉辩主张，采用高度盖然性事实认定规则，认定事实的准确性显然高于行政诉讼。（2）最高法院关于商标案件审理的司法解释中明确，人民法院审理商标侵权赔偿案不受行政机关裁决的影响，而行政审判就是对行政裁决结论的审查。所以行政审判的结果对于民事审判毫无意义。

　　2、关于“先刑后民”还是“先民后刑”问题。一种观点认为，应当采用先刑后民原则，原因是：刑事和民事都是对侵权事实的全面审查，构成犯罪的前提是侵权成立，这正是民事诉讼要解决的首要问题。刑事证据的要求较之民事证据更为严格，其认定事实的客观性更强，更接近客观事实真相。

　　另一种观点认为，不必先刑后民。国家机关追究侵权人的刑事责任并不影响权利人追究侵权人的民事责任。民事诉讼不以刑事认定构成犯罪为前提。

　　3、关于在民事诉讼中如何对待刑事程序、行政程序中的证据认定结论问题。基本统一的认识是，生效行政、刑事判决中认定的事实，在民事诉讼中可以直接予以认定，但下列情形例外：（1）有证据可以推翻上述认定的；（2）认定事实有明显、重大瑕疵或明显违反程序，足以影响案件定性及裁判结果的。当然，也有中院认为此种情形下，应当通过审判监督程序予以撤销。

　　四、关于知识产权案件的管辖

　　目前三类案件管辖上的不统一造成了执法上的不统一、不规范现象，影响审判质量和效率，影响司法权威性。同时，由于知识产权民事审判积累了丰富的经验，法官素质相对较高，而行政、刑事审判经验相对欠缺。故多数法院建议将三类案件的级别管辖统一收归中院一审。

　　极少数法院认为司法解释中排除侵权结果地的管辖原则增加了权利人异地诉讼的可能性，增加了其成本，应予以修正。也有法院认为，专属管辖的适用范围应扩大尤其是对于经济相对发达的法院应有权管辖。

　　五、关于证据规则的适用

　　（一）存在的问题：

　　1、证据规则中的举证时限问题较为严重。最高法院证据规则中确定的举证时限制度，已经成为制约当前知识产权诉讼的一个重要因素。如果严格执行时限制度，不仅案件的事实难以查清，而且在当事人有明显证据却不采用对其也不公平。如果按照有利于案件审理的需要灵活掌握，则又有可能成为一方当事人不配合诉讼或上诉的重要理由。我院今年受理的一件案件中，当事人一方即根据该制度规定，对对方当事人逾期提供的诸多证据一律不予质证，即使在法庭的解释、说明之下，也拒不发表意见，导致审判很不顺利。

　　2、商业秘密案件中举证责任如何分配？原被告举证到何种地步，才实现举证责任的转移。对于此类案件中技术鉴定，当事人不提供申请，法院审理认为需要对被控侵权的技术与原告主张的技术的相似性、原告技术本身的公知性进行技术鉴定，而双方均拒不缴纳技术鉴定费的，人民法院如何处理。这也涉及当事人双方的举证责任分配问题。

　　（二）建议：

　　1、取消最高法院司法解释中的举证时限问题，采用民诉法规定的在法庭辩论终结前举证。理由是：（1）知识产权案件专业性强，案件的事实较为复杂，一些证据难以取得。（2）当事人、律师等对该项专门业务并不十分熟悉。（3）在诉讼中，当事人的举证内容及举证责任不是一成不变的，是要根据案情的发展以及对方当事人的诉讼事由逐步展开，不断地在当事人之间进行转换的。

　　2、吸收采用他国的庭前证据开示制度。这有利于确定争议焦点、防止诉讼突袭、提高审判效率。

　　3、商业秘密案件中的举证责任分配问题，建议由最高法院统一规定。对于原告主张技术的公知性问题，我们认为双方都有举证责任。因为原告可以通过申请法院技术鉴定的方式，确定其不为公众所知悉；被告通过抗辩或技术鉴定的方式确定原告主张的技术早已为公众所知悉。双方都有义务预交技术鉴定费。

　　六、关于诉前证据保全和临时禁令问题

　　（一）存在的问题：

　　1、诉前证据保全是否可以依当事人申请单独进行。根据最高法院关于商标法临时措施司法解释的规定，著作权、商标权案件诉前证据保全是单独作为一类纠纷来对待的，可以单独进行。但目前实践中仍有不同的认识，造成有些地方当事人诉前证据保全的申请被驳回。

　　2、最高法院司法解释规定过于抽象，内容上不尽完整。对临时措施的适用条件规定的不太具体，同时对除商标、著作权、专利外的其他知识产权未规定诉前临时措施的适用问题。

　　（二）建议

　　1、最高法院可以直接规定诉前证据保全可以依当事人申请单独进行。

　　2、临时措施的适用对于双方当事人利益均有较大影响，因此应慎重。建议对其具体适用条件和程序再作出可操作性的规定。

　　3、建议适当增设关于商业秘密等其他知识产权的临时措施的规定。

　　七、其他相关问题

　　（一）关于法庭技术审查官制度。少数法院提出，没有必要设立。理由是：诉讼中涉及的技术问题为当事人的一项证明义务。单凭技术审查官，许多技术问题也难以解决。

　　（二）关于知识产权损害赔偿。现有的赔偿制度制约着我国知识产权司法保护机制功能的发挥。存在的问题主要有：1、知识产权损害赔偿额过低。2、对同一性质的案件，对一类型的知识产权标的，全国各地赔偿额很不统一，影响了司法的权威性。最为明显的是mtv、mp3、音像制品、摄影作品等的赔偿标准。3、作品的商业性使用的赔偿是否可以按实际获利来赔偿。4、法律规定的赔偿顺位不统一。在著作权法中，规定先按实际损失标准赔，难以计算时再按被告获利标准赔偿，都无法计算的，再按酌定方式确定赔偿额。而在专利和商标法中，规定原告可以选择实际损失或被告获利进行计算赔偿额，这二种方式间无顺位。5、实践中，法院多采用酌定赔偿方式确定赔偿额，但酌定的因素较乱，酌定中随意性较强，也影响了法院裁判的权威性。6、法律规定的法定赔偿额的上限不合理，成为许多侵权者逃避制裁的一个重要因素。不法行为人诉讼中想办法阻挠权利人和法院取证，拒绝提供相关数据，或提供财务资料不完整或提供虚假资料，导致审计结论为亏损。但其生产规模、营销范围或通过其他证据都已证明其获利已大大超过50万元。此时按50万元的上限酌定赔偿，显然是极不公平和公正的。

　　建议：1、建立特定案件上报制度。在全国对某一类案件逐渐增多趋势或各地均有发生时，最高法院可以要求各地上报此类案件的审理状态，赔偿标准、方法和数额，同时加强调研，尽快确定统一的标准。2、对著作权案件，采用与商标法、专利法等相同的赔偿标准和计算方式。3、有的法院建议取消法定赔偿额50万元的上限，也有的法院建议提高该上限额。

　　（三）关于针对注册商标专用权的权利冲突案件不予受理的规定，我省部分法院反映存在一些问题：1、如果按行政程序前置的办法，可能使一部分民事诉讼案件，因超过诉讼时效而导致权利人的权利无法维权。2、民事侵权纠纷不涉及争议商标权的权利状态，仅对被告使用商标的行为是否侵权进行认定。3、导致各类知识产权间地位不平等。4、因为前置的行政程序作出的裁决最终还是要回到司法审查程序来解决。故该规定不仅增加了当事人的讼累，也与本次调研课题的目标不相符合，违背了trips协议规定的“知识产权的执法程序不得过于复杂或花费过高，或包含不合理的时效或无保障的拖延。”

　　建议：最高法院在此调研课题中一并解决此程序设计问题。

　　（四）目前深谙知识产权法律业务的律师缺乏，当事人及公众的知识产权意识也不足。这也影响到知识产权保护机制功能的实现。因此，应当采取措施，加大培养知识产权诉讼的专业代理律师，并通过法律教育提高公众的知识产权保护意识，加大知识产权保护力度。

江苏高院民三庭

二○○五年九月