中国的产品遍布全球，但中国企业并没有在法律上做好防御措施。海信这一次吃的亏每天都在许许多多大小企业身上重演，不是丢掉商标，失去自有技术，就是被告侵权。对中国人来说，这个学费要付到哪一天？ 日本企业在美国也曾有过相似的经历。但十年生聚，十年教训，如今它们在美国法院里多半是原告。 

笔者在十几年的美国知识产权法实务中，曾为许多国内客户进行侵权辩护，深知在海外应诉给它们带来的沉重负担。所以很希望国内企业能够防患于未然，避免被诉侵权。这里仅就商标方面略加讨论。

在我们同国内企业的接触中，发现许多人有这样一种错误看法，即现在我公司尚未在美国销售货物，即使销售也只是按国外定单贴牌加工，因此没有马上考虑在美国申请商标的可能性之必要，等将来需要进入美国市场时再考虑这个问题还来得及。但这种想法是错误的，理由有三：   

一、该商标在美国可能已被人使用。美国商标法不是根据申请在先的原则，而是根据使用在先的原则决定商标的优先权的。这里的使用是指符合美国商标法特殊定义的在美国的使用，它不包括在中国的使用。所以，等到国内企业认为需要在美国申请某一商标时，该商标可能已被其他企业或个人在美国使用。在这种情况下，即使这家国内企业最先在申请该商标，已经使用过该商标的企业或个人也可以向美国专利商标局提出异议或撤销申请；即使无人提出这类申请，但对于比该中国企业更早在美国使用同一或近似商标的其他企业或个人，该中国企业都无权提出侵权起诉，反倒是它们可以对该中国企业提出起诉。所以，中国企业在美国申请某一商标之前就应该通过专业律师做好详尽的调查，以决定该商标是否在美国已被人使用。如确系被人使用过，而且该使用仍在继续，就必须考虑申请其他商标。

二、该商标在美国可能已被人申请临时注册。仅仅调查该商标是否在美国已被人使用还不够，还需要调查它是否已被人申请临时注册。美国专利商标局每年接到大量的商标注册申请。根据美国商标法，虽然一般来说申请商标需要证明商标已在美国得到使用，但申请人可以用有意图在三年之内在美国使用某一商标为理由，申请临时性注册。这种注册能为申请人赢得三年时间，即申请人如在三年之内提供材料证明已在美国实际使用该商标，美国专利商标局就会将该商标正式注册。在这三年期间，即使申请人没有提供这样的证据，因此他的商标不能享受商标法的全面保护，别人仍不能在同类或相关类别中申请同样或近似的商标。这也就是说，如果一家中国企业在2004年11月1日决定在美国申请某一商标，但已有一家美国企业（或另一家中国企业或华人企业）在2004年10月31日申请临时商标保护，尽管该企业还没有，甚至将来也不会在美国使用该商标，中国企业在2007年10月31日之前也不能在美国提出申请，因为提出来也会被美国专利商标局驳回。反正，如果这家中国企业在2001年11月2日就已在美国申请临时商标保护，只要那时尚没有其他企业或个人提出申请，该中国企业就可以赢得三年的时间，它只要在2004年11月2日之前在美国使用了该商标，就可以向美国专利商标局申请正式商标。

三、在美国很难找到尚未被他人注册的商标。我们在与国内客户的接触中，发现它们经常有这样一种错误的认识，即事情哪有那么巧，我们的商标恰好就在美国被人使用或注册过呢? 但它们没有意识到，过去二百年来，尤其是过去的几十年里，美国已有大量的商标被使用，被注册，而且新商标的使用与注册速度每年都在增长。况且根据美国商标法，确定一个新申请的商标是否与已使用或注册的商标冲突，不仅要考虑那些同类的商标，而且要考虑相关行业类别的商标 （如餐饮业与食品，服装与饰物等就曾被视为相关行业）；不仅要考虑各个部分完全相似的商标，还要考虑局部（如图形设计）近似的商标。所以，客户提出的申请商标恰好与在美国被人使用或注册过某一商标相同或近似，这种机率不是很小而是很大。我们在为客户申请商标时，往往十个里面有九个遇到这类问题，迫使客户不得不一次又一次地更换申请商标的文字与图形设计。

所以，国内企业如计划在美国申请某一商标，需及早了解该商标是否可以使用，是否能够注册。但问题是等到某一企业感到走向世界的必要和可能时，它的产品在国内已有著名商标了。如果在国外不能用，就只好使用两种不同的商标。或者另换国内的商标。为此企业就要付出极大的代价，联想的教训已众人皆知。

或许有人会问：如果我的商标已成为中国驰名（著名）商标，  根据巴黎公约的跨国保护条款（第六（2）款），它在海外岂不是不经注册即可以受到保护吗?  但这是只知其一，不知其二。中国的著名不等于美国的著名，而根据巴黎公约的跨国保护只扩及在寻求保护的国家中著名的商标。所以即使是同仁堂这样的中国驰名商标，在美国也很难进入著名商标的行列。这正是此次海信在德国的教训。等到它醒过味来，对手的刀已经架到脖子上。海信现在没有别的选择，要么向抢注的一方（西门子）交出天价的转让费，要么向它交付侵权赔偿费， 在德国放弃它的主要商标。其实，海信并非不重视这个商标，但由于对知识产权的一知半解，或由于信了误人的庸医，最终还是吃了大亏。

所以，一家有潜力走向世界，开拓国际品牌的企业在为国内产品选定一个商标之前就应考虑到将来这个商标是否能在海外使用，要对自己的将来有通盘的考虑，而不能走一步算一步。下棋还要往下看几步，何况是关系到国际市场和企业生存（在当今世界上，这两者几乎难以分开）。即使暂时没有在海外使用和申请某一商标的必要，也要考虑将来这样做的可能性。提前的战略规划往往比事后应诉要省钱省事得多，这一点值得我们的企业给予应有的重视。

（作者林晓云为德恒律师事务所全球合伙人）。