中华人民共和国最高人民法院

民事调解书

（2003）民三终字第7号

上诉人（原审原告）：华纪平，男，汉族，1952年12月7日出生，住合肥市蜀山区长丰路35号翡翠园西区2－201号，合肥安迪健身用品有限责任公司董事长。

委托代理人：秦岑，天元律师事务所律师。

委托代理人：韦大文，合肥安迪健身用品有限责任公司法律顾问。

上诉人（原审原告）：合肥安迪健身用品有限责任公司，住所地：合肥市美菱大道盛大工业区。

法定代表人：华纪平，该公司董事长。

委托代理人：马建，北京市嘉和律师事务所律师。

委托代理人：吴磊，北京市嘉和律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：山西新和机械设备有限公司，住所地：太原市民营园区。

法定代表人：王志，该公司董事长。

委托代理人：白雪飚，北京市陆通联合律师事务所律师。

委托代理人：冯向工，北京市陆通联合律师事务所律师。

上诉人华纪平、上诉人合肥安迪健身用品有限责任公司（以下简称安迪公司）与上诉人山西新和机械设备有限公司（以下简称新和公司）侵犯专利权纠纷一案，各方均不服天津市高级人民法院（2001）高知初字第1号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成由审判员王永昌任审判长，代理审判员郃中林、代理审判员李剑参加的合议庭公开开庭审理了本案。书记员崔丽娜担任法庭记录。华纪平的委托代理人秦岑、韦大文，安迪公司的委托代理人马建、吴磊，新和公司的法定代表人王志及其委托代理人白雪飚、冯向工到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院认定：杠哑铃套组的手推箱实用新型专利（专利号为99206413.9）的专利权人为华纪平。2000年3月2日，华纪平与安迪公司签订合同，许可安迪公司独占实施该专利。新和公司曾向国家知识产权局专利局专利复审委员会申请宣告该专利无效，后专利复审委员会以第4025号决定维持该专利有效。诉争专利权利要求书阐明的技术特征与被控侵权产品的不同点是：1、专利权利要求1记载，设置在箱体内的放置大小哑铃片的大小哑铃片槽，大小哑铃片槽和杠哑铃杆槽的侧边上设有用于固定的构件。被控侵权产品采用活动硬质泡沫塑料板，注塑出固定大小哑铃片的槽，泡沫塑料板设置在箱体内，槽内放置大小哑铃片，合盖后从上下方向挤压泡沫塑料板起到固定哑铃片的作用。2、专利权利要求1记载，箱盖上放置哑铃杆两端螺母的螺母槽中心部位设有圆形外螺纹凸柱，防止螺母脱落。被控侵权产品的箱盖上设有螺母槽，其中心部位没有圆形外螺纹凸柱，采用卡口式固定方法。 被控侵权产品与专利产品为同类产品，均为放置举重器用新型杠哑铃杆专用产品的包装箱，不单独使用和销售。被控侵权产品的外观标贴上有中华人民共和国山西制造字样。根据从山西省国税局调取的证据，新和公司在2000年至2001年期间共计生产、出口销售被控侵权产品包装的杠哑铃杆（报关产品编号wp110）约102811件。

原审法院认为：华纪平为本案专利权人，其与安迪公司签订的专利独占实施许可合同有效，华纪平和安迪公司依法享有本案起诉权。关于杠铃螺母的固定方式，被控侵权产品采取的固定方式是常用的已有技术方案，其与专利权利要求书记载的固定方式替换，为该领域普通技术人员无需创造性劳动就可以联想到的，因此应认定为等同。关于杠哑铃片的固定方式，专利权利要求书没有要求以何种材料和方式在箱体内设置固定大小哑铃片和杠哑铃杠的固定构件，被控侵权产品在箱体内设置硬质泡沫塑料板上有大小哑铃片槽，实质上也是一种固定构件，因此应认定符合专利权利要求书记载的技术特征。新和公司生产、销售被控侵权产品，侵犯了专利权，应承担侵权责任。因专利实施许可一般是许可他人实施，而华纪平既是专利权人，又是安迪公司的股东和总经理，事实上属于自己在实施专利，故不能将专利实施许可费作为赔偿的计算依据。因本案被侵权人的损失或者侵权人获得利益的数额难以确定，故山西省税务机关提供的新和公司2000年至2001年出口情况表可以作为证明侵权产品市场销售量的证据。依公平原则和本案产品的具体情况，确定新和公司的赔偿数额。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、第二十条第二款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项之规定，判决：一、自判决生效之日起，山西新和机械设备有限公司立即停止生产、销售并销毁被控侵权产品和生产模具；二、自判决生效之日起十日内，山西新和机械设备有限公司赔偿华纪平和合肥安迪健身用品有限责任公司经济损失人民币2780000元，逾期按中国人民银行同期贷款利率加倍计付延迟给付利息；三、驳回华纪平和合肥安迪健身用品有限责任公司的其他诉讼请求。

华纪平、安迪公司不服原审法院判决，向本院提起上诉称：1、被控侵权产品外观标贴上的突出标志是wal－mart stores inc.（美国）的商标标识、营销商名称、地址及商品条码、编号。原审判决遗漏该部分事实，认定不完整，应予纠正；2、专利实施许可合同签订时华纪平尚不是安迪公司的股东，即便是，法律亦未规定作为自然人股东的专利权人将其专利许可所任职的公司使用就属于自己使用，原审法院判决混淆了自然人和法人的概念。在被侵权人的损失或者侵权人获得利益难以确定的情况下，应当综合侵权行为的实施故意、程度、时间、范围和侵权产品的数量等因素，参照专利许可费的一至三倍合理确定赔偿的数额。原审法院没有将专利许可费作为损失的计算依据，并认定华纪平属于自己实施专利，缺乏事实和法律依据。原审判决认定侵权准确，但计算赔偿方法不当。请求：1、依法撤销原审判决主文的第二项，按照专利许可费判决新和公司赔偿损失人民币3000万元；2、依法撤销原审判决主文的第三项，判决新和公司承担案件受理、咨询费共计人民币160310元；3、判决新和公司承担二审的全部诉讼费用和律师代理费。

对此，新和公司答辩称：1、本案损失无法计算是因华纪平和安迪公司拒不提供有关损失情况的证据所致，应承担举证不能的后果；2、将专利实施许可合同作为证据，实质是华纪平和安迪公司自行出证或相互出证，但安迪公司既未提交支付专利许可费的证据，华纪平也未提交收到专利许可费后缴纳个人所得税的证据，故对该许可合同的证明力不应认定；3、价格应与价值相当，本案专利产品属于包装物，且不单独使用和销售，本案专利实施许可合同所载专利许可费数额畸高，不具合理性；4、华纪平和安迪公司拒不提供其损失情况，却主张以专利许可费的倍数计算损失，属于滥用诉权。

新和公司不服原审法院判决，向本院提起上诉称：1、侵权不能成立。原审法院错误的适用了“整体对比”的判断方法，权利要求1的技术特征为“大小哑铃片槽和杠哑铃杠槽的侧边上设有用于固定的构件”，权利要求3将此引申为：箱体内的大哑铃片槽和小哑铃片槽沿周围上沿设有固定用的锁紧凸起。对此，说明书和附图均有明确记载。显然，被控侵权产品关于大小哑铃片的固定方法仅有一个槽，而没有其他固定构件，缺少专利权利要求书所称的“侧边设有固定用的构件”，依据“全面覆盖原则”，被控侵权产品不构成侵权。关于螺母的固定方式，没有任何证据显示螺纹和卡口是两种基本相同的手段，在功能上，被控侵权产品的卡口固定方式远远不能大道专利产品的固定效果，因此，被控侵权产品不符合专利等同的客观要件，关于主观要件，原审法院也未经相应的质证程序，故原审法院对此的等同认定错误。而且，在专利无效审查中，华纪平辩解过，专利复审委员会第4025号决定亦确认并记载“所述的‘嵌放’一词不能被理解为在凹坑的侧边上‘设有用于固定的构件’”，根据“禁止反悔原则”，被控侵权产品不应被认定为等同或者相同。2、损失赔偿计算有误。wp110在专利权授予之前，新和公司就生产wp110，若认定wp110就是被控侵权产品，则先用权成立；否则，也应将侵权行为限定在2000年3月29日公告授权日至2001年6月4日起诉之日。而山西国税局的证明并不能区分此段时间的数量，故不能作为确定销售数量的依据。原审判决关于损害赔偿数额的确定缺乏证据支持。请求本院依法撤销原审法院判决，认定新和公司不构成专利侵权，驳回华纪平和安迪公司的全部诉讼请求。

对此，华纪平和安迪公司答辩称：新和公司并未在举证期限内提交有关先用权的证据。关于调查费用，华纪平和安迪公司已经举证，但新和公司放弃了质证。

本案在审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：

一、山西新和机械设备有限公司可以继续生产、销售涉案产品(其对涉案产品实际已作改变)。

二、山西新和机械设备有限公司于本调解书生效之日起七日内一次性给付华纪平和合肥安迪健身用品有限责任公司人民币总计七十五万元。

三、本案一审案件受理费、咨询费由华纪平和合肥安迪健身用品有限责任公司负担，二审案件受理费由山西新和机械设备有限公司负担。海关扣押产品的仓储费由山西新和机械设备有限公司负担。海关保证金各自退回缴纳方。

四、山西新和机械设备有限公司放弃对华纪平和合肥安迪健身用品有限责任公司关于诉讼保全错误索赔的诉讼请求，于本调解书生效之日起七日内撤回该案的起诉。本案其他事项，各方互不追究。

上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。

本调解书经双方签收后，即具有法律效力。

                                            审 判  长    王永昌

                                            代理审判员    郃中林

                                           代理审判员    李  剑

                                       二 ○ ○ 四 年 十 月 二 十 七 日

                                           书 记  员     崔丽娜