目前的中国专利法规定，专利侵权诉讼由法院审理，但专利无效一审由专利复审委员会审理。笔者认为，中国专利法有必要修改，应该允许法院进行专利无效一审审理。(本文所说的专利都是指发明专利。实用新型专利与外观专利不经实质审查，与发明专利有本质差别，不在本文讨论之中。但本文提出的建议也适用。）

专利法二十六条，规定权利要求确定专利的保护范围。第四十五、四十六条规定专利局可以审理专利权无效请求。第五十六、五十七条规定专利权人可以向法院就专利侵权提起诉讼。但是专利法没有赋予法院一审审定专利无效的权力。专利法四十五条只规定了专利复审委员会有权对宣告专利无效的请求进行审查和作出决定。法院只有专利无效的二审管辖权。

 笔者认为，专利实质审查，专利无效审查，以及专利侵权审查，有以下相同点与差别：

在专利申请的实质审查时，专利局要对专利申请进行分类（没有对专业技术的了解，技术分类是做不到的）；根据专利的权利要求确定专利的保护范围；然后根据专利所属的技术类别和保护范围，检索在先技术（检索大多仅限于出版物）；最后将检索到的在先技术文献与专利保护范围进行比较。如果专利保护范围中的技术要素在在先技术中都有或只是在先技术的简单变化，那么专利保护范围就太大了，将不能获专利授权。如果专利保护范围中的某一个技术特征限定在已检索到的在先技术中找不到，也不是在先技术的简单变化，那么，这个专利保护范围是有效的，可以获得专利授权。

在专利无效审理时，专利的分类、检索都已经做过了。在先技术文献或证据是无效请求人提供的，专利局无需进一步检索。无效审理时要对无效请求人提供的证据进行质证，证明其证据是真实有效的，不是虚假的。然后确定专利的保护范围，将证据与专利的保护范围进行比较，做法与专利实质审查时一样，判定专利的保护范围是否仍然有效。

在专利侵权审查时，专利的分类、检索都不需要做。侵权审查时，先要确定专利的保护范围，再将被控产品与专利的保护范围进行比较，做法也与专利实质审查时一样，判定被控产品是否落入专利的保护范围之中。只是这时，如果被控产品中具有专利保护范围中的所有技术要素或与那些技术要素等同的技术要素，那么被控产品就侵权专利权（而不是专利权无效）。如果被控产品中缺少一项专利保护范围中的技术要素，也没有其等同技术要素，那么被控产品就没有侵权专利权（而不是专利权有效）。

专利实质审查，专利无效审查与专利侵权审查的相同点在于：都要根据专利的权利要求确定专利保护范围，都要将专利保护范围与另一技术或物体进行比较。

它们的差别在于：实质审查时，还要对专利进行分类检索，找到最接近的在先技术；无效审查时，不需要。侵权审查时，也不需要进行专利的分类与检索。

实质审查时，专利局要“识货”；无效审查时，要比较的“货”已经有了，只要“货比货”就行。侵权审查时，也只要能“货比货”就可以。常言道：“不怕不识货，就怕货比货。”“货比货”时，对评判人的专业技术的要求要比“识货”时的专业技术要求低很多，即使评判人“不识货”，也可能比较出“货”的异同（专利无效与专利侵权审理时，不用评判好坏、优劣）。

从以上的比较中可以看到，专利审查与其它两种审查有较大差别，专利无效审查与侵权审查比较相似。专利无较审查与侵权审查，除了与专利保护范围比较的对象不同，一个是与在先技术比较，一个是与在后产品比较，时间上有前后之分，所要进行的比较则是一样的，都是就专利保护范围中的所有技术特征或其等同特征进行一一比较，看看被比较的技术或产品中是否都有每一项技术特征。

法院没有资格对专利无效请求进行一审审理的缺点至少有以下这些：

1．      延误专利侵权诉讼的审理：几乎所有的专利侵权诉讼中，被告都会提出专利无效的请求。在目前的情况下，法院大多是暂停侵权的诉讼审理，让专利复审委员会先进行专利无效的审理，专利有效性得到确定后，再进行侵权审理。这样就造成侵权诉讼案子审理的延误。

2．      延误专利侵权诉讼的审理：专利复审委员会的工作量比法院一般还要大，案子积压比法院还严重，其审理的时间会比法院要长，所以造成侵权诉讼案子审理更长的延误。

3．      重复劳动，加大专利局的工作量：专利无效与专利侵权都要先确定专利的保护范围，所以专利复审委员会与法院都必需对对专利保护范围进行界定。专利复审委员会对专利保护范围的界定并不一定给法院，于是两个部门中有一个要做不必要的重复劳动，浪费人力物力，尤其是浪费专利复审委员会的时间。

4．      影响专利保护范围的一致性和专利有效性：专利无效与专利侵权都是先确定专利的保护范围，然后将其保护范围与别的技术或产品进行比较，无效程序中比较的是在先技术，侵权程序中比较的是被控产品。无效程序与侵权诉讼是由两个不同的部门的不同的人员进行审理，对专利保护范围的理解不可能都一致，从而影响专利保护范围的一致性。在一些情况下，导致在先技术没能使专利权无效（专利局将权利范围界定的太小），而同一技术却又侵权专利权的怪现象（法院将权利范围界定的太大）。有的法院运用“先用权”来弥补这种错误，但笔者认为这是对“先用权”的错误理解和运用。

5．      容易出现误判，有时无力做出正确判断：专利复审委员会是行政机关，对诉讼并不在行。对非书面证据（比如人物证词、实物证据）的认证能力很差。对证据、证人的质证，取舍并不在行，很可能会对人证物证作出误判，从而影响到专利无效性的正确判定。在专利申请审查时，由于专利局的局限性，在先技术都是书面技术文献。在专利无效审理时，无效证据很可能不是书面证据。

专利无效的一个理由是：因为在申请日以前有同样的发明或实用新型 “在国内公开使用过”或“以其他方式为公众所知”而丧失新颖性（参见专利法二十二条）。能证明“在国内公开使用过”或“以其他方式为公众所知”的证据很可能不是书面证据。如果专利局对非书面证据一律不与采信，那么专利法对新颖性的这两条要求就无法达到了。成了“有法不可以依。”

如果专利局允许非书面证据的采信，就需要判别证据的真伪。证据的取舍会直接影响无效审理结果的正误。但专利局对非书面证据的认证能力很差，甚至没有。所以当无效证据是非书面证据时，专利局很难做出正确的判决。

 法院有能力进行无效一审审理：

1．      专利法规定专利侵权诉讼是由人民法院审理，所以人民法院有义务进行专利侵权的审理。专利侵权的审理与专利无效请求的审理所要作的工作几乎是一样的：都是在确定专利保护范围之后，将专利保护范围与需审理的事物（即侵权审理中的被控产品或方法，无效审理中的在先技术）进行比较，判定专利保护范围中的各个技术特征是否在需审理的事物中出现。侵权审理与无效审理唯一的差别是：侵权审理的比较对象是被控产品，无效审理的比较对象可能是在先产品，或在先文献中记载的技术。大多数情况下，被控产品与在先产品是类似的。既然法院有义务进行专利侵权一审审理，法院即使没有能力，也必须创造能力履行法律规定的义务。所以，法院一定有能力对专利侵权进行审理，于是法院必然也有能力对专利无效请求进行审理。

没有能力进行专利无效请求审理的部门，一定也没有能力进行专利侵权审理。

2．      目前有专利侵权诉讼管辖权的法院都是条件较好的地方高级或中级人民法院，或个别发达地区的初级人民法院。这些法院审理专利侵权诉讼一般都有专门的审判庭，由素质较高的审判员进行审理。条件不够的法院是没有专利侵权诉讼的管辖权的。

法院比专利复审委员会更有能力作好专利无效的一审审理。

允许法院进行无效一审审理的好处有许多：

1．      以上不允许法院直接进行专利无效审理的缺点，其反面都能是允许法院进行无效审理的优点，即：缩短侵权诉讼时间，减轻专利复审委员会负担，容易保持专利保护范围的一致性，避免重复劳动，避免误判，确实做到“有法必依”。

2．      在法院的审理中，原告被告都能可以参与，双方的立场冲突可以更针锋相对，焦点更突出，事实、法理是越辩越明。法院可以将主要精力放在焦点问题，有争议的问题上，而少化时间在不重要的枝节问题上。专利复审委员会就没有这个优势。

综上所述，笔者建议将专利法四十五条作如下修改：

二00一年专利法：

“第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”

建议修改成：

“第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

专利权涉及专利侵权诉讼的，诉讼任何一方可以请求诉讼审理法院宣告该专利权无效，请求人有举证的义务。”

另：美国专利法的相关处理简介：（现行美国专利法全文可在美国专利与商标局网站上找到：http://www.uspto.gov/）

美国专利法（35 usc § 1-376）对专利权的要求主要包括： 第101条（可获专利保护的实体），第102条（新颖性），第103条（非显而易见性），第112条（专利文书要求）。

专利法第282条规定在专利侵权诉讼或专利无效诉讼中，任何一方都可以提出专利无效，理由可以是专利权不符合专利法中对专利性要求的任何一款。法院可以应诉讼一方的要求审理专利无效请求。

美国专利法第301条和302条规定，任何人可以提交任何书面证据，请求专利局对专利进行无效审查（reexamination）。但是，非书面证据，专利局不与受理。

如果专利无效的证据是非书面证据，那么请求人可以在诉讼过程中，如第282条规定，请求法院审理。诉讼可以是专利侵权诉讼（patent infringement lawsuit）也可以是专利无效诉讼(patent invalidity declaratory judgment lawsuit).

第318条规定，在专利涉及诉讼时，专利局受理专利无效请求后，法院可以应诉讼当事人要求，暂定诉讼审理，等待专利局作出决定后继续诉讼审理。法院也可以不暂定诉讼审理，法院可以自己判定专利是否无效。

专利局审查授权后，专利权就是“有效”的（presumed valid）。专利复审委员会或法院不能判定专利“有效”(valid)，只能判定专利权不是无效(not invalid)。意思是：从目前所撑握的证据来看，专利权仍然是有效的，但不能排除以后有别的证据来证明专利权是无效的可能性。

专利局或别的法院作出的维持专利有效的决定对现在或以后的别的审理法院没有约束力，现在的或以后诉讼的审理法院仍可以判定专利权无效。

一项专利权力一旦要求被专利局或各级法院作出终审判决，判为无效后，就永远是无效的，不可能再复活，不可能再被改判为有效。

在美国，专利侵权诉讼由美国联邦地区法院进行一审审理，由一名法官负责审理。美国联邦地区法院的法官职位是终生的，绝大多数法官除了法律程序以外，对其他的技术都是一窍不通的。有不少专利诉讼是由陪审团审理的，陪审团的成员更是各种高技术的门外汉，有的甚至是半文盲。但所有这些并不影响他们正确审理涉及各种不同技术领域的专利诉讼。在专利侵权或无效诉讼程序中，法官要界定专利的保护范围，这需要一些专业知识，诉讼双方的律师和所请的专业专家会帮助法官所需的基本知识。然后，法官或陪审团的任务主要是判别需要比较的东西，即专利技术中的各种技术特征，是一样的还是不一样的，并不再需要知道所比较的东西（技术特征）倒底是什么。所以美国专利制度自1790年，第一部专利法颁布后的二百多年，法院一直都有专利无效请求(最初只是不侵权的抗辩理由，不叫专利无效)一审管辖权。

mark l ye 叶琏刚

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