王翔  律师

法学博士电子工程学博士

美国伟凯律师事务所

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美国是一个知识产权法律相对完善并且管理非常严格的国家。因此，如未遵守某些具体规定可能会导致严重的法律和经济后果。美国很多公司的知识产权业务以及法庭规则与包括中国在内的其他国家差别很大。因此，对一家中国公司来讲，在进入美国市场或同美国公司打交道时慎重、准确地了解和处理其知识产权事务是至关重要的。一个简单的、非恶意的错误，不论是专利、商标、版权、商业秘密还是其他知识产权方面的问题，都可能会对一家公司的业务造成巨大的甚至是致命的经济损失。

西方公司经常利用侵权（专利，商标或版权）为引线作为一种方式来长时间地阻止另一家公司的销售或市场进入，或者引发一场花费巨大的法律大战来排除竞争。所以从一开始就严格遵守知识产权法律和程序并充分利用其道是帮助和保护中国公司不受国外竞争者这种策略带来的损失的有效方法。

我们用举例的方式来讲述中国公司应如何在进入美国市场或与美国公司交往以及谈判时，不掉进潜在的知识产权法律陷阱和避免将来的法律大战以及经济损失,并同时对相关的美国知识产权法律进行简明扼要的介绍，以及如何合法地利用其道以便扬长避短。以下是几个相关的例子：

（1） 在把产品引进到美国市场之前寻求有资格的美国专利律师就专利侵权问题提供法律意见书，

（2） 以避免三倍

（3） 的赔偿金 -

美国法院对有意或恶意侵犯有效的美国专利（不论是实用新型或是外观设计专利）的行为可判以实际损失的三倍的赔偿金。如果一家美国公司在美国市场上有一个已申请专利的产品并且该产品标有专利号，美国法律就会认为该专利拥有人已经向全世界宣布了该专利的存在。因此，如果中国公司在进入美国市场前没有获得一份由具有资格的美国专利律师出具的能够证明其产品没有侵权、对方专利无效或不可执行的法律意见书，若中方在今后的侵权诉讼中败诉，就很可能会导致三倍的赔偿金。由于专利给与专利拥有人排除他人生产，使用，销售和进出口该项专利技术的权利，因此，中国公司即使不生产，不使用，而只是中间销售或进出口类似产品到美国，都会受此法律的约束。

“有意” 或“恶意”往往被美国法院解释为，侵权者在进入美国市场之前，（a）没有去寻求或（b）忽略有资格的美国专利律师就专利侵权问题出具的法律意见书。法院会根据以下几个因素来判定法律意见书是否由“有资格的”美国专利律师出具：（a）该律师是否是美国职业专利律师；（b）分析的深度；（c）对技术的理解程度；（d）该律师为估算和分析现有的公知专利所做出的努力；（e）其他因素。

一般而言，在对方提起侵权诉讼之后再就侵权问题出具有资格的专利律师法律意见书是毫无意义的，也无法实现避免三倍赔偿金的目的。因此，一个公司应该事先就侵权问题进行尽职调查并且表示该公司已认可和理解了该法律意见书而且该公司的行动是依赖于该法律意见书，由此使公司避免“有意” 或“恶意”的嫌疑和三倍的赔偿金。

另外应该注意的是，将事后获得的法律意见书日期假填为事前的日期，是一种违法且非常危险的行为。这种行为一旦被发现，法院就会用此证明侵权者的“恶意”，从而使侵权者和专利律师同时受到法律的严惩，包括除三倍赔偿金以外的惩罚性赔偿。

（4） 商标

（5） 侵权分析具有同

（6） 样的重要性 -

除了避免由专利侵权诉讼所带来的损失之外，为了避免将来可能出现的其他诉讼和支付赔偿金，在将会向美国市场上销售的产品上使用商标符号和标志之前也需要作商标侵权分析。与中国商标法不同的是，美国是一个“在先使用”而不是“在先注册” 的国家，因此即使获得美国商标注册后也不能完全保证没有在先使用的竞争对手。随着中国产品在美国市场上的份额不断扩大，中国产品将受到更多注目，这不仅来自消费者，而更来自竞争对手。竞争对手将密切注意中国公司的每一个动向，寻求机会展开法律进攻。美国判例法指出在商业领域里使用商标符号或标志之前如果不做尽职调查，即就其可用性获得商标调查的法律意见书，则是常常会被认为是“恶意”的表现，而以此来加大商标侵权诉讼的赔偿金。因此在美国进行市场推销和销售产品之前仔细地进行商标尽职调查是非常重要的。

（7） 中国公司应该与美国雇员签订职业发明归属公司协议、兢业禁止协议和保密协议 –

中国专利法明确指出，除非雇主和雇员所签合同中另有约定，为工作而作的发明或主要利用雇主的设施而进行的发明归雇主所有。与中国不同，美国专利法在发明所有权、兢业禁止规定和保密义务方面需服从于州法律。州法律在这些问题上通常会提供指南，多数拥有知识产权的雇主会与雇员签订一个协议，作为雇佣合同的一部分，与雇员达成书面上的共识，确定所有的发明均属于公司的财产。因此，对于中国公司而言，通过雇佣协议或其他形式的合同要求其美国雇员将职业发明转让给雇主是非常重要的，因为持续的雇佣关系足以作为对雇员转让发明的约因。相同地，持续的雇佣关系也足以作为对雇员签订兢业禁止协议和保密协议的约因。

（4） 建立一个公司内部的产品知识产权审查机制以便对所有产品在进入美国（包括中国）市场之前提供最好的保护 –

在经济条件允许的情况下，中国公司应该象许多美国公司那样，指定专职人员对产品的知识产权进行审查和严格把关。该审查内容应该包括产品的最初设计/草案到最后的成品，比如至少应该包括专利可行性分析，侵权分析，绕道设计等等，以便在最早阶段发现潜在的侵权问题，因此可以以最小的代价来解决或采取绕道设计。这样一个机制不仅能有效地防止潜在的侵权问题，同时它也可以帮助中国公司发现自己具有独立知识产权的产品并因此而在中国或其他国家申请专利从而有效地而排除竞争。

（5） 在侵权诉讼案件中，专利可行性分析报告不能代替专利侵权分析法律报告 –

有些中国公司误认为只要自己拥有了专利或有了专利律师出具的专利可行性分析报告就万事大吉了，而不会再遭受专利侵权诉讼的烦恼，这种想法是十分错误的，因为拥有专利本身与该专利是否侵权其他专利是没有任何关连的。

专利只给予专利拥有人几种权利：排除他人使用、生产、销售和进出口该专利产品。但专利并不一定给予专利拥有人本人以上权利来使用、生产、销售和进出口该专利产品。改进型专利尤其如此。所以专利拥有人完全可能拥有一个侵犯他人专利的专利。而由于专利可行性分析报告一般只提供有关新颖性和明显性的分析，比如公知技术是否与您的产品完全相同，基本相似或显而易见等等，并不提供是否您的产品会对公知专利技术侵权，所以专利可行性分析报告不能在侵权诉讼案件中作为专利侵权分析法律报告而避免三倍损失赔偿。

(6) 在签订购买合同时一定要有知识产权侵权补偿条款 -

有些中国公司在购买外国产品时忽略了,或者没有签定有效的知识产权侵权补偿条款,而导致当该外国产品(特别是知识产权含量较高的产品,比如集成电路芯片,计算机软件,信号处理器,电路板等等)对第三方产品侵权时而对中国公司造成很大的损失。许多外国公司有意把购买合同当作简单的订货/单文件，加上不少中国公司由于传统原因，通常不使用律师把关，或者只是在签定购买合同之后请律师走形式地过过目，从而造成中国公司对该外国产品今后对第三方产品侵权而担负起不应该的责任。有些中国公司盲目地认为，既然该产品不是我生产的，我就不应该对其向第三方侵权负责。这种想法是完全错误的，因为如上所述，由于专利给予专利拥有人排除他人生产、使用、销售和进出口该项专利技术的权利，因此，中国公司即使不生产该产品，而只是使用或中间销售，都会受此法律的约束。

(7) 取得合理使用许可 -

通过尽职调查时发现自己的产品确实有侵权问题，而且根据市场分析判断，竞争对手很可能提起诉讼，但是重新或绕道设计在时间上或/和经济上均不现实时，可以考虑谈判使用许可费。这样做往往比最后卷入诉讼要更经济，现实和省时。即使竞争对手不同意给予使用许可或所要求许可费太高，但要求许可的行为却可从侧面证明中方的非恶意。当然，过早谈判使用许可费会毫无疑问地引起竞争对手对你的注意，但只要你进入竞争对手的市场，它往往会很快发现而且与你法庭相见的。所以，最有效的方法仍然是在产品早期设计过程中进行知识产权审查和把关，以避免在产品上市后再进行昂贵的补救措施。

中国公司应当在日益激烈的竞争中争取获得主动权。首先应该加强本企业专利技术的保护，及时申请专利以便拥有独立知识产权从而取得市场竞争优势；同时要了解竞争对手的专利技术，避开或绕道设计以免在实施自己的专利时构成对竞争对手专利权的侵犯而承担相应的法律责任。