【内容摘要】在专利侵权诉讼中，运用等同原则扩大专利保护范围问题没有争议。但是等同原则适用所应考虑的因素和限制条件问题，理论界与司法实践中一直存在争议。本文试图通过具体的案例，对于等同原则适用的限制条件进行相应的阐述和探讨，并表达对目前等同适用现状的担忧。

【基本案情】

 甲公司拥有“甲代烯丙基磺酸钠（下称smas）生产方法及设备”的发明专利（下称涉案专利）。其独立权利要求1明确：“一种甲代烯丙基磺酸钠smas生产方法，以甲代烯丙基氯和无水亚硫酸钠为原料，其特征在于它采用母液循环法制smas。”其中（1）明确：“通过搪玻璃反应釜将甲代烯丙基氯连续滴加至亚硫酸钠溶液中制得粗smas，并脱反应前期水，然后反应液经无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”[对于（2）（3）（4）后三个步骤当事人均无争议故从略]。专利权人并在其专利说明书中明确：第一过程为反应、脱反应前期水、活性炭吸附及过滤过程。另据专利文献记载：涉案专利在1998年2月11日第一次申请公开文件中，权利要求1对脱除杂质铁离子的技术特征表述为“反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子”。在授权审查阶段，针对审查员就涉案专利申请不具有新颖性的疑问，专利申请人于1999年1月21日向原国家专利局提交一份《意见陈述书》中表明：“本发明申请的技术特征与对比文件1的不同点表现在：……（3）本发明申请的工艺过程有反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子的过程；（4）本发明申请的母液循环过程包括结晶后的固液混合物进入离心机，离心后的母液循环返回吸附釜进行活性炭吸附；……”。《意见陈述书》还陈述“……所用的活性炭为无定型锯末活性炭，根据申请人实践，这种活性炭能够在碱性溶液中最好地吸附絮状金属离子。……”专利申请人并为此专门于1999年3月3日第二次向专利局提交《意见陈述书》明确：“对权利要求1‘反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子’修改限定为‘反应液经无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子’。”后通过审查被授权。经过庭审确认，smas不属于新产品。

被控侵权方乙公司生产并且销售sams产品，根据调查乙公司的技术资料并经法院现场勘验确认：乙公司也是采用甲基氯丙烯（即甲代烯丙基氯）和亚硫酸钠为原料，来获得甲基丙烯磺酸钠，然后通过蒸发、结晶、母液循环洗涤的方法获得高纯度甲基丙烯磺酸钠。经双方确认：乙公司被控侵权方法与涉案专利技术的主要区别在于：在涉案专利独立权利要求（1）步骤之前，也就是在亚硫酸钠溶解后加入反应釜之前脱除杂质铁离子。且脱除的方法是将亚硫酸钠溶液调整ph至弱碱性、再加edta（一种碱性物质），通过化学反应使铁离子与edta生成稳定的络合物后予以去除。

甲公司就乙公司采用的被控侵权方法构成专利侵权诉讼至法院。

【法院裁判】

就相关技术特征是否适用等同判定问题：一审法院认为，虽然在杂质的去除方式和顺序上甲、乙公司之间存在不同，但在化工工艺中，活性炭吸附铁离子与调整ph、加edta使亚硫酸钠中的铁离子生成络合物都属于常规的吸附手段，其作用都是便于通过过滤介质截留固体，本领域的普通技术人员联想到这些技术手段并不需要创造性劳动。同时，反应前与反应后去除铁离子尽管顺序不同，但没有证据证明这种不同有本质区别，乙公司主张会对甲代烯丙基磺酸钠的收率有影响，没有提供证据证明，故本院不能采纳，该特征也属等同。故乙公司的生产方法落入甲公司涉案专利权的保护范围，构成等同侵权。

二审法院则认为，根据乙公司二审提交的涉案专利文献记载，在专利审查阶段，专利申请人为了取得专利授权，强调涉案专利技术特征与已有技术的区别，缩小限定“活性炭吸附脱除杂质铁离子”为“无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”，并最终作为本专利具备新颖性的重要技术特征，被原国家专利局确认后授权。现在专利侵权诉讼阶段，甲公司又推翻其专利审查阶段对涉案专利中该本质性技术特征的限定，要求法院适用等同原则扩大其专利保护范围，有违禁止反悔原则。故二审法院认为，涉案专利申请人在专利审查阶段已以《意见陈述书》的书面方式对涉案专利权利要求进行了修改，其明确限定其采用“无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”作为涉案专利权利要求保护内容，故专利侵权诉讼阶段不能再适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所限定的范围。故一审法院脱离涉案专利权利要求书限定的保护范围、不适当地运用等同原则扩大涉案专利保护范围不当，应予纠正。

【判解研究】

关于本案的处理存在不同的意见。

一种意见认为本案适用等同替代原则，乙公司的被控侵权方法落入专利技术保护范围，从而构成专利侵权。另外一种意见则认为本案不适用等同原则，因为对于非新产品的化学方法专利，在是否侵权判定过程中不能适用等同原则，本案不构成等同侵权。第三种意见认为，对于非新产品的化学方法专利，在侵权判定过程中可以适用等同原则，但本案不构成侵权。不侵权理由分别是：一种意见明确化学方法与物理方法本身就属于不同类别的方法，属于“基本手段”不同，故不符合等同判定的基本要求。另外意见则认为，是否适用等同要首先适用禁止反悔原则对此进行限制，本案应当结合当事人在申请专利过程中的陈述，确定涉案专利的权利保护范围，然后确定是否适用等同原则。

上述意见的分歧实际上涉及到专利等同判定过程中，对于适用等同原则判定应当考虑的因素和等同原则适用的条件限制问题，笔者试从以下几个方面予以归纳，以求教于同仁。

一、等同原则适用的条件限制

等同原则伴随着我国专利审判的开展，早已运用于审判实践。2001年6月，最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（下称专利司法解释）第17条对等同问题明确规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”（下称“三个基本加显而易见的联想”）。等同原则实质上是将涉案专利的保护范围延伸到与专利权利要求书等同的部分，结果是扩大了专利权利的保护范围，其中不可避免的渗入专利法官的主观因素。因此等同原则是一个平衡点，它的基本要点就是平衡专利权人利益与社会公众利益。把握适当，既可以有效地保护专利权人的利益，又能促进科学技术进步，否则就可能适得其反。鉴于美国适用等同原则判定是否构成专利侵权问题走过不少弯路，相关的判例也存在前后不一致问题。且等同原则跳出作为特别法的专利法，重新回到民法通则确定的民法基本原则—-公平原则来处理具体案件，故专利侵权判定实务中，适用等同判定是一把“双刃剑”，笔者一直主张审判实践中对此应当审慎而有限制地使用。在不排斥适用等同原则的前提下，笔者认为目前的等同原则的适用不是太少，而是太滥，有必要重申适用等同判定的限制条件。

 （一）关于非新产品的化学方法专利在侵权判定过程中能否适用等同原则，司法实践中对此存在争议。一种意见认为，对于非新产品方法专利的侵权判定不宜适用等同原则，其理由是：对非首创发明适用等同原则易损害公众的利益，限制了公众适用自由公知技术的权利，违背了专利法的宗旨。且不具有专利价值的改进型技术成果易被等同覆盖。但多数意见认为可以适用等同原则进行判定。理由：1.法律、法规没有禁止性规定。因为等同原则是相对于字面侵权而言的判定原则，无论是从我国专利法第56条第一款的内容，还是专利司法解释第17条内容，均无法得出在非首创化学发明专利侵权判定中禁止适用等同原则的内容。按照法无明文禁止即不限制的基本原理，不应人为的在该类型案件的专利侵权判定中排斥适用等同原则。2.国内外相关的专利审判实践也表明，对该类型案件已经有适用了等同原则进行判定的先例。当然是否最终符合等同侵权构成要件，则属本论题另外的概念了。国内案件如某涉及化学催化剂生产方法专利侵权案，其中涉及的就是老产品生产发明专利。国外案件如美国涉及一种化学上制备治疗心血管疾病的一种药品的方法侵权案，其中也是非首创发明化学药品专利。故笔者认为，适用等同原则进行侵权判定时，没有必要人为的再区分所谓的案件类型，主要是考虑否符合等同侵权构成要件。同理可证，在是否构成等同侵权判定时，也没有必要排斥以化学手段代替物理手段就没有等同替代的可能性，主要是看该手段的相互替代是否产生实质性不同，否则就不能排斥适用。

（二）等同原则适用的前提和限制。等同原则的限制或称等同原则的适用前提条件，有广义与狭义之分。广义上一般包括适用等同原则的基本条件“三个基本加显而易见的联想”以及适用禁止反悔原则、已有公知技术抗辩原则对此的限制。而狭义上就是指适用禁止反悔原则和已有公知技术抗辩原则进行限制。本文采狭义说。

美国关于等同原则适用前提条件的争论持续已久，至今未有定论。1997年3月3日，美国最高法院在希尔顿·戴维斯化学公司诉华纳·杰肯斯公司一案的判词中重复了1950年在格里夫油罐案中适用等同原则所要考虑的因素：“在确定两种技术特征是否相互等同的时候，法院必须考虑专利的内容、现有技术和美国专利案件的特定环境等一系列的因素。在确定等同的时候，法院必须考虑这一个成分在专利权利要求里的作用、含量、功能以及这个成分和其他成分组合在一起时所产生的特性。确定等同的一个重要因素是所属领域里普通技术人员是否意识到了这两种技术特征可以互相替换。”美国最高法院强调认为：“另外甲和乙等同，乙和丙等同并不意味着甲和丙也等同。”其中确立的个案分析方法，为联邦巡回上诉法院作为专业专利法官提炼有关分析方法预留了广阔的空间，也为等同理论的未来发展留下了空间。

我国目前通行的观点是，对等同原则的限制通常包括两个原则的适用：一是适用禁止反悔原则，专利权人将其在申请专利过程中和/或专利无效审查中向国务院专利行政部门所作的关于权利要求范围的陈述，不得反悔，应当作为确定其权利范围的依据。二是在公知技术抗辩原则下确定专利保护范围时，决不能运用等同原则将已有公知技术解释为原告的专利技术。结合本案与国内外其他案例，笔者认为有必要就禁止反悔原则对等同原则适用的限制问题进行深入探究。

（1）对是否构成禁止反悔的原因与条件应当具体审查

在bai v l.& l wings inc.案中，美国联邦巡回上诉法院对是否适用禁止反悔原则确立了必须要审查权利要求修改原因的原则。其中明确：“如果某个申请人对权利要求做了实质性修改，而且这个修改显然是为了答复审查员依据现有技术对该权利要求提出的不能授予该专利的驳回意见，那么，申请历史禁止反悔原则适用于该权利要求。如果该修改的原因非常明显，那就不必采用禁止反悔的推定适用。所余下的唯一问题就是禁止反悔的范围。另一种情况，如果为答复先有技术驳回而作出的修改的原因不十分清楚，在申请过程中也没有另外的说明，那么推定该修改原因与专利性（即与先有技术比较是否具有专利性）有关。然后即可对该权利要求后来添加的特征适用申请历史禁止反悔的原则，除非专利权人能够证明其所做的修改的原因与专利无关。”在该案中，由于专利文档记载的申请历史清楚地显示：专利权人加入“半球形”一词的原因是为了区别于现有技术，否则其不具备专利性，因此属于该专利的发明点，故联邦巡回上诉法院对此适用申请历史禁止反悔原则。

（2）作为专利发明点的技术特征原则上不适用等同替代

西方的专利界人士经常批评日本专利法里没有真正的等同原则，因为日本法院经常用专利专利说明书和专利申请文件，把专利的保护范围限制到甚至比专利权利要求书的字面范围还要窄的地步。但是上世纪末日本专利侵权判定的司法实践有了新的发展。日本最高法院1998年就“环形滑动滚珠轴承”等同侵权案作出的三审裁决，提出了“等同侵权五要件”判断标准。其中第一条明确：“所述不同部分并不是专利发明的本质部分”。所谓“本质部分”是指以该专利发明特有的解决课题的手段为基础的特征部分，换言之，如将该部分置换为其他的技术特征，则将导致该发明在整体上被评价为与该专利发明的技术构思不同的发明。

尽管我国专利保护制度与日本存有差异，但十分巧合的是，我国最高法院在制定专利司法解释征求意见时，就等同判定问题曾经有过与日本最高法院十分相似的意见。原表述如下：“等同特征不应当属于发明创造发明点的技术特征。发明点的技术特征是指导致该发明创造区别于现有技术并使其具有创造性的技术特征。”不知何故，后来的正式文稿中并无上述结论性意见。笔者妄测也许最高法院是存有顾虑，认为在目前的情况下对此不宜明确规定。实际上国内已有不少专利专家在其论述中涉及到该问题：专利权人如果为克服原权利要求相对于现有技术缺乏新颖性或非显而易见性缺陷所放弃的范围，不得在侵权判断时通过解释而扩大到这些范围。因为禁止反悔原则是民法基本原则---诚实信用原则在专利侵权判定中的具体适用，禁止反悔原则的设立旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中和/或无效审查阶段，专利权人为了获得专利和/或维持专利，而承诺对其保护范围进行限制，或强调权利要求中某个技术特征对于确定其专利新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或确定该技术特征可有可无，以此来扩大其保护范围，从而“两头得利”。 

本案中，经过仔细解读涉案专利权利要求书和说明书，同时结合专利文献记载可以得出：“无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”明确记载于专利独立权利要求1内。据其专利说明书进一步解释，其地位与作用是与反应、脱反应前期水相等的。特别需要注意的是：专利申请人在涉案专利审查阶段，针对审查员涉及新颖性审查时，以《陈述意见书》的方式明确陈述，“……所用的活性炭为无定型锯末活性炭，根据申请人实践，这种活性炭能够在碱性溶液中最好地吸附絮状金属离子。……”因为在1998年2月11日第一次专利申请公开文件中，权利要求1对脱除杂质铁离子的技术特征表述为“反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子”。在授权审查阶段，专利申请人针对审查员认为该特征与对比文件1记载的现有技术“活性炭吸附”相同，为了区别于现有技术而获得专利授权，于1999年3月3日第二次向专利局提交《意见陈述书》。明确提出“对权利要求1‘反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子’修改限定为‘反应液经无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子’。”最终作为与现有技术的区别特征获得专利授权，故该技术特征可以认为是本专利的专利发明点。因此二审认为，在专利审查阶段，专利申请人为了取得专利授权，强调涉案专利技术特征与已有技术的区别，排除了一系列常规的脱除杂质铁离子的技术手段，特别是进一步缩小限定“活性炭吸附脱除杂质铁离子”为“无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”，并最终作为本专利具备新颖性的重要技术特征，被原国家专利局确认后授权。现在专利侵权诉讼阶段，甲公司又推翻其专利审查阶段对涉案专利中该本质性技术特征的限定，要求法院适用等同原则扩大其专利保护范围，有违禁止反悔原则是正确的。类似的著名案例还有王码电脑总公司诉东南公司汉字输入法专利侵权案，其中就涉及专利文档记载的专利申请人对“字根在整个专利技术方案中的地位与作用”的陈述禁止反悔的问题。两件案例的共同之处在于：一审法院均撇开专利权利要求书和当事人就涉案专利的发明目的、以及相关技术特征在整个专利技术方案中的地位与作用的陈述，直接对比涉案专利技术特征与被控侵权的相关技术特征之间的功能与效果，得出的结论必然是不科学的。

二.是否等同的判定究竟如何分工

该问题也许有人认为很简单，但笔者不敢苟同。因为它涉及到技术事实与法律事实具体认定的问题，在世界范围内也属于一个难题。即使在有着等同理论发源地之称的美国对此至今也无结论性意见。美国法院的初审阶段对此的界定是非常明确的，但是到了上诉审阶段变得模糊。根据美国的专利司法实践，在初审中权利要求的含义与范围由法官予以界定。这是一个法律问题。而侵权与否定判定，不论是字面侵权还是等同侵权，都由陪审团作出。这是一个事实问题。而在有关案件的上诉审中，上诉法院只进行法律审而不进行事实审理。但是对于等同理论究竟应当是由法官适用还是由陪审团适用的问题，连美国最高法院也拒绝对此进行明确答复，因为美国最高法院认为在这一个问题上作出新决定的时机尚不成熟。国内有的学者提出以“技术上的等同”和“法律上的等同”来进行区分，有一定的合理性。由于我国专利侵权审判体制的限制，对等同原则的适用由法官作出争议不大。但是司法实践中，具体区分到事实判定问题的认定，又变得模糊不清。实践中一般操作过程是，法官在审理案件中遇到具体的技术问题时，往往限于本身的技术素养，委托普通技术人员对相应的技术特征是否等同进行判定，然后将普通技术人员判定的结论直接作为法官的结论，反映到裁判文书中。

笔者认为按照我国目前的专利侵权执法体制，应当明确：“对专业技术问题的鉴定目的，是为了让法官理解技术事实，并不能代替法官判案。判定被控侵权产品的某项技术特征与原告权利要求书中对应技术特征是否等同，是该领域的普通技术人员对技术事实的理解和认定问题，而等同原则又是公平原则在专利侵权判定中的具体运用，如何运用等同原则判定侵权，是法律适用问题，是法官的职责，法官要依据案情全部事实，运用等同原则公正地解决纠纷。”因此，技术人员对于专利某个具体的技术特征是否可以不经过创造性劳动就能够联想到以其他技术手段（包括被控侵权手段）替代，确认的仅仅是一个“技术事实”；而是否可以最终被法官作为一个“法律事实”予以认定，法官的“桥梁”作用非常重要。因此应当注意以下两个方面：1.委托判定（鉴定）之前，法官仔细解读涉案专利说明书、参阅附图，并且全面了解涉案专利所属的技术领域、申请日前的已有技术，以及该发明的目的、任务、技术方案及其作用、效果，正确理解和解释涉案专利权利要求书中的相关技术特征的实质内容是十分必要的，在此基础上再确认委托判定（鉴定）的技术内容。2.技术事实结论出来后，法官必须在普通技术人员作出的技术事实的基础上，对该技术事实通过质证等手段予以核实与确认。如对涉及的现有技术形成的时间，并对所反映技术事实的书面文献资料的记载进行审查核实，最终形成法律事实，在此基础上作出是否等同侵权的判定。需要说明的是，笔者对于实践中存在的少数法官完全将自己作为局外人，不深入研究涉案的技术内容，简单地将所有技术内容全部推给普通技术人员，完全以普通技术人员作出的技术事实来决定案件是否构成侵权的做法，一直持反对态度；同时对部分专利法官轻视普通技术人员所确认技术事实，在没有全面审查且无相反证据推翻该技术事实的情况下，自作主张另搞一套的做法；甚至不经过普通技术人员，直接由法官本人对是否等同的技术问题进行判定，也深感不安。

三.结论

综上，笔者认为法院在是否构成等同侵权审查过程中，应就具体个案审慎地适用等同判定原则，同时对等同原则适用必须设定必要的限制条件。具体应注意：1.尽管专利侵权诉讼中，法院对专利有效性和授予程序是否合法没有审查权，但法院对于专利申请人和/或专利权人为了获得专利和/或为了维持专利有效性而作出的书面陈述，有权进行全面审查。法院在确定涉案专利权利保护范围时，不仅应解读专利权利要求书、说明书；同时必要时要参阅附图，并全面了解涉案专利所属的技术领域、申请日前的已有技术，以及该发明的目的、任务、技术方案及其作用、效果，必要时还要解读记载在专利文档中的当事人陈述，同时确定涉案专利的发明点的技术特征。2.记载在专利文献中的陈述“原则上”禁止反悔。并且作为对专利权人在专利侵权诉讼中适用等同原则的限制条件，除非专利权人能够证明其所做的修改的原因与专利无关。特别是涉及到专利权授权审查和/或无效审查过程中，涉及到是否具有专利新颖性、创造性的技术特征，专利申请人和/或专利权人作为区别于现有技术特征予以强调的技术特征，明确不得反悔，不能适用等同原则扩大其权利保护范围。3.鉴于最高法院目前正在制定专门的专利侵权判定的司法解释，笔者认为最高法院有必要就适用等同原则限制条件，特别是涉及专利发明点的技术特征能否适用等同原则明确予以规定，以指导统一审判实践。

（作者：谭筱清系江苏省高级人民法院民三庭法官）