下文仅对发明专利侵权审判中引进“多余指定原则”进行评论。

笔者认为多余指定在专利法实施初期也许还有意义，就象专利制度发展初期，专利的保护范围是由专利说明书确定的。但在专利法实施正常化之后，专利保护范围是由权利要求确定的，多余指定的运用将会破坏权利要求的公示性与稳定性，会给专利制度注入不必要的不确定性和混乱。多余指定的运用，会妨碍专利权利要求书写水平的提高。多余指定会破坏专利制度中有效(无效)审查与侵权判定的统一。多余指定会破坏专利制度中的禁止反悔原则。

发明专利中的权利要求是一项法律文件，相当于一部法律。这部法律的起草人就是发明人（或其代理人），这部法律（权利要求）的审议人就是专利审查员。一旦专利审查员认为可以授权，这部法律（权利要求）就通过了，就被颁布实施了。法律一旦实施，是不能轻易改动的。要修改法律，必须通过立法部门才行，法院是“没有”立法职能的。就专利这部“法律”而言，立法部门是发明人，既不是专利审查员，也不是法院。法院不可以随意修改专利权利要求。运用多余指定，其实就是修改专利的权利要求，就是将权利要求中的部分文字，也就是“多余指定”删去。从专利权利要求是法律文件的角度讲，法院修改专利权利要求的行为是不合法的。所以笔者认为，运用多余指定是不合法的。

在专利制度中，专利保护范围是由专利权利要求确定的。专利权利要求确定的范围既是专利审查中专利三性（也就是有效或无效）的依据，也是专利侵权的依据。这个专利权利要求的范围在审查专利性与侵权性的过程中是一致的。专利制度的一大原则是专利权利要求的范围是确定不变的，也就是说不能在专利审查时，将权利范围解释得很小以回避在先技术，不至于被无效驳回，而在专利侵权审查时，又将权利范围解释得很大以覆盖被指控的产品。这个原则在专利审查/侵权审定时也称为“禁止反悔原则。”

在专利审查时，专利审查员必须考虑专利权利要求中限定的所有技术要素，审查员不可以因为有些要素是“多余指定”而不考虑这些“多余指定”要素，不可以因为去掉了这些“多余指定”，权利要求范围变大而认定权利要求无效。专利审查员的职责是审查权利要求是否新颖、有创造性、有实用性，专利审查员职责是限制权利要求的范围，使之越小越好，以确保被授权的专利权利要求不会覆盖到现有技术上去。如果允许“多余指定”，那么专利审查就会成为摆设，失去专利审查在专利制度应有的作用：即确保被授权的权利专利要求符合专利三性要求。

如果充许“多余指定”，那么发明人可以在专利申请时在专利要求中多加入几项“多余指定”，这样其权利要求将会比较小，而且有可能使得权利要求的技术领域发生变化，可能误导专利审查员的检索和审查，可能会使审查员误认为其权利要求是符合专利三性，给这个权利要求授权。在专利侵权诉求时，发明人可以说这些“多余指定”是多余的，从而将权利要求范围扩大，将原本是公共的在先技术变成私人的专有技术。这样做，显然是对发明人很有好处，没有付出（公开新技术）就获得了对某些（现有）技术的独占权。但这对社会公众是极大的不公平，与专利制度的宗旨相违背。各国专利制度允许私人独占新技术，但不得将在先技术划入“新技术范围”。“禁止反悔原则”正是为了保证权利要求范围在专利性审查程序与侵权诉讼程序中的一致性在各国专利制度中运用的。“多余指定原则”与专利法的“禁止反悔原则”有直接冲突。笔者认为，“禁止反悔原则”优先。“多余指点定原则”应该废除。

由于“多余指定原则”只有在法院进行侵权诉讼中运用而不能在专利审查或专利无效审查中运用，所以当一个专利权利要求在实施“多余指定”之后，即使权利要求范围变得很大而会覆盖在先技术而失去专利性（新颖性或创造性），任何人也不可能要求国家专利局进行专利无效审查而查布这项专利权利要求无效，因为在专利无效审查时，专利局不可以使用“多余指定原则”将权利要求范围扩大。这样，如果允许法院实施“多余指定原则”，一旦出现经“多余指定”而变得无效的专利要求，没有人可以对其作出更正，没有人可以将不符合专利法要求的权利要求无效掉。

专利的保护范围是由权利要求界定的。公开的专利权利要求，就象颁布的法律，有公告的作用，它使公众了解做什么是侵权（违法）的，做什么是不侵权（合法）的。这样，公众中有人不想花钱使用发明人的现成技术就会想方设法发明不同于专利技术但又达到同样效果的新技术，这样就有了技术革新。这种技术革新也是专利制度的目的之一。如果充许“多余指定”，那么权利要求就是不确定的。哪些技术要素是必需的，哪些要素是多余的，只有在侵权诉讼中才能被法院确定，也就是说在侵权诉讼之前，任何人都不知道，于是权利要求就失去了公告的作用。公众即使不想侵权也不太可能，除非公众根本不用与专利技术有关连的技术。公众将无从设计可以不侵权的革新技术。专利制度的作用之一将失去。

有些人认为中国的专利权利要求的撰写水平还不够高，有些专利权利要求有明显的多余指定，需要多余指定来弥补。笔者认为这个理由在专利制度实施初期也许还情有可原，但现在提倡以法制国，讲究正规化的时候，为少数人而破坏整个专利制度，就不合情理了。专利权利要求是一件严肃的法律文件，其撰写当然应该慎之又慎，如果撰写的不好，不理想，当然要撰写者负责，要撰写者负担造成的损失（即权利范围过小），而不应该让广大共众负担这种个人损失。在专利申请到实质审查的两三年过程中，发明人一直都有机会更改其权利要求，如果申请书中的权利要求真有失误，发明人有足够的时间与机会进行修正，而不需要“多余指定原则”来弥补。经过修改的权利要求可以在实质审查时被专利审查员确认其专利性，也可以在无效审时再次被确认有效，或被无效掉，从而不会出上面提到的权利要求无效，但没有人可以将它无效掉的情况。

综上所述，笔者认为第三十二条应该改为：

禁止在专利侵权诉讼中使用“多余指定原则”，在专利侵权诉讼中，必须坚持“完全覆盖原则”（即第三十六条）。

相应的，第三十三条，三十四条也应废除。第三十六条中“必要技术特征”应改为“技术特征”，因为权利要求中的所有技术特征都是“必要”的。

叶琏刚

mark l ye

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另外,中国专利制度中的还有两种专利--实用新型专利与外观专利。

外观专利没有权利要求，所以不存在“多余指定”问题。

实用新型专利的保护范围也是由权利要求确定的，所以也可能有“多余指定”问题。实用新型专利是一种不受实质审查就被授权的专利，所以已被授权的专利权利要求也很可能是无效的，其有效性是在专利发生冲突时才受审查。因为实用新型的权利要求不受实质审查，所以发明人没有机会修改其专利的权利要求。在申请发明专利时，发明人在收到专利审查员的检索报告和审查报告之后，可以根据检索到的在先技术以及审查员的意见，扩大或缩小其专利权利要求。在审请实用新型时，就没有这个机会。在实用新型专利侵权诉讼中使用“多余指定”也许是这种缺陷的补救方法。

但即使和此，笔者还是认为“多余指定”是不合适的。“多余指定”只在侵权诉讼中适用，在专利无效的程序中不适用，这样必然使专利权利要求的范围大小在两个程序中不一致，而且是使无效程序中的范围小，而侵权程序中的范围大，使得一些应该是公知领域的技术被捲入私人独占范围。

专利侵权诉讼是由专利权人决定何时起诉，是否起诉，所以专利权人可以在专利授权以后一直到专利到期之后的两年内都可以起诉，而”多余指定“只有在诉讼时才能确定，也就是说如果允许“多余指定”在实用新型专利侵权诉讼中运用，其权利要求将一直是不确定的。这将使专利权利要求失去公示作用。

由于“多余指定”是弊大利小，所以即使对于实用新型专利，笔者也主张废除“多余指定原则。”