鲁法民三字（2003）第6号

接到《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（征求意见稿）》后，我们立即进行了讨论。从总体而言，该规定结构合理，层次清楚。但对于本规定的第一部分“有关术语的解释”，我们存在不同意见。有人认为，把有关术语的解释放在第一部分不像司法解释的一般结构，并且有的术语放在这一部分，有的术语放了在后面。建议把术语的解释最好不作为专门一部分，而是放在具体条文中第一次出现该术语的地方，还有人建议把术语放在最后一部分而不是第一部分。

就具体条文的规定，我们的意见如下：

1、第一条。第三款最后一句“以及是否属于制造方法专利”，似为多余。

2、第二条。本条对三个概念的解释最好采用并列的方式，第一款解释发明和实用新型专利产品，第二款解释外观设计专利产品，第三款解释专利方法。另外，本条第一款中解释专利产品时，用了“受专利法保护的产品”一语，从字面上理解，此语的含义是专利产品是合法产品，专利产品仅指专利权人或专利权人许可的人生产的产品，而不包括被控侵权人生产的产品。但该稿第五十九、六十一条等的标题部分是“制造专利产品”、“使用专利产品”等，此处的专利产品指的是被控侵权人生产的产品，与术语解释部分“受专利法保护的产品”有矛盾。从专利法的规定看，专利法没有对专利产品是合法产品还是包括非法制造的产品进行界定，从专利法第六十三条第二款的规定看，他人未经专利权人许可而制造并出售的产品也称为专利产品。我们认为，专利产品仅指的再现专利技术特征的产品，“受专利权保护的产品”容易产生歧义，亦无法律依据，建议去掉该句。

3、第十三条。该条第二款中只对“发明专利”有两项以上的独立权利要求时如何确定专利保护范围作了规定，实践中还包括实用新型专利具有两项以上独立权利要求的情况。根据专利法第三十一条的规定，属于一个发明构思的两项以上的实用新型，可以作为一件申请提出。这种情况下，可能出现一个实用新型专利有两个以上的独立权利要求。建议这一款中把发明专利改为“发明专利和实用新型专利”。

4、第十六条。该条规定了权利要求的折衷解释原则，从该条规定的内容看，仅具有指导思想的作用，不能在审理案件中具体引用，不适宜作为司法解释的条文。另外，对于折衷解释原则，理论界无争议，各法院也都是按该原则确定专利保护范围。因此，我们认为该条可有可无。

5、第二十五条。对该条第二款等同判断的时间，我们认为应以侵权发生时为宜。以侵权发生时作为等同判断的时间对专利权的保护力度最大，也比较公平。并且这样规定对司法部门认定等同更为方便。如果以专利申请日或专利公开日作为等同判断的时间，可能因对专利某一技术特征有新的认识，但从专利申请日或公开日看又不能认定为等同，使整个专利技术得不到保护，对专利权人保护不力，对司法部门来说增加工作难度。

该条第三款中规定了技术构思相同时，采用手段相同但功能和效果劣于或优于专利技术方案时，人民法院应认定为等同特征。这一规定，特别是“改劣”技术属于等同的规定，有人认为不宜作出明确规定。这一款规定中的等同，突破了前款规定中的“三个基本相同”的等同认定条件，实践中可能导致只看手段是否相同，而不注意功能和效果，所以该条规定的内容，可以在司法实践中应用，但不宜明确规定在司法解释中。

关于进行等同判断是否以权利人提出明确请求为前提，我们同意该条第四款中的第二种意见，即不以权利人请求为前提。因为，根据本条第一款的规定，专利保护的范围包括与必要技术特征相等同的特征确定的范围，这说明，等同特征确定的保护范围在专利保护范围之内，不需要权利人提出明确的请求。另外，在实践中，权利人可能只提出被控侵权人侵犯了其专利权，认为被控侵权产品落入专利的保护范围之内，但不一定明确提出等同判断的请求，如果法院不主动进行等同判断，对权利人保护不力。如果让当事人另行起诉，则增加诉累。

6、第二十六条。该条第一款说明了不相同也不等同的情形，从内容来说，是对上条规定的等同的条件的反面论述。我们认为，前条规定了认定等同的条件，该款的规定与前条相比并无新意，没有规定的必要。第二款所述的情况我们没有遇到过，从该款规定的语言看，“显而易见”、“有意识”等规定在认定和把握中都存在一定的难度。从内容看，这一款是等同原则的例外规定，禁止反悔作为适用等同原则的例外，是得到各国公认的，也是平衡了权利人和被控侵权人的利益的。但该款规定的情况并不具有普遍性，这样会明显地限制权利人的权利。在司法实践中，因“显而易见”等用语的含义难以准确把握，适用该款可能会大大减少适用等同的情形，缩小专利权的保护范围，产生不公平的后果。我们建议取消该款的规定。

7、第二十七条。本条中使用了开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、用途发明等术语，这些术语的含义，虽然《审查指南》中有规定，但为便于对本司法解释的理解和适用，建议在本条对上述术语的含义进行解释和说明。

8、第三十条。对该条的第二款，我们同意第二种方案，即对第二款不作规定。适用禁止反悔原则，属于确定专利保护范围的内容，专利的保护范围应是客观的，不以被控侵权人提出请求和举证证明为条件。人民法院在审理案件过程中，发现应适用禁止反悔原则的，应当可以主动适用来确定专利的保护范围。另外，要求被控侵权人在一审举证期限届满前就提出请求和证据，对被控侵权人来说有些困难。就目前的情况来看，被控侵权人也难以做到这一点。

9、第三十一条。该条第二款第二种方案中对保留的技术特征可以适用等同原则作了规定，我们认为这一规定并无必要，建议不用第二个方案。该款规定了适用禁止反悔排除等同原则适用的前提，即为“避开现有技术”，在有些情况下，是否为避开现有技术没有证据证明，这时涉及到举证责任分配及其后果承担问题。我们认为这时的举证责任应由权利人来承担，权利人如不能举证证明，则承担对其不利的后果，建议在最后一句前加上“权利人举证证明”，使最后一句成为：“如权利人举证证明对权利要求所作的修改不涉及现有技术所披露的内容的，……。”

10、第三十二条。对于多余指定原则是否在司法解释中明确规定，我们倾向性的意见是应在司法解释中作出明确规定。因为我国的现状是撰写专利申请文件的水平不高，难免出现申请人将非必要技术特征写入权利要求的情况。在审理案件的过程中，我们有时会发现如不适用多余指定原则对权利人明显不公平，我省审理专利纠纷案件的法院在审理专利纠纷案件中基本都曾适用过多余指定原则。在司法解释中对多余指定原则的适用条件和方法作出规定是必要的。如果从禁止适用多余指定出发而不作出规定，可能会出现权利人的发明创造因申请专利中的疏忽而得不到保护的情况；如果从不鼓励适用多余指定原则出发而不作出规定，反而可能出现实践中适用多余指定原则掌握标准不一的现象。

对于该条第二款，我们同意第一种意见。

对于该条第三款，我们同意第一种意见。

11、第三十三条。该条规定的条件（二）中有“该专利仍然具有发明专利所要求的新颖性和创造性的”一句，这句中特别写明了“发明专利”，不知是否意味着只有在发明专利中才可以适用多余指定原则，如是这个意思，应当对此加以明确；如不是这个意思，我们认为应将“发明专利”改为“发明和实用新型专利”。

12、第三十四条。该条第二、三款中的内容不是适用多余指定原则的方法，实质是对适用多余指定原则条件的规定，应放在第三十三条之中。

13、第三十八条。该条第一款中规定了“与被控侵权物的全部技术特征逐一进行对应比较”，我们认为此处的“全部”是多余的，实际进行对比时，只将专利技术的全部技术特征与被控侵权物的对应技术特征相对比，被控侵权物中与专利技术特征无关的技术特征则没有对比的必要和可能。

该条第二款中最后一句“一般也不能用权利人的专利产品或者被控侵权人的专利权利要求进行技术特征对比”语义模糊，建议修改为“也应当用被控侵权产品与原告专利权利要求进行对比，而不能用双方的专利产品或者双方的专利权利要求进行对比。”

14、第四十条。该条的内容与第三十六条的内容重复，可以取消。

15、第四十二条。该条使用了“消费者”一词，虽然第五十一条对“一般消费者”所作的解释中，消费者包括经营者，但“消费者”一词容易使人产生误解，且与商标法的有关术语不同。建议将该条及其后几条中的“消费者”改为“相关公众”。

该条中对不受保护的非外观设计内容规定了两种方案，我们认为两种方案的最大区别是第一种方案对非外观设计内容的条件规定更严格，必须满足消费者在购买时不注意且在使用时看不到，这样规定是合理的，因为有的外观设计专利产品的设计内容在使用时看不到，但在购买时一般会引人注意，这也应作为受保护的外观设计内容。所以我们同意第一种意见。

16、第四十八条。该条规定的“权利人应当提供外观设计专利的设计要点”对于确定外观设计专利的保护范围非常重要，但对此还应进一步明确。首先是应明确提供外观设计要点是权利人的义务，不提供可能承担不利的后果，具体而言，可以规定“如权利人不提供外观设计专利的设计要点，人民法院可以认定该外观设计为公知设计。”其次应明确权利人提供外观设计要点的时间限制，我们认为该时间限制定在“一审举证期限届满前”为宜。

17、第五十一条。我们认为近似外观设计的判断与近似商标的判断标准和方法是基本一样的，近似商标的判断标准和方法已在商标法司法解释中作出了规定，这次司法解释中对近似外观设计判断的规定应尽量与商标法司法解释中的规定一致。

18、第六十条。对于该条第一款的规定，我们同意第一种意见。使用外观设计专利产品作为自己制造的产品的部件，从本质来说是一种使用行为，让其承担制造人的责任，则责任过重。这样促使生产者在采购零部件时都要审查该零部件是否为侵犯他人外观设计专利权的产品，会影响交易安全。第一种意见让使用零部件的人尽到合理的注意义务就可以，是比较公平的，也是可行的。

对于该条第二款，我们多数人的意见是认为该款的规定无法律依据。该规定的出发点是为了保护包装物外观设计专利权人的利益，但作出如此规定并不能达到这一目的。包装物本身是一种产品，是一种可以单独出售的商品。从法律意义上讲，包装物外观设计专利权人与使用该包装物出售产品的人是两个人。如果该包装物可以回收使用，则说明该包装物的使用价值高，则专利权人在出售其包装物产品的价格相应会高。专利权人通过出售包装物得到回报，专利权人的权利已经用尽，他人使用不构成侵权。该款禁止使用他人使用过的外观设计包装物，实质上是从禁止混淆出发保护首次使用该外观设计包装物的人的利益，这种利益的保护应通过不正当竞争法来实现，而不能通过专利法来实现。

19、第六十四条。该条第一款中规定了销售合同成立即使专利产品所有权未发生转移，也构成销售专利产品。讨论中我们有人提出“如果合同约定的交货期是在专利期限届满后，是否构成销售专利产品”。我们多数人的意见认为，既然本规定第六十三条规定了在专利期限届满后才能获得专利产品不构成侵犯专利权的许诺销售行为，这种许诺如果是一种要约，受要约人承诺后合同就成立了。发出要约人的责任不应以要约是否被承诺而不同，要约被承诺后的责任与不被承诺的责任相同。这样，如果销售合同中约定的交货期是在专利期限届满后，销售人也不应当承担销售专利产品的责任。

20、第六十五条。按海关法的有关规定，保税区属于海关监管的特定区域，进入保税区的货物不视为已经进入我国境内。进口到保税区内的专利产品是否视为进口专利产品，有必要进行明确。我们的意见是，保税区只是从海关监管意义上讲的，专利法中的进口包括进入到保税区。

21、第六十六条。对于“依照专利方法直接获得的产品”应进行合理的界定。该条第一款中规定了“对该原始产品进一步加工并使之发生变化而获得的后续产品，不属于依照专利方法直接获得的产品。”我们认为，应对后续产品进行进一步界定，如果对原始产品进行加工而发生的变化属于非实质性变化，如形状发生变化，则不应认定为后续产品。建议将“变化”改为“实质变化”。

22、第六十七条。我们建议保留该款的规定，因为该款明确了只有在第三人已经实施了专利侵权行为时，行为人才承担侵权责任。这对于认定共同侵权行为是有意义的。

23、第六十八条。该条第一款中“器材和设备、工作场地和服务”应如何理解，我们存在分歧。特别是对“工作场地和服务”，有人认为只有既提供场地又提供服务才可能构成共同侵权，有人认为只提供工作场地或只提供服务都可能构成共同侵权。建议将此修改为不易使人产生歧义的用语。

该条第二款中的“显然”非法律习惯用语，且实践中难以把握其含义，建议不使用该词。但此处部件提供者的注意义务应低于生产者的注意义务，如果其整套部件既可以用来组装专利产品也可以用来组装非专利产品，则让提供部件者在“应当知道”的情况下承担责任，其责任过重。建议将“成为专利产品”修改为“必定成为专利侵权产品”。

建议将本条中的“明知”改为“知道”。因为“知道”是一个客观判断过程，而“明知”则加上感情色彩的推理。

24、第六十九条。提供专用部件行为人承担侵权责任的主观要件应是知道，以“应当知道”作为承担责任的主观要件会不适当地加重行为人的责任。建议去掉“应当知道”。

该条第一款中的“许诺销售”与其后的“且第三人已经利用其所提供而实施了专利侵权行为的”矛盾，许诺销售时产品没有实际销售出去，第三人不可能利用并实施侵权行为。建议取消“许诺销售”。

25、第七十条。该条第一款中应在“擅自许可第三人实施专利”之后，改为“且第三人已经实施了该专利的，许可人和被许可人构成专利共同侵权。”

第四款中应加上“且他人已经实施了专利侵权行为的。”另外，也应和第七十一条对应，加上“被许可人知道或者应当知道许可人无权自己独自许可的，应当停止侵权，并与许可人承担连带赔偿责任；被许可人不知道也不应当知道许可人无权自己许可的，应当停止侵权，但不承担赔偿等其他民事责任。”

26、第七十二条。该条关于承揽人和定作人共同侵权的规定，与五十九条第二款委托加工专利产品的规定不尽一致，第五十九条规定“受托人视为帮助制造”，没有主观要件的规定，该条规定的承揽人构成共同侵权的主观要件是“知道或者应当知道”。建议将五十九条第二款去掉，将该款第一句话“委托他人加工、制作专利产品，包括以提供技术图纸的方式向他人订购专利产品，视为委托人制造，”作为第七十二条第一句话。

27、第七十三条。我们同意第二种方案，不作本条的规定。技术服务合同委托人可能对受托人是否实施他人专利一无所知，也无法控制受托人是否实施他人专利，让委托人作为共同侵权人承担侵权责任不合理。

28、第七十四条。对于该条第一款，我们同意第二种方案。商标许可人对于他人生产的产品是否侵犯他人专利权没有监督的义务，也不应对此承担责任。承担专利侵权责任的应是实际行为人，也就是被许可人。商标许可人因商品质量问题对消费者承担责任的性质与其因商品系侵犯专利权的商品而对专利权人的责任的性质不同，对于消费者而言，商标具有识别作用，所以商标许可人应对消费者承担产品质量方面的责任。而对于专利权人而言，生产者生产侵犯其专利权的商品，与使用哪个商标没有关系，让商标许可人承担专利侵权责任没有法律依据。当商标许可人不提供或者不能提供被许可人的真实身份时，令其承担专利侵权责任比较合理。

29、第七十五条。对于该条第一款，我们同意第一种方案。标准制订人不是直接侵权人，只有直接侵权已经发生时，标准制订人才可以作为侵权人承担责任。

30、第七十六条。该条第一款对直接侵权人和协助侵权人的规定，与第五十九条第二款、第七十二条关于加工承揽的规定不一致。按本条的规定，实施专利的侵权人为直接侵权人，而前面关于加工承揽的规定中，定作人是直接侵权人，但定作人实际不是实施专利的人，实施专利的人应是承揽人。

按该条第二款的字面意思，被侵权人在起诉时应起诉直接侵权人和协助侵权人，或者只起诉直接侵权人，只有在难以发现直接侵权人或者难以直接向直接侵权人主张权利时，才可以向人民法院直接起诉协助侵权人。我们认为，这一规定与直接侵权人与协助侵权人承担连带责任的法律原则不符。既然规定直接侵权人和协助侵权人承担连带责任，被侵权人就享有选择被告的权利。如果权利人起诉了协助侵权人后难以查清事实，可以按民事诉讼法的规定追加必要共同被告，或者按举证责任的分配让权利人承担对其不利的后果。也就是说，在起诉时，不应限制权利人的选择权，但通过可能承担不利后果促使权利人在起诉时起诉直接侵权人。

该条第三款中“被告可以申请人民法院追加共同侵权人作为共同被告参加诉讼”违背当事人自愿的原则。是否追加被告是原告的权利，在原告不愿意追加被告的情况下，由被告申请追加其他被告可能违背原告的意愿。建议取消上述规定。

该条第四款中“并可以直接对共同侵权人之间的责任作出划分”没有必要，专利侵权诉讼时审理的是权利人与共同侵权人之间的法律关系，按规定，共同侵权人承担连带责任。这样，在对专利权人的责任承担上，共同侵权人并无责任的划分。共同侵权人之间的责任划分是共同侵权人之间的法律关系，在侵权诉讼中并不涉及，人民法院就没有必要对其责任划分作出认定，否则可能违背“不告不理”的原则。

31、第七十九条。该条第二款中规定了“依照专利法第五十七条的规定承担相应的民事责任”，但专利法第五十七条基本是关于专利权保护程序的规定，并不是侵犯专利权民事责任的规定。我们认为司法解释第七十九条规定的本意是行为人既假冒他人专利又实施了他人专利的，除了承担假冒专利的民事责任外还承担因实施他人专利而侵权的民事责任。在此理解的基础上，建议将“还应依照专利法第五十七条的规定承担相应的民事责任”改为“还应当承担因实施他人专利而侵权的民事责任。”

32、第八十条。该条第二款中规定了对假冒专利的民事诉讼和刑事自诉，“人民法院应当一并依法处理”，一般理解，“一并处理”的含义是并案审理。由于目前绝大多数法院的知识产权民事案件和刑事案件由不同的业务庭审理，一并处理是交由民事庭处理还是交由刑事庭处理，或者还有其他的处理方法，建议对此应进一步明确。