2003年8月4日，北京市第一中级人民法院对原告香格里拉国际饭店管理有限公司诉被告黄惠娟侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案做出一审判决，判决被告不得使用其享有两外观设计专利权的专利产品。

本案原告系专门经营宾馆和饭店的跨国公司，其在我国设立的香格里拉饭店具有较高的知名度。原告于1994年在我国获得了“香格里拉”和“shangri-la”文字商标的注册，核定的服务项目包括旅馆、餐馆等。被告个人经营的番禺市市桥镇香格里拉西餐厅将原告的注册商标作为其餐厅的名称，并于1999年将原告的两个注册商标组合并稍加改动后，作为其餐厅的招牌，申请了两个外观设计专利。原告曾以被告申请的外观设计专利与自己在先合法权利相冲突为由向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告申请，专利复审委员会以原告未提供认定冲突存在的在先判决、根据专利法实施细则的规定不应受理为理由驳回了原告的请求。

原告认为被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权，并违反了诚实信用原则，构成不正当竞争，因此诉至北京市第一中级人民法院，请求判令被告立即停止在其企业名称和招牌上使用原告注册商标及企业名称的侵权行为；判令被告以公开方式向原告道歉。原告同时对专利复审委员会的无效宣告请求审查决定提起诉讼。

北京市第一中级人民法院经审理认为：根据本次修改后的专利法第二十三条的规定，对于与他人在先取得的合法权利相冲突的外观设计不授予专利权，已经授权的，应当宣告该专利权无效。修改后的专利法实施细则第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。从该规定可以看出，人民法院关于权利冲突的判决已经成为当事人以此为理由请求宣告外观设计专利权无效的前提条件。根据专利法第二十三条及其《实施细则》第六十五条的规定，与在先合法权利相冲突的外观设计专利应被宣告无效，因此，无论专利权人是否将该外观设计专利实际使用，只要其与他人在先合法权利相冲突，该专利就应被宣告无效。在人民法院关于权利冲突的判决是提起无效宣告程序的前提条件的情况下，人民法院可以对专利权人未投入实际使用的外观设计专利是否与他人在先合法权利相冲突作出判决。本案被告在其申请的外观设计中，以与原告的注册商标“香格里拉”和“shangri-la”完全相同的文字作为其主要的设计要素，且该两外观设计使用在西餐厅的招牌上。从被告在外观设计中突出醒目使用“香格里拉”和“shangri-la”字样的方式和使用该外观设计的招牌在实际经营活动中所起到的作用来看，两外观设计已经足以实现服务商标所具有的区分服务来源的功能。如果被告将两外观设计投入使用，将足以导致一般消费者对服务的来源产生混淆和误认，给原告对“香格里拉”和“shangri-la”享有的商标专用权造成损害，故判令被告不得使用两外观设计专利产品。

本次修改后的专利法有授予外观设计的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突的规定，与他人合法取得的在先权利相冲突的外观设计应宣告无效。但《专利法实施细则》规定无效宣告请求人未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。在实践中，曾经出现这样的情况，商标权人对被告的侵权行为提起诉讼，而被告以自己有外观设计专利权进行抗辩，受理侵权诉讼的法院要求商标权人必须首先对被告的外观设计专利提起无效宣告。当商标权人对该外观设计提起无效宣告时，专利复审委员会根据专利法实施细则的规定，以商标权人未提供证明冲突存在的判决为理由驳回商标权人的请求，维持了外观设计专利权。而受理侵权诉讼的法院又因外观设计被维持而驳回了商标权人的侵权诉讼请求，从而使在先权利人的合法权利无论在行政程序还是在民事程序中都未得到保护，也导致专利法第二十三条及其实施细则第六十五条的规定无从实施。本判决在充分考虑专利法第二十三条及其实施细则第六十五条规定的情况下，从保障相关法律规定的贯彻实施，切实保护在先权利权利人的合法权益的角度出发，依法遵循诚实信用、保护在先合法权利的原则，作出了本案判决，为外观设计与在先权利冲突提供了民事救济途径。

北京市第一中级人民法院同时对原告诉专利复审委员会的专利无效行政纠纷案件做出一审判决，判决撤销专利复审委员会决定，由专利复审委员会对原告的无效宣告请求重新做出审查决定。