在美国，各类商家经常将其免费电话(即以1－800或1－888等号码开头的电话号码)的后七位数用字母表达出来，形成容易记忆的免费电话口诀（mnemonic)，并将其广泛使用于商业广告中。“1-800 flowers” 这样的免费电话口诀不仅大量出现在电视与公车广告上，而且潜移默化地植根于我们的记忆中。使我们一旦有某一方面的购物需要，往往情不自禁要去拨这类电话。如果说英特网普及之前，这一做法的主要目的是方便消费者记忆商家的电话， 那么今天它的主要作用就已变成商家扩大知名度的商标。不少商家干脆就把这种口诀注册成自己的商标。但这种口诀原本来自电话号码，难道电话号码也可以作为商标使用并得到保护吗？一些美国法院对这个问题做出肯定的回答。某位美国法官曾经说过一句名言：阳光下的一切都可以受专利的保护。那么，我们是否也可以说，在今天的“知识经济”里，几乎没有什么不可以受到商标法的保护？

两年前美国联邦法院纽约南区地方法院的一个案例[1] 显示了美国法院如何实施商标法对免费电话口诀的保护。在该案中，原告于1992年申请并获得了1－800－plumbing (管道工)的商标，并一直将其作为商标使用。被告则于1996年登记了下列英特网域名： www.1-800-plumbing.com, 800-plumbing.com, , www.800plumbing.com, www.888-plumbing.com, www.888plumbing.com, www.1-888-plumbing.com, www.tripleeightplumbing.com并使用了号码口诀为1-888-plumbing免费电话。原告屡次抗议无效后，遂向域名登记机构network solutions, inc. 投诉，并在纽约联邦地区法院提出起诉。双方都提出“即决判决”(即不经庭审，由法院根据诉答文书及双方提供的书面证据而做出对本方有利的裁决)的动议。

在本案中，法院需要回答的两个基本问题是：一，电话号码的口诀是否为商标的适当客体；二，如第一个问题的答案是肯定的，被告的行为是否构成对原告商标的侵权。

1.        电话号码的口诀是商标的适当客体

在商标侵权诉讼中，被告经常提出的一个抗辩理由是原告的商标为种属性商

标，因此不应受到保护。在本案中，被告提出，原告的商标已经变成种属性商标，因此不应得到保护。这里有必要先介绍一下什麽是种属性商标。根据美国法院对商标法的解释，商标按其显著性的强弱可分为四种：第一是种属性(generic)商标，第二是描述性(descriptive) 商标, 第三是联想性(suggestive) 商标, 第四是随意性(arbitrary and fanciful)商标。所谓“generic trademark”（有人译做“通用描述性商标”[2]), 用美国联邦第七巡回上诉法院在某一案件中所提出的定义来说，就是一个大家都用来描述或称呼某一种产品的通用描述性词汇，如“低度啤酒(light beer)”。[3] 显然，用这种词汇所组成的商标不能将一家厂商的产品同另一家厂商的产品区分开来，如“衬衫”牌衬衫，等于没有牌子。我之所以把它译做种属性商标，是因为某一判例中的美国法院指出，“如果一个商标是对产品的一般描述，而且所指的是某一产品所属的种类，该商标即为种属性商标。[4]    按照美国商标法一向遵循的原则，种属性商标不具有任何识别性，所以在任何情况下都不能享受商标保护。又由于种属性词汇是大家通用的，允许某一方用它来作商标，就等于剥夺了其他人使用这一词汇的权利。所以，美国法院曾裁定“消费者电子月刊”或“软件动态”这样的报刊名称属于种属性，因此不能享受商标保护。[5] 

描述性商标传达的信息是产品成分、特质或特性但仍无法使人想起某一厂商，如“丝绸“牌衬衫，这也是很难作为商标来用的，因为如果你说“丝绸”衬衫，别人会以为你说的是任何一家公司出产的丝绸衬衫。描述性商标与种属性的区别是前者告诉你某一产品的某一特征，而后者只不过告诉你这一产品是什麽。[6]  由于描述性商标本身并不具有内在的识别性，其是否应受保护取决于它是否获得了第二含义（secondary meaning)。[7]所谓第二含义，就是指在公众的心目中，这一商标主要是用来识别产品的来源而不是识别产品的本身。[8] 仍以上述衬衫为例，假定某厂商用“丝绸“做衬衫的牌子已销售多年，在消费者中间已获得很高的知名度，人们逐渐将“丝绸”衬衫等同于该厂商这一产品。这时就可以说该商标已获得了第二含义，而如果另一家公司再以同样的商标来标识其衬衫产品，就会有误导消费者的可能了。[9] 现实中有许多描述性商标获得第二含义的例子，如“duracell”源自durable (耐用)与cell(电池)两个词汇，前者为描述性，后者为种属性。在pizza hut (必胜客)这个服务商标中，pizza 本是形容词，是描述性词汇。但通过大量的广告推销，这两个商标都已获得第二含义，因此可以享受商标保护。[10]

同描述性商标相比，联想性商标(suggestive trademark，也有人译做“暗

示性商标”[11]) 则使人联想起产品的特性但不直接对其描述，如善驰的“灰狗”就是美国一家长途汽车公司的服务性商标。电池牌子如果是“耐用”就是描述，而如果用“长生(diehard)”就成了联想。臆造性商标与产品本身没有任何关系，如“耐克”牌运动鞋、“戴尔”牌电脑等，最容易使人想起某一家公司。[12]  按照美国商标法的理论，由于联想性商标与臆造性商标都具有内在的识别性(inherent distinctiveness)，因此永远受商标法保护。

针对被告的辩辞, 法院指出，虽然"1-800"这个号码与"plumbing"这个词汇本身都是种属性词汇，但这并不说明“1-800-plumbing”这个口诀作为一个整体就一定是种属性的。联邦第二巡回上诉法院曾在“电招床垫连锁公司诉佩吉案” 中裁定，"1-800-mattress"这样的电话号码口诀可以作为商标受到保护，所以法院可以禁止其竞争者使用可能造成混淆的相似电话号码口诀。[13]
 

法院指出，虽然美国专利商标局(pto)颁布的商标审查程序手册中规定，如果一个商标由一个电话区号与一个种属性词汇组成，就不能注册。[14]  但2001年联邦巡回上诉法院在“电招床垫运行公司申请案” 中推翻了美国专利商标局商标审判上诉委员会(ttab)关于驳回该申请的决定，宣布"1-888-mattress"这样的电话号码不是种属性商标，因而可以作为商标注册。联邦巡回上诉法院之所以做出这样的裁决，正是因为它认为一个商标的商业印象来自它的整体形象，而不是其个别的组成部分。当顾客打这个电话时，他们脑子里所想的显然不是所有的床垫供应商，而是这一特定的床垫供应商。[15] 在本案中也一样，这个电话号码使人们所想的的不是任何一家管道工，而是原告这家特定的管道工。

2.        哪些行为构成对原告商标的侵权

根据美国兰姆(商标)法，“在商业中使用注册商标的复制、假冒、抄袭或模仿， 并且可能造成误认或者欺骗”的行为构成商标侵权。[16]

这里的一个关键问题是什麽构成“在商业中使用”。法院认为，要构成服务商标（相对于产品商标)在商业中的使用，仅仅保留商标权还不够，该商标必须用于或展示于服务的销售或营销中，而且服务必须是商业性的。[17] 就英特网域名而言，仅仅登记与启动但不使用某一域名并不构成“在商业中使用”相应的注册商标，亦不构成对其侵权。[18]

         在本案中，被告虽然承认曾登记上述域名，但辩称未曾将其付诸商业使用。原告则声称被告曾在一个网站上用其1-888-plumbing免费电话号码口诀做广告。但是在该电话号码口诀究竟是否为被告放在该网站上的还是由网站自己放在上边这一关键事实上，双方的证据都不充分，因此双方的即决判决动议都应驳回。

        原告还提出，有证据有人曾用与1-888-plumbing口诀相应的 1-888-758-6246号码给被告公司打通过电话。被告则提出，按照“假日酒店公司诉800预订公司案”的判例[19]   在被告没有为相应口诀做广告的情况下，即使这条电话线能够打通，也不足以构成商业上的使用。对此法院表示同意。

在““假日酒店公司案”中，原告假日酒店公司一直将口诀为“1-800-holiday"的电话号码 (即1－800－465-4329) 作为其预订客房的免费电话号码。被告800预订公司为了搭蹭假日酒店的营销商誉，故意选择了800-405-4329这个与1-800-holiday"仅一字之差的电话号码。这样，原本打算拨“1-800-holiday"的顾客如无意中将 “holiday”中的o错拨为0时，电话就会接到该公司来。该案上诉法院美国联邦第六上诉法院认为，由于被告在广告中没有使用“1-800-holiday"这个久为人知的口诀，而只是使用了1-800-405-4329的号码，所以被告并没有使用假日酒店的商标或与其相似的商标，其行为亦不构成侵权。在同一年的自助搬家租车公司u-haul诉克列什案[20]  案中，原告u-haul公司注册了1-800-go-uhaul的商标，而被告也是在o与0的一字之差上做文章，使用1-800-g0-uhaul的电话号码，也被法院认定为不构成对原告商标的侵权。

当然，在这两个案件里还有一层道理法院没有点出来，那就是被告的做法并没有抢走假日酒店或u-haul的生意，因为实际上既然顾客要预订的是假日酒店或u-haul卡车，被告接到电话后还是要向假日酒店预订客房，或向u－haul订卡车。唯一的区别是被告如订上房间或卡车，要向顾客收取手续费。至于这种做法是否构成对消费者的误导与欺诈，那是另外一个问题，与假日酒店与u－haul无关。在“管道工案”案里情况就不一样了，被告每接到一个本来是打给原告的电话后，不会再去找原告，因此原告也就失去了一个顾客。

所以，“管道工案”案的主审法官认为，关键的问题不在于被告是否使用了与原告相似的免费电话，而是被告是否在广告上宣传与其相对应的口诀。但在这个事实问题上，双方也没有提供足够的证据。法院最后裁定：由于在两个关键事实上双方的证据都不充分，因此双方的即决判决动议都应驳回，此案需要通过庭审方能确定。

3.        为免费电话号码口诀提供商标保护是否会造成垄断

在“电招床垫连锁公司诉佩吉案” 中，原告的广告中广泛使用“拨电话订床垫”(dial-a-mattress)的口号, 并为自己设计了"1-800-mattres"的口诀，结尾处为一个s，但它虽然申请了却并没有得到相应的电话号码。被告虽然比原告申请迟了一步，却先得到了这个电话号码。它使用的口诀是"1-800-mattress"，结尾处为两个s，据说是为了与原告的口诀相区别。原告要求法院禁止被告在诉讼期间使用"1-800-mattress"电话号码口诀。审理此案的一审副法官(magistrate)则建议被告可以使用这一电话，但必须在接到每一电话时向对方澄清自己同原告公司没有任何关系。一审法院最后采取的做法则是在预前禁制令中命令被告要求电话公司将所有从原告营销区域给“1-800-mattress”相应的电话号码所打来的电话都转到原告公司的电话线去，并承担由此所产生的一切费用。这一预前禁制令在上诉中得到联邦第二巡回上诉法院的维持。[21]

第二巡回上诉法院在 “电招床垫案”中为由种属性词汇所组成的电话号码口诀打开了商标保护的大门。但是，这样做究竟是促进竞争还是鼓励垄断？人们有理由感到疑惑。诚然，如果一个电话号码的口诀是由某一商标（譬如1－800－toshiba)，而不是由一个种属性词汇所组成，那么它可以而且应该得到商标法的保护。但是，“电招床垫案”将此保护扩大到包括由种属性词汇所组成的电话号码口诀，这完全违反了商标法中不保护种属性词汇的原则，使那些最早获得这类电话号码的商家在营销中占有不公平的优势，不符合商标法促进竞争的宗旨。刊登在1994年夏天《旧金山大学法律评论》中的一篇文章就表达了这一观点，[22] 作者还主张修改美国兰哈姆法，明文禁止注册与保护这类商标。

实际上，就是美国各家法院之间在这个问题上也存在着分歧。在“德拉诺夫－珀尔斯坦公司诉斯克拉案”[23] 中，原被告均为意外伤害律师，原告在当地的广播电台、电话簿与推销品上为其拼写为 “i-n-j-u-r-y-1”(injury意为伤害) 的电话号码口诀做广告之后，被告也开始在当地的广播电台、电话簿与推销品上为其拼写为 “i-n-j-u-r-y-9”的电话号码口诀做广告。双方在同一个月里向联邦专利商标局提出注册商标的申请后，原告遂将被告拉上公堂。一审法院认为原告商标属于功能性与种属性，或属于描述性但未能证明“第二含义”，因此不应享受商标保护，将原告起诉驳回。美国联邦第三巡回上诉法院在维持原判时指出，对于意外伤害律师来讲，i-n-j-u-r-y(伤害)一词是一个种属性词汇，因此不能享受商标保护。法院指出，如果保护与种属性词汇相应的电话号码，任何一个率先拿到这一号码的公司就会仅仅因为它是最先找到电话公司的而对其竞争者获得一个不公正的优势。随着现代电话推销技术的发展，凡是获得与律师或床垫这类词汇相应的电话号码的人总是获得极大的竞争优势。因此商标法不应保护这类电话号码。

综上所述，笔者认为美国联邦第三巡回上诉法院的观点是正确的，而美国联邦第二巡回上诉法院的观点是错误的。正如商标法不应保护种属性词汇一样，包含种属性词汇的电话号码口诀也不应保护，否则，允许那些抢占这些电话的公司与个人垄断在广告中使用这些种属性词汇的权利，岂不是给他们一种本来不应享受的竞争优势吗？

　
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[1] cline v. 1-888-plumbing group, inc., 146 f. supp. 2d 351 （sdny, 2001)

[2]   见刘贵增，商标与互联网络：在meta标记应用情形中冲突之比较性分析及许可建议，美国法通讯，2003年第一期，法律出版社。

[3]   g. heileman brewing company, inc. v. anheuser-busch, inc., 873 f.2d 985 (7th cir. 1989).

[4]   “a mark is generic if it is a common description of products and refers to the genus of which the particular product is a species." lane capital management, 192 f.3d at 344. a registered mark may be challenged at any time on the ground that it has become generic. see, e.g., park 'n fly, inc. v. dollar park and fly, inc., 469 u.s. 189, 202 (1985); 15 u.s.c. §1064(3).

[5]    ces publishing corp. v. st. regis publications, inc., 531 f.2d 11, 13-15 (2d cir. 1975) ("consumer electronics monthly" and "software news" as applied to magazines so directly communicate the nature of the products that they are generic).

[6]   terry ann smith，telephone numbers that spell generic terms: a protectable trademark or an invitation to monopolize a market? 28 u.s.f.l. rev. 1079 （summer, 1994)。

[7]   tcpip holding co. v. haar comunications, inc., 244 f.3d 88, 93 (2d cir. 2001) (citing abercrombie & fitch co. v. hunting world, inc., 537 f.2d 4, 10 (2d cir. 1976)).

[8]   inwood lab., inc. v. ives lab., inc. 456 u.s. 844, 851 (1982).

[9]   有时也有一随意性商标变为种属性商标或弱商标的情况，如polaroid, zerox, aspirin 等。

[10]    当然，也可以说把durable 截断，将dura与cell结合起来，或把pizza 与 hut 结合起来，使它们成为下面所说的臆造性商标。

[11]    见刘贵增， 商标与互联网络：在meta标记应用情形中冲突之比较性分析及许可建议，美国法通讯，2003年第一期，法律出版社。

[12]   见刘贵增， 商标与互联网络：在meta标记应用情形中冲突之比较性分析及许可建议，美国法通讯，2003年第一期，法律出版社。

[13] dial-a-mattress franchise corp. v. page, 880 f.2d 675 (2d cir. 1989),

[14] tmep §1209.01(b)(12).

[15] in re dial-a-mattress operating corp., 240 f.3d 1341, 1346 (fed. cir. 2001), rev'g 52 u.s.p.q.2d 1910 (ttab 1999).

[16] 15 u.s.c. section 1114 (a)(1)(1994) (“infringement occurs where a person "use[s] in commerce any reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation of a registered mark.").

[17] 援引15 u.s.c. §1127。

[18] 援引planned parenthood fed'n of am. inc. v. bucci, 42 u.s.p.q.2d 1430, 1436-37 (s.d.n.y. 1997), aff'd, 152 f.3d 920 (2d cir. 1998); hard rock café int'l (usa) inc. v. morton, no. 97 civ. 9483, 1999 wl 717995, at 24 (s.d.n.y. sept. 9, 1999); hqm, ltd. v. hatfield, 71 f. supp. 2d 500, 507 (d. md. 1999) ；jews for jesus v. brodsky, 993 f. supp. 282, 307 (d.n.j. 1998)； lockheed martin corp. v. network solutions, inc., 985 f. supp. 949, 961 (c.d. cal. 1997); juno online services v. juno lighting, inc., 979 f. supp. 684, 691 (n.d. ill. 1997) ；panavision int'l, l.p. v. toeppen, 945 f. supp. 1296, 1303 (c.d. cal. 1996).

[19]  holiday inns, inc. v. 800 reservation, inc., 86 f.3d 619 (6th cir. 1996).

[20]  u-haul int'l, inc. v. kresch, 943 f. supp 802, 806 (e.d. mich. 1996).

[21] dial-a-mattress franchise corp. v. page, 880 f.2d 675 (2d cir. 1989),

[22] terry ann smith，telephone numbers that spell generic terms: a protectable trademark or an invitation to monopolize a market? 28 u.s.f.l. rev. 1079 （summer, 1994).

[23]  dranoff-perlstein assocs. v. sklar, 967 f.2d 852, 858 (3d cir. 1992).