（一）争议发生背景

毕翠克丝·波特是英国著名童话作家，她在1902年至1913年间创作了彼德兔等一系列童话故事，并亲手绘制了童话故事中的所有插图，这些故事和栩栩如生的插图在一个多世纪以来一直深受小读者们的喜欢，在欧美国家流传甚广。其中彼得兔是她发表的第一个故事作品的主角，固而成为她笔下众多动物里最有名的一个。人们提起波特女士写的多个故事，常用如下称呼：彼得兔故事大全(the tale of peter rabbit)、彼得兔和他的朋友们（peter rabbit and his friends）,甚至直接称为“彼得兔”（peter rabbit）。“彼得兔”已成为人们对毕翠克丝•波特作品的代称和标志，甚至于人们将毕翠克丝•波特居住的英国湖区称为“彼得兔”的家乡。

毕翠克丝·波特女士于1943年去世。根据中国《著作权法》，其创作的童话故事和插图应当自1994年1月1日起进入公有领域。事实上，该系列童话作品在世界上其他很多国家也已经相继进入公有领域。

英国费德里克·沃恩有限公司（以下称沃恩公司）是第一家获得波特女士许可出版其童话故事的出版商，而且在一个多世纪的时间里一直出版着各种版本的彼得兔系列童话故事。在1993年6月，即波特女士的作品在中国即将进入公有领域时，沃恩公司将该系列故事中的多幅插图在中国申请了商标注册，其中在第16类上注册的商标包括下述社科出版社选用的彼得兔图；在1996年申请注册“比得兔”文字商标，并都被核准注册，核准使用的商品包括“书籍、杂志、连环漫画杂志、印刷品、印刷出版物、文具、图画、海报、明信片”等。

2003年张润芳女士选择已进入公共领域的波特女士的19篇作品翻译成中文本（下简称“该系列作品”），与中国社会科学出版社（以下称社科出版社）签订了《图书出版合同》，社科出版社将该19篇作品分成四册《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》、《平小猪的故事》，以中英文对照本方式出版（下简称“该系列图书”）并使用了波特女士创作的全部插图。根据国外对波特作品的通称及出版惯例，社科出版社在该系列书的封面、书脊上使用了“彼得兔系列”，在封面、书脊及书内的页码处使用了一幅彼得兔绘图（下简称“彼得兔图”）。社科出版社同时在彼得兔系列书的封面、书脊、扉页、版权页的显著位置均标明了出版者为“中国社会科学出版社”,并在书脊处使用了社科出版社自已的图形商标。

该系列图书出版后一个月，沃恩公司以前述使用侵犯了其在第16类注册的“比得兔”文字商标及“彼得兔图”图形商标商标权为由向工商机关投诉及向经销商发函，经销商因此公告停止销售。在此情况下，社科出版社如继续发行该系列书，不仅需要向各经销商做大量说明工作，而且会让各经销商面临被被告指控侵权的危险，社科出版社不得不被迫中止销售。鉴于此，合川律师事务所受社科出版社委托向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求确认其产品不构成商标侵权。北京市第一中级人民法院于2003年6月10日受理（案号：（2003）一中民初字第6356号）。

本案是我国首例请求确认不侵犯商标权案件，引起了司法界的广泛关注。同时由于其中涉及到商标权和已进入共有领域的文学美术作品的正当使用的冲突，本案也引起了我国出版界和媒体的关注。作为本案社科出版社的代理律师，笔者将对本案涉及的相关法律问题进行初步探讨，希望以本文抛砖引玉，得到各位专家、学者、同行们的指正，引起法律界、出版界的共同探讨，并期望借此推动我国相关的法律制度的建设和完善。

（二） “不侵权之诉”的法律背景和意义

我国传统的诉讼制度是，当权利人受到侵害时可以选择适当途径制止侵权，例如商标权人可以向工商机关投诉或向法院起诉，要求侵权方停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失。作为市场竞争策略，权利人还经常通过向对方或对方的经销商发律师函或警告信的方式，阻止对方的商品进入市场。可以说，中国法律给予了权利人比较广泛的途径来实现自己的权利。

相比之下，鲜有法律条文规定对被控侵权方的法律救济。即使权利人滥用权利，被控侵权方一般也是等到权利人起诉后，才能提起反诉，要求权利人对滥用权利给其造成的损失予以赔偿。如果权利人没有选择起诉，而是通过警告信或其他方式干扰被控侵权方的产品销售，被控侵权方往往处于一种极为被动的状态中，他们既不知对方何时起诉，也难以对自己行为是否合法作出准确判断。这种权利的不确定状态无疑会对被控侵权方可能的合法经营造成损害。

而在英国、美国和其他一些国家，不侵权之诉是相当普遍的。不侵权之诉的一般形式是被指控侵权的一方请求法院作出“宣告式判决（declaratory judgment）”。美国宣告式判决法（u.s. code title 28, section 2202）是被控侵权人提出不侵权之诉的的主要法律依据。曾有人指出美国宣告判决法案的意义在于：

宣告判决法案的立法目的在于将潜在的被告从达莫克斯之箭的威胁之下解除出来，这种威胁来自于意在干扰其对手，对手以起诉相威胁，但是何时启动诉讼完全取决于对手———也许对手永远不起诉。该法案允许处于如此情景的当事人，在一旦敌对情形明确而且利益冲突变得现实和紧迫时，通过宣告式判决的诉讼对可能增加的损害提前采取行动。[i]

尽管我国还没有对于宣告式判决的明确规定，但在中国实行宣告式判决并不缺乏法律依据。首先，《与贸易有关的知识产权协定（trips）》第44条规定:当禁令和支付报酬的救济与一成员国的法律不符时，则司法机关应采取宣告式判决的方式，并应给予足够的补偿。其次，宣告式判决与我国《民事诉讼法》的有关立案条件的规定并不冲突，只要符合第一百零八条起诉的条件人民法院即可受理。最高人民法院于2002年7月12日作出的“关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复”，亦确认法院应予受理此类诉讼。

通过对本案争议所涉事实的调查，我们认为社科出版社在彼得兔系列图书中使用彼得兔及绘图未构成对沃恩公司的商标侵权，但由于沃恩公司的投诉，致使社科出版社被置于商标侵权的潜在被告威胁中，同时社科出版社被迫中止对彼得兔系列书的发行销售，损失已然造成。如按以往的惯常做法，只能等待沃恩向法院起诉或工商机关做出决定，再进行抗辩，不仅在抗辩程序上将增加时间及资金成本，而且既便最终赢得法律上的胜利，却很可能已失去了市场。鉴于此，基于对知识产权法律及司法救济手段的研究及对前述有关“宣告式判决”法律依据的理解，合川所在接受社科出版社委托后选择主动向法院提起确认不侵犯商标权之诉。正是由于本案满足了民事诉讼法规定的起诉的四个条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，北京市第一中级人民法院经研究受理了该案。

“不侵权之诉”在国外还有很多条件限制，比如美国的判例要求，提出“宣告式判决”诉讼时必须有“确实的争议（actual controversy）”。[ii]如果仅仅是某人可能在未来受到不利影响而并没有实际受到威胁，则并不产生要求宣告式判决的前提条件——“确实的争议”。[iii]这一点在我国未来司法实践中无疑也值得探讨。此外，国外的“宣告式判决”的范围不仅仅适用于民事侵权案件，还适用于对一些退休金计划的限制条件提出的诉讼，对政府义务的宣告，对分期购买财产是否符合特定条件的宣告等。[iv]

笔者认为，在知识产权保护领域，随着对商标权人、著作权人、专利权人、商业秘密拥有人的权利保护司法救济程序的日益完善，有必要对被控侵权人寻求法律救济的可能程序及实施条件进行深入探讨，以避免权利人滥用权利而阻碍了合法的产品传播及正当的市场竞争。可以预见，“宣告式判决”会越来越多地进入侵权诉讼领域，成为被控侵权人维护自身利益的合法救济手段。至于其他还有哪些类型的案件可以适用宣告式判决将成为未来完善法律制度中的需要考虑的问题。

（三）对”彼得兔”及彼得兔图的使用是否侵犯沃恩公司的商标权？

在此，我们暂不讨论沃恩公司在波特女士创作的插图作品在中国尚未进入公有领域时以自己名义将其申请注册商标在主体上是否适格，亦无意于分析沃恩公司在波特作品即将进入公有领域时将波特创作的多幅插图作品申请注册商标的动机问题，仅就社科出版社在翻译出版波特作品集时使用“彼得兔”及彼得兔图这一具体行为是否构成对沃恩公司注册商标的侵犯进行讨论。

笔者认为在讨论之前，首先要明确的一个根本问题是：商标的作用是将己方商品与他人商品区别开，即为了标识商品的来源者（包括生产者、制造者、加工者、拣选者或者经销者或提供服务者）。这既是评定一个可视性标识能否作为商标使用的根本标准，笔者认为也是对一方使用某个可视性标志是否作为商标使用的判断依据；是否造成公众对商品来源者的混淆、误认更是判断使用某一可视性标识是否构成商标侵权结果的核心依据。

判断社科出版社在彼得兔系列图书中使用”彼得兔系列”及彼得兔图是否构成侵犯沃恩公司的注册商标专有权，要看其是否落入《商标法》第五十二条规定的五种行为中。

《商标法》第五十二条的规定：”有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”

在前述介绍的背景事实中，很明显社科出版社在出版波特女士的系列作品时，使用”彼得兔系列”及彼得兔图是为了描述该四册书的内容特征，是遵循以往出版波特作品集惯例用于代称波特的系列动物童话故事。社科出版社在与该两处使用同样显著的地方通过使用社科出版社自己的文字及图形商标明确标示了该系列图书的出版者为社科出版社。社科出版社使用”彼得兔系列”文字及彼得兔图，不论在主观上还是客观结果上能让读者联想到的仅仅且只能是此四册书为波特女士的动物童话故事作品，因此，这种使用并未起到标示产品来源的作用，不能认定社科出版社将其作为商标使用。

相反，社科出版社的行为应属于我国《商标法实施条例》和其他相关法规规定的善意使用行为。《商标法实施条例》第四十九条规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。” 　国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》中第九条规定：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”

图书作为一种特殊商品，在描述某一作者的作品集内容特征时最常用的即是以作者名称、或作者的最有名代表作的作品名称、或其笔下的典型角色名称或形象；而在描述不同作者的系列作品的内容特征时常用收入作品共有的作者特点、主题特点、角色特点、风格特点等，这是不争的事实。因此，尽管社科出版社使用了与沃恩公司注册商标近似文字及相同的图，但用在”波特作品集”这一特定商品上时，这种使用就是善意说明该特定商品的特征，而不是作为商标使用；而且这种使用也是对原作品特点的直接的、自然的描述方式。因此应判定其行为不属于《商标法》第五十二条之（一）所述的侵权行为。进一步而言，沃恩公司尽管以波特作品中的插图及角色名称在图书（作为一类商品时）类上申请注册商标时符合商标组成条件，沃恩公司可以将其注册的商标在彼得兔图书及其他图书商品中使用，但，其针对于彼得兔故事集这一具体图书商品时，其注册商标中即含有了该特定商品的通用名称或其他特点（包括作者、内容特点），沃恩公司无权以注册商标专用权禁止他人正当使用。

可能有人会提出，社科出版社的使用行为可能属于在商品包装装潢上使用他人注册商标，因此构成侵权。《商标法实施条例》第五十条对《商标法》第五十二条之（五）进行解释，规定“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的情况。社科出版社在彼得兔系列的四册图书中使用彼得兔图，一方面是与”彼得兔系列”相应，描述波特作品内容特征，另一方面起到装祯作用（特别是在四册书中的页码处使用）。

如果将社科出版社这种装祯使用视为商品的包装装潢的话，其行为也应满足“误导公众”这一重要条件，才可认定为侵权。如前所述当读者看到插图时，首先想到的是故事的内容或故事中的童话形象，而不大可能将其和出版者联系起来。即使读者联想到出版者，他也可以通过封面的“社会科学出版社”标志和封二的版权页来消除这种误解。因此，笔者认为，本案中不存在社科出版社“误导公众”的故意和后果，因此，不构成商标侵权。

对本案所涉争议的侵权判断的法律探讨，亦将对其他著作权作品的作品使用与商标专有权冲突处理提供借鉴。笔者认为，当出现某一可视性标识与注册商标相同或近似时，不能简单地仅以使用的商品是否同类或类似作为判定侵权与否的标准，还应进一步分析在具体商品上该相同或近似标识是否起到区分商品来源的作用。如果争议标识是被用来标示商品的内容、性质、特征等，和商品具有天然的联系，则不应被视为作为商标使用，当然也不应将这种使用行为判定为侵权。

（四）行使商标权和他人使用进入公有领域的作品冲突时的处理原则问题

本案还提出一个更有意义的问题，也就是当商标专用权与社会公共利益冲突时，商标专用权是否应当受到一定限制。

沃恩公司作为波特作品的最初出版者及一个世纪以来波特作品各版本的最主要出版商，不可否认，沃恩公司对该系列作品的传播及作品品牌的建立做出了重要贡献，但，沃恩公司对该系列作品的贡献，从法律上讲可以通过作者许可其出版权而获得回报。随着作品著作权超过保护期限，沃恩公司所享有的出版权亦同时失效。当波特作品进入公有领域，任何人均可自由使用，即任何人，包括沃恩公司，对于波特原作品不再具有垄断权或其他任何优先权利。

如果因为沃恩公司将进入公有领域的波特作品的角色名称、插图注册商标，而因此有权以其拥有的注册商标专用权禁止其他人在波特作品图书上使用原作中的插图，显然是对社会公共利益的损害。《民法通则》第七条规定，民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益。该法第五十八条规定，违反法律或者社会公共利益的民事行为无效。根据《民法通则》的规定，我们有理由相信，当商标专用权与社会公共利益冲突时，商标注册人的专用权应当让位于社会公共利益，其权利范围应当受到一定限制。笔者认为这种情况下商标权保护范围不应该包括已经进入公有领域的作品。

《与贸易有关的知识产权协定（trips）》中规定了商标专用权进行限制的条款。trips第十七条规定，各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外，如合理使用描述性词语，只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。该条举例说明了例外的一种情况----合理使用描述性词语，但这显然不是唯一的例外。

我国《商标法实施条例》已经规定了对商标专用权的例外限制。该条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，社科出版社使用的插图的作用在于表示商品的内容和特点，根据本条规定，可以视为对注册商标的善意使用，而这正是对商标权的范围的一种限制。

如果承认在类似案件中商标注册人的专用权应受到限制而无权禁止他人使用已进入公有领域的作品，还有一个问题就是，商标注册人是否可以限制他人使用该作品的方式，例如限制他人在封面、封底或其他位置上使用。

笔者认为，既然原作品已进入公有领域，任何人都有权自由使用原作品。这时，商标注册人的专用范围不应包括原作品。其他人使用原作品和商标注册人的合法市场利益应该不存在冲突。如果允许商标注册人限制他人使用原作品的方式，则实质上又给予了商标注册人一种优先权利。这种优先权利同样意味着对公共利益的损害。

本案所涉争议可能并非一个特例，随着作品交流的日益发展，将进入公共领域的作品中的名称或绘图或角色作为商标进行注册的情况可能越来越多，如果本案被认为构成侵犯商标权，那么商标注册人即可通过注册商标行为来垄断原作品的使用，这将阻碍原作品的传播,增加了作品使用人的法律风险。若此，对有意于使用（包括改编、出版、翻译、汇编、展览、摄制、网络传播等）进入公有领域作品方，除了审查著作权状态外，还须在使用前进行是否侵犯他人商标权调查，这不仅在操作上难以实现，更违背了进入公有领域的作品人人平等的可以自由使用的立法本意。在这个意义上，本案已不仅仅是为彼得兔系列图书请求一个宣告不侵权判决的问题，更直接关系到将已过著作权保护期作品投入使用、交流、传播时的法律义务问题，进而提出了知识产权保护体系中各法的合理协调及冲突处理问题。

结语

本案是一件在图书领域商标权和进入公有领域的作品权利冲突的特例。它不仅提出了类似案件处理的法律程序问题，对商标权和公共利益冲突的实体问题也提供了研究的范例。通过对有关法律背景和法律理论的探讨，笔者认为，“宣告式判决”会越来越多地进入侵权诉讼领域，成为被控侵权人维护自身利益的合法救济手段。而对于商标权和社会公共利益冲突的探讨，则可能为适当限制商标专用权的范围提供参考。在我国与国外企业知识产权纷争案件日益增多的情况下，希望对本案的法律探讨能有助于推动完善这类纠纷的司法救济和法律体系建设。

                                              （2003年7月3日）

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[i] japan gas lighter ass’n v. ronson corp., 257 f. supp. 219, 237 (d.n.j. 1996)

[ii] aetna life ins. co. v. haworth, 300 u.s. 227, 239-40，81 l.ed. 617,57 s.ct. 461(1937)

[iii] garcia v. brownell, 236 f. 2d 356,358 (9th cir, 1956) cet. denied, 362 u.s. 963, 4 l. ed. 2d 878, 80 s. ct. 880 (1960)

[iv] u.s. code, title 26, part iv, section 7476 ~ 7479