the scope of protection for industrial designs
under the intellectual property laws of the united states

chris x. lin

abstract

in this age of abundance and severe market competition, consumers pay increasing attention to the aesthetical appearance of even the most mundane and common household items, such as vacuum cleaners and light bulbs. to satisfy and please such an increasingly choosy taste, businesses have devoted ever more attention and resources to creating new designs for the appearance of their products. they do so also for the purpose of making their own products stand out among an ocean of competitors’ goods. should the intellectual property laws protect such designs against unauthorized copying? if so, how far should such protection extend and where should it end?

this article examines how the three major branches of the intellectual property law in america, i.e. copyright, patent, and trademark, have been utilized by american courts to tackle the difficult task of protecting creative and novel industrial designs on the one hand and avoid restraining trade and competition on the other. it analyzes the most important doctrines developed and standards followed by american courts, as illustrated by the most important and seminal cases in the second circuit of the united states court of appeals, in reaching their decisions about what is and what is not protectable under u.s. copyright, design patent and trademark laws.

the author also attempts to show that congress’ reluctance to extend copyright protection to industrial designs is based on an outdated rationale. furthermore, the slow process for design patent application and approval, and the accompanying cost, make it an under-utilized instrument of protection. the inadequacy of copyright and design patent protection in turn led to the inundation of trade dress claims for product designs once the floodgate was lifted by the supreme court in the groundbreaking case of two pesos. next, the article turns to the issue of whether the supreme court did the right thing in shutting the door in the much criticized holdings in wal-mart and traffix and why such criticism was misplaced.

finally, the author proposes three ways to strength protection of industrial rights in the united states and points to the lessons china can learn from america’s experience. first, the united states can beef up its copyright protection of industrial designs by discarding the archaic notion that conceptually the artistic aspects of an useful article can be separated from its functional sides. second, the process of design patent application and examination can be shortened or simplified by creating several lesser levels of design patents which are easier to obtain but enjoy shorter time of protection. third, the united states can adopt the european concept of industrial designs protection, and join the hague agreement concerning the international deposit of industrial designs. regardless of what initiative is ultimately taken, sufficient protection should be provided to industrial designs since that is mandated by the paris convention and trips.

      提起知识产权，通常人们首先想到是有关文学艺术、音像影视作品的版权。其次想到是也许是有关高精复杂技术的专利。但实际上我们日常接触最多的是有关日用品的商标。而且，不仅日用品的品牌受到商标保护，其包装与外观设计本身在一定情况下也可能受到版权、专利及商标法的保护。当然，这种保护不仅限于日用品，而且包括所有工业品的外观设计(industrial designs)。

      这里所说的工业品外观设计，包括锅碗瓢盆、家用电器、自行车汽车、乃至机器设备等一切工业制品及日用品的外形设计。仅就日用品而言，工业革命之前，老百姓生活中最大的问题是温饱，对日用品重在实用，而不计较美观。在现代社会里，物质极大丰富，其后果一是人们越来越重视产品的外形美观，二是不同厂商在同类产品上的竞争越演越烈，要想让消费者在几十种甚至几百种产品认出你的产品，就必须有独特的包装。就拿瓶罐的形状来说，就不知有多少种(且不说那形形色色的化妆品小瓶子，令人难弃的高级酒瓶子，就是一般食品饮料，也越来越多地采用独特的包装)。这两种现象都促使厂商不得不在产品的外观上大作文章。

     如果一家厂商花费人力物力设计出一种产品外观，它自然不愿别人对其抄袭模仿，白拣便宜。那么，有哪些法律可以保护产品的外观设计不受他人抄袭呢？

     在美国，这样的法律基本上有三种，一是版权法(亦译为著作权法)，二是专利法，三是商标法，三者统称为知识产权法。三套法律出自不同的出发点对产品外观设计加以保护，因此对保护的前提也提出不同的条件。本文结合笔者在这方面的诉讼经验以及三套法律中在这方面最重要的几个案例，试对美国知识产权法律关于产品外观设计保护范围的规定及其沿革做一简要介绍。

     这里值得注意的是,政府颁发的版权、专利与商标在侵权诉讼中仅仅起到一个法定假定(legal presumption)的作用，譬如对于一项已经登记版权的作品，法院可以假定它应受版权法的保护。但这种假定是可以推翻的。如果另一方能够充分地向法院证明该作品不应享受版权保护，法院仍然可以接受这一说法，取消已经登记的版权。所以,一项设计是否在某一种知识产权法律的保护范围之内,只有在侵权诉讼中方能最后确定.如果法院以某种理由将一项已经登记的版权或已经颁发的专利予以取消,原版权人或专利人只有认输,即使他们已经对该版权或专利有所依赖,付出代价.

     一．版权法对产品外观设计的保护

     从历史上看，虽然版权、专利、商标在美国建国时就都已存在，但最早对产品外观设计予以保护的是版权法。直到十九世纪末、二十世纪初，欧美社会中基本上是将工业品外观设计排斥于“艺术”的范畴之外的。这同中国传统社会中的概念一脉相承：供人(尤其是少数有文化的人)观赏给才是“艺术”，而供人(尤其是没有文化的芸芸众生)日常生活中享用的则不是艺术。十九世纪末，美国版权法形成时国会规定的保护对象是 “文学”、 “艺术”, 因此自然不包括产品的外观设计。但是，如果一把椅子的椅背上带有精美独特的雕花，这把椅被的雕花设计是否能受到版权法的保护呢？在  一案中，美国法院对此做出肯定的结论。一只台灯的灯座是由一座人物雕塑组成，这一灯座设计是否可以得到版权保护呢？在玛泽尔诉斯坦因 [2]一案中，美国最高法院对此做出肯定的答案。

     现行的美国版权法虽然没有明文规定保护产品外观设计，但将其归入 “雕塑”的范畴之内,实际上是把它作为三维艺术来看待。但是，既然是艺术，就得符合一定的艺术标准。根据美国版权法，这个标准就是：实用物品(useful articles) 的外观设计要得到版权法的保护，其艺术性在概念上必须可以同产品的实用功能分开，或者说可以独立于产品的实用功能而单独存在。[3] 当然这里首先要明确的是: 什么是实用物品? 按照美国版权法的定义, 某一物品,如具有实用功能,而不仅仅是用来描述物品的外观或传达信息,就是实用物品.[4] 换言之,一件物品只要具有实用功能,就属于实用物品,即使它同时也有审美功能.按照这一标准,产品外观的设计不言而喻应属于实用物品.所以它是否可得到版权法律的保护取决于其艺术性在概念上是否可以同产品的实用功能分开.譬如,假若一个盘子上带有绘画或图案装饰，根据版权法他人就不得抄袭盘子上的绘画或图案装饰.这是因为绘画或图案装饰只不过是喷涂在盘子上，如把它们转移到其他载体(如纸张或布料)上,其艺术性仍可保留。

      但是，盘子本身的形状是否也能得到版权保护呢？根据上述标准，如果盘子的形状是为了某种功能(譬如避免里面的汤轻易撒出来或方便往外倒)而设计，其艺术性在概念上就无法同产品的功能分开。如果设计盘子的形状时根本没有考虑到任何功能，而纯粹是为了美观，其艺术性在概念上就可以同产品的功能分开。这个道理其实一直为美国法院运用于对纺织品花色图案的版权保护上。迄今为止，很少有一种服装的设计得到版权的保护，但纺织品花色图案一般都能得到版权保护。

      这个道理看起来简单，但在现实中施行起来往往要复杂的多。有时一种外形，或至少是它的一部分，在设计上既有功能的作用，又有审美的作用。譬如，家具或其他日用品的外观设计上都曾掀起过“功能主义(functionalism)”或 “简约派(minimalism)”的潮流，主张审美以功能为基础，去繁就简。就以现代风格的家具与摆设而言,它们也许完全是为了装饰而放在客厅里.那么是否可以说它们的用途仅仅在于审美,因此不属于实用物品呢? 对这样的设计，用上述的美国版权法标准来衡量是否合理呢？

     当然,一项产品设计即使符合上述艺术标准，也仅仅回答了它否可以成为版权法的保护对象的问题，即版权法中所谓“copyrightability” 的问题。但是,根据美国版权法,一项产品外观设计要得到版权法的保护，还要看这一设计是否独特。

     版权法中的一个基本原则就是它保护的仅仅是独特的表达方式(unique expressions), 而不是被表达出来的意思(idea)。譬如，如果两篇新闻报道的内容完全一致，但表述的语言有所不同，那么就不存在侵犯版权的问题，因为文章的内容本来就不是作者所独创，因此不受版权法保护。倘若是两本小说，情况则有所不同，如果一本小说中在情节与人物的朔造上完全抄袭了另一本小说，则即使其使用的语言不同，也可以说是侵权，因为虚构的情节与人物的朔造也可以算是表达方式。当然，如果第二本小说只在部分上抄袭了第一本小说的情节与人物朔造，又另当别论，因为只有实质上的抄袭(substantive copying) 才算侵犯版权的抄袭。

     就产品外观设计而言，只要其艺术性在概念上可以同产品的功能分开，同时又具有独特性（originality) 哪怕是很少一点的独特性, 就应该得到版权法的保护。所以，这第二个标准，即是否有一定的独创性，其实是很容易满足的。对多数寻求版权法保护的产品外观设计来说，目前法律上的障碍主要还是来自上述第一个标准。

     在布兰德国际公司诉卡斯卡德太平洋木材公司[5]  一案中，美国联邦上诉法院第二巡回庭确立了该庭辖区各法院在适用“概念分离”原则时应循的标准。在该案中，原告布兰德国际公司的老板列文根据他过去设计的一些铁丝雕塑作品设计了一种丝带状自行车车架，由一根弯曲连续的铁丝制成。此设计曾获得全美工业品外观设计协会设计奖，并得到纽约时报等媒体的广泛报道。布兰德公司曾为此自行车车架大做广告，颇有破费。但当此设计递交美国版权局申请登记版权时，却被该机构以“本作品没有任何成分可同实用物品的形状分离出来，作为受版权法保护的图形、图像或雕塑作品而独立存在”为由而拒绝登记。与此同时，另一家公司却开始对其仿造。布兰德公司遂在法院提出起诉。

     根据美国版权法，对某一作品的版权并非一定要登记后才能享有，但在美国版权局登记版权对版权人维护其权益有下列好处：一是可以在联邦法院起诉侵权人，二是胜诉后可以得到法定赔偿，三是在作品是否应得到版权保护(即copyrightability的问题)，作品版权是否属于诉讼原告，作品是否具有法律所要求的独特性等问题上可享受法律假定(legal presumption)。如果被告不能克服这些假定，法院须在这些问题上做出肯定的结论。

     在布兰德案中，原告作品未在版权局登记，故不享有上述假定，所以原告必须证明作品应得到版权保护。初审法院认为，不论该作品最初是否为艺术作品，原告将其商业化的行为即使之不受版权法保护。原告则在上诉中提出，某一作品仅仅因为具有实用功能并不就因此失去版权法保护。联邦上诉法院对此表示同意，但指出，原告并不仅仅将某一艺术作品用于商业用途，而是根据该商业用途的功能需要而对作品的设计做出改进，包括将上边的圆环拓宽，使其成为一种节省空间的开发式设计，使车架的曲线横梁上下均可存放自行车，将垂直部分取直以便地面上下的安装，并兼容不同型号种类的自行车，采用粗口径不锈钢钢管材料，等等，都是为了形成一个安全、稳定、以及无需维修的自行车架。

     第二巡回庭在本案中采用了德尼科拉教授在一篇文章[6]  中所提出的衡量标准：即如果设计的成分反映出审美与功能的考虑已合为一体（merger of aesthetic and functional considerations)， 就不能说该作品的艺术部分可以在概念上同其实用部分分隔开来。反之，如果在设计中可以找出反映设计人独立于功能考虑而做出的艺术判断的成分，就存在概念上的分离。

     根据这个所谓的“德尼科拉标准”, 第二巡回庭进一步指出，列文的这个自行车车架设计将形式与功能巧妙地结合起来，它部分出自实用上的考虑，部分出自审美上的选择。作者从车架功能上的考虑出发而在设计上所做出的改进使其在比例与对称上令人赏心悦目。应该说作者在这一车架的设计上达到了现代工业品外观设计的最高目标，即功能与审美的浑然一体(the harmonious fusion of function and aesthetics)，在其中已找不出任何可以从物品的实用功能分离出来，独立存在的艺术因素。所以，上诉法院以此为由，认为初审法院关于此设计不应受到版权保护的判决并无不当，应予维持。

     这里值得提出质疑的是，如果将审美与功能结合得越天衣无缝就越得不到版权法的保护，那么为什么集审美与功能于一身的建筑设计却得到版权法保护呢？进一步讲，建筑是为了人住，衣服是为了人穿，都有遮挡风吹日晒的功能，但为什么建筑设计可以得到版权保护，而服装设计就得不到版权保护呢？再说，建筑物里面的浴室盥洗设备外观设计、电视、电脑、电扇乃至电熨斗的的外观设计，都有可能集审美与功能于一身，为什么就不能得到版权法的保护呢？这显然与建筑艺术一向被作为美术(fine art) 而受到崇尚，工业美术一向作为工匠的技巧而受到鄙薄的历史现实有关，但确实将不出什么可以服人的道理。

     由于国会在通过版权法来保护产品外观设计这个问题上持保守态度，而法院又不愿超出国会的立法宗旨扩大这类保护，寻求法律保护产品外观设计的厂商只好在其他领域中另辟别径。

     二．专利法对产品外观设计的保护

     二十世纪二三十年代，国会与美国版权局里各有一场辩论。版权局曾提出一套扩大工业品外观设计版权保护的方案，但国会没有采纳，而是认为这种保护主要应由现存的外观设计专利法来提供。

      外观专利属于专利的一种，保护实用物品的装饰性设计。[7]它既然是专利的一种，自然也受专利法中的一些基本原则所规范，与版权有别。首先，版权法的原始出发点是保护文学艺术的独创成果，因此对实用物品(utilitarian objects) 只给予很有限的保护。而专利法则恰恰相反，其的目的是鼓励发明与技术更新，因此只保护实用的(useful)发明。其次，专利申请要得到批准，必须具有新颖性（novelty)。换言之，同其他同类设计相比，它必须有一定的技术改进，而且这种改进不能是显而易见的(obvious)，即不能为处于同样地位的人所能做到的。[8]以此相比，版权法的要求就低的多，只要是独创就可以，不需要比别人的设计更高明。再其次，一项工业品外观设计要得到外观专利的保护，必须向美国专利商标局(u.s. patent and trademark office)申请专利，经其批准并颁发专利证书后才能成立。以此相比，版权保护则并不一定以版权登记为前提。所以，从理论上来讲，在美国外观专利的门槛要比版权高一些。但事实上由于版权法对艺术性的要求，许多可以得到外观专利的设计很可能得不到版权登记。我们前面已经谈到，没有在版权局登记的版权，通过法院实施会遇到很多麻烦。

     与功能专利相比，外观专利不仅申请较容易获得批准，而且在决定是否侵权方面也较为简单。在一项有关功能专利侵权的诉讼中，法院首先要举行所谓 “markman hearing”听证会，决定专利的权利要求(construe claims in the patent),然后由法官或陪审团决定被控侵权的产品是否或在多大程度上与这些权利要求相似。在外观专利的诉讼中，被告产品是否侵权是通过以下标准来决定的：如果从一个普通观察者的角度来看，考虑到购买者一般会注意到的细节，两项设计基本上一样，相似到足以使这样一个观察者无法区分，误以为此即为彼而购入，就可以断定未获专利的设计对已获专利的设计构成侵权。[9]

     同版权相比，外观专利还有以下几处不同：一是专利保护期限通常短于版权：美国外观专利保护期限原为三年半、七年、十四年不等，1994年后为符合trips的规定，一律改为专利申请日后十四年，版权保护期限为作者去世后七十五年。 二是专利保护是垄断性的：只要你有专利，他人就不许做同样的东西，哪怕不是抄袭模仿，而是自行发明出来的也不行；而且非但不许做，也不许卖，不许买，甚至不许提出卖（offer to sell)。更进一步讲，不要说完全相同的东西不行，即使是类似的也不行。以此相比，版权法就没有这种垄断性。只要不是抄袭，两者就是雷同也可以。譬如某甲耗费心机发明了一个口号，随后某乙也冥思苦想出同样的口号，但并不知此口号已为甲发明，则乙的口号即使与甲的口号雷同，仍不是抄袭，仍不是侵权。而且， 即使是抄袭，如果没有从实质上抄袭甲的独特表达方式，而只是抄袭了甲的口号中的意思，或只是抄袭了其中很少一部分表达方式，仍不算是侵权。

     因此，如果某一外观设计缺乏艺术性但有一定的技术创新，而且这一创新又具有一定难度，则申请外观专利较易成功。反之，则申请版权更易成功。如既没有艺术性又缺乏技术创新，或设计人/设计拥有人不愿为申请专利或版权投入时间与金钱，则需要考虑其他保护途径。

     具有美国外观专利诉讼实践经验的律师都知道，外观专利虽然比功能专利容易获得，但也较易在法院诉讼中被撤销。根据上一世纪八十年代一项调查结果，美国专利商标局所批准的外观专利中有百分之七十后来被法院宣布撤销。而未被撤销的百分之三十中，又有一半会被法院判为没有受到侵权。[10]这是因为，除了必须满足一般专利的要求(即实用性、新颖性、独创性、非显而易见等)之外，一项产品外观设计要得到外观专利的保护，还必须符合一条非常重要的标准，即寻求专利保护的特征必须主要是装饰性而不是功能性的。国会立法时提出这一要求的理由是外观专利保护的主要是装饰性艺术。[11] 

      这个规定非常重要。众所周知，功能专利的申请及审批过程旷日持久[12]，成本（包括专利代理人的收费与政府收费）昂贵。与此相比，外观专利的申请准备起来则费时较少，成本通常可以控制在普通发明者能够承担的限度之内。更重要的是，外观专利比功能专利更容易获得批准。这是因为，抛去功能上的分析，如果一种设计同现存设计在外观上稍有区别，就很难否认它具有新颖性。所以，外观专利申请获得批准的比例一般高于功能专利。譬如，如果某一杯子的形状设计具有一定的功能(如底部口径缩小以便放入汽车座椅旁专放杯子的圆孔里)，但这一发明并不具有足够的新颖性，因此无法获得功能专利，那么只要通过外观专利禁止他人采用这一形状的设计，其效果与通过功能专利来禁止他人采用具有这一功能的杯子设计是一样的。

      对许多结构比较简单的产品来说，很难将其外观与其自身的功能结构分开。就以上述这只杯子为例，它并不具有任何内壳；除掉它的外观形状之后，它就不再具有任何非外观的内容。所以，保护了外观实际上也就等于保护了其内在功能上的设计。由于外观专利较易获得，但其保护效果在结构简单的产品设计上与功能专利并无区别，许多实际上要保护某一功能发明的公司与个人或者在申请的半途中将功能专利申请改为外观专利申请，或者干脆一开始就申请外观专利。这种结果当然不是国会当初通过外观专利有关立法的初衷。正是为了防止某些人通过外观专利来获得本来不应得到的功能专利保护，国会才提出

      一种设计要得到外观专利保护，其特征必须主要是装饰性而不是功能性的。

     这里有必要指出的是，并不是说只要一种产品具有实用功能，其外观设计就得不到外观专利的保护。美国法院一般是将产品外观的功能同产品本身的功能加以区分的。在l.a. gear [13] 一案中，美国上诉法院联邦上诉庭首次提出，如果某一工业品的功能可以通过几种外观方式实现，该工业品的外观设计更可能以装饰为主要目的。在该案中，名牌鞋公司avia 以其竞争者l.a.gear抄袭模仿其外观专利设计所涉及的两款鞋面及鞋底设计为由对其提出起诉。上诉法院在维持一审法院原判时指出，如果一项功能可以通过与本外观设计不同的其他设计而实现，就不能说这一设计主要是功能性的。就该案所涉及的鞋面设计而言，它包含着许多明显是装饰性而不是功能性的特征，如穿孔的位置与排列、针脚的位置与排列、黑白色之间的各种色彩的选择等等。各组成部分及其组合方式的审美考虑起着十分重要的作用，并不是功能性的。

      上诉法院还指出，在本案中，avia 对同一设计也拥有一项功能专利。l.a. gear 提出这说明原告的设计主要是功能性的。原告为了反驳这一说法，向法院提交了采用同一功能专利的设计但外观设计设计不同的其他鞋样。法院接受了avia 的论点，认为这说明原告的功能专利并不是功能性的。

      在另一个判例[14]中，原告指控被告索尼(sony)公司生产出售的两款电话手机的外观设计对其专利构成侵权。索尼公司则提出，原告的庭外录证(deposition)证词显示，其手机外观系根据人的脸部轮廓而设计，因此主要是功能性的。但法院没有接受这一说法，指出索尼自己在诉讼中作为证据提供的两项前存专利都是按人的脸部轮廓设计的，但并没有采用原告设计中的曲线，因此索尼并未证明原告的设计是功能性的。

     如果上述两案中，没有同一功能可以通过其他外观方式实现的证据，被告就很有可能说服法院下令撤销原告的外观专利。[15] 在下面的判例[16]中，原告就没有能证明同一功能可以通过几种外观方式实现，致使被告提出的功能性辩护理由得到法院的支持。该案涉及的是一个钥匙的外观设计。一般钥匙包括一个钥匙柄(bow)与一个钥匙头(blade)。使用钥匙的人将钥匙头插入锁具上的钥匙孔，然后拧转钥匙柄。在任何一类锁具的制造过程中，先有钥匙坯(blank key blade) ，其钥匙头上并不带齿，而只有根据此类锁具钥匙孔的孔型而车出的竖槽(profile)。然后才根据每一套锁具的特殊锁芯在钥匙头上刻出与其相匹配的钥匙齿(combination)。锁匠或锁具零售商复制钥匙时，也会首先找出与此类锁具竖槽配套的钥匙，然后再在钥匙头上刻出与某一锁具芯锁相匹配的钥匙齿(combination)。

     原告专门制造销售非家用锁具。为了防止他人未经其允许任意复制其锁具钥匙，特为其某些锁具产品的钥匙坯申请了功能或外观专利。被告则是一家专门制造销售锁匠复制用钥匙坯的公司。1993年，被告在其制造销售的一种钥匙坯产品中抄袭了原告某一外观专利中的钥匙头设计，导致原告在美国联邦法院中提起诉讼。经过十天的庭审后，法院接受了被告的论点，宣布原告的钥匙头设计系出于功能上的考虑，对于购买者或使用者来说并不具有审美意义，因此其专利无效，应予取消。原告不服，向联邦上诉法院提出上诉。

     原告提出，尽管某一钥匙只能与某一锁具配套，但钥匙头与锁具的钥匙孔却有无数种配套可能。对任何一种配套的设计的选择都是任意性的，而钥匙坯本可采取许多种不同的形状，所以其设计并不是由功能所决定的。

      对此上诉法院表示不予支持，指出原告外观专利的专利要求仅限于专利证书附图中所示钥匙头，因此原告的专利仅限于该钥匙头的设计，而不包括整个钥匙的设计。显然，该钥匙头只有按图中所示设计方能插入与其匹配的锁具钥匙孔中。因此，一审法院认定原告钥匙头设计完全系其功能所决定的决定是正确的。此外，原告的专利限于某一钥匙头的外观，而不涉及某一锁具与某一钥匙的搭配，因此这一搭配有多少种可能性，以及钥匙的形状可采取不同的形状，均与原告的专利无关。据此，上诉法院维持了一审法院的原判。[17]

     前面曾提到，相对于功能专利而言，外观专利申请审批时间较短。但由于产品外观设计需要经常更新才能吸引消费者的现实，两年左右的时间也仍然太长，使它对厂商或设计发明人的价值有限。所以目前仍有许多外观设计没有外观专利的保护。[18]

     三．商标/商业外观法对产品外观设计的保护

     由于国会不愿扩大版权保护范围，外观专利的申请过程又长，而且律师费代价高昂，故许多设计实际上被排斥于保护之外。于是到了二十世纪七十年代，开始有人在商标法上动脑筋。

     传统的商标一般包括文字、符号、图形及三者的结合。但后来开始扩大到所谓商业外观(trade dress)，也有译做商业装饰的。最初商业外观主要是指产品的标签(label) 与包装(packaging)以及它们构成的总体形象。这方面最经典的例子是可口可乐的瓶子。由于人们心目中已习惯将这种形状的瓶子同可口可乐联系起来，所以可口可乐公司有权要求法院禁止他人使用同一形状的瓶子来装。如果你的产品包装上有特殊的图案设计，而别人使用这一图案设计来包装其产品有可能会使消费者将此产品与你的产品混淆起来，那么你就有权利要求法院禁止对方这样做。商业外观这种特性在商标法中称作识别性(distinctiveness，或译为显著性)。

      根据美国法院对商标法的解释，商标按其识别性的强弱可分为四种：第一是原属性(generic)商标，第二是描述性(descriptive) 商标, 第三是联想性(suggestive) 商标, 第四是随意性(arbitrary and fanciful)商标。 如果某一商标不能将一家厂商的产品同另一家厂商的产品区分开来，就属于原属性商标：如“衬衫”牌衬衫，等于没有牌子。我们平日说“耐克”鞋，但绝不会说“鞋”鞋。描述性商标传达的信息是产品成分、特质或特性但不使人使人想起厂商，如“丝绸“牌衬衫，这也是很难作为商标来用的，因为如果你说“丝绸”衬衫，别人会以为你说的是任何丝绸衬衫。联想性商标则使人联想起产品的特性，如用“灰狗”来命名某一家长途汽车公司。随意性商标与产品本身没有任何关系，如“耐克”牌运动鞋、“戴尔”牌电脑等。在这四种商标里，随意性商标与联想性商标都具有内在的识别性(inherent distinctiveness)，因此应受法律保护。原属性商标不具有任何识别性，因此根本不应保护。只有描述性商标，本身并不具有内在的识别性，其是否应受保护取决于它是否获得了第二含义（secondary meaning)。所谓第二含义，就是指在公众的心目中，这一商标主要是用来识别产品的来源而不是识别产品的本身。[19] 譬如某厂商的“丝绸“牌衬衫已销售多年，在消费者已中间获得很高的知名度，人们逐渐将“丝绸”衬衫等同于该厂商这一产品。这时就可以说该商标已获得了第二含义，而如果另一家公司再以同样的商标来标识其衬衫产品，就会有误导消费者的可能了。[20]

     在1992年的 two pesos, inc. v. taco cabana [21]  一案中，美国最高法院宣布，凡是具有内在识别性的商业外观都应如商标一样享受美国兰哈姆法(包括商标法与反不正当竞争法)的保护。在该案中，原告要求得到商标法保护的是一家墨西哥餐馆的室内装潢设计。最高法院虽然并未明确指出这一决定并不限于传统的商业外观，而也包括产品外观设计，但在维持联邦上诉法院第五巡回庭关于原告胜诉的裁决时，也采纳了该庭关于商业外观的较宽定义：即产品的全部视觉效果和总体形象， 包括诸如尺寸、形状、颜色或颜色组合、图案、表示甚至特点营销技巧。所以，全美各地的联邦法院纷纷将商标法保护扩大于产品外观设计(product configuration)。许多过去无法为自己的产品外观设计得到版权与专利法保护的厂商或者向美国联邦专利商标局申请登记其商业外观，或者在法院中对抄袭自己产品外观设计或采用近似设计的厂商提出起诉。直到今日，联邦地区法院里仍充斥着以产品外观设计遭到侵权为诉讼理由的案件。可以说，是two pesos案开始了商业外观的黄金时代。

     two pesos案之后，美国联邦专利商标局开始接受商业外观登记的申请。如获得批准，则享有登记商标的法律保护，如起诉侵权人胜诉后可得到三倍非法利润及诉讼成本与律师费的赔偿。如侵权人是故意仿冒(counterfeit)，还可得到法定赔偿，即无需证明损失而得到商标法规定数额的赔偿。没有登记的商业外观，则可以享受与未登记的商标同样的法律保护，其拥有人也可以在联邦法院向侵权方提出起诉，但得不到上述的几种赔偿，且必须证明其实际损失。

     但好景不长，联邦上诉法院很快就做出一系列裁决，将全美国联邦地区法院打开的闸门关小。在1994年的杜拉科产品公司诉乔依朔料企业公司 [22] 一案中，联邦上诉法院第三巡回庭首先指出，在同产品之间的关系上，产品外观设计与商标或传统的商业外观不同，法院不能象对商标或传统的商业外观那样，假定产品外观设计对消费者来说具有一种识别产品来源的作用。因此，一项产品外观设计是否具有内在的识别性从而可受商标法的保护，取决于1) 它是否很不寻常而且容易留在人们记忆中(unusual and memorable)，2) 它是否能够在概念上同产品分隔开来, 3) 它是否主要起到识别产品来源的功能而不是实用的功能。只要是对美国版权法在产品外观设计保护的历史稍有了解的人，都能在这里看到它的影子。根据这三条标准，第三巡回庭认为原告的古希腊花盆设计不具有内在的识别性。

     继而，在1995年的织波公司诉劳利脱格公司 [23] 一案中，联邦上诉法院第二巡回庭又指出，一项产品外观设计是否应得到商业外观的保护，取决于它的主要作用是否为指明产品的来源(serve primarily as a designator of origin of the product)。而决定一项设计特征是否主要起指明产品来源的作用，最重要的因素是厂商采用这一特征时的意图。只有当该设计特征的主要目的是识别产品来源而不是实用或审美上的功能时，它才具有内在的识别性。在该案中，原告对其儿童毛衣的设计主要是基于审美上的考虑而不是识别产品来源的需要，所以该设计不应得到商业外观的保护。

     在商业外观法中给予产品外观设计以致命一击的是2000年的沃尔玛（wal-mart) 案。[24]  在该案中，美国最高法院表示有必要对商业外观的泛滥趋势加以控制，指出 “产品设计从来都不具有内在的识别性“；这是因为，“产品设计几乎毫无例外地出自与识别来源无关的目的。消费者知道，即便是最不寻常的外观设计(如一个企鹅形状的鸡尾酒杯)，也并不是用来识别来源，而是为了使产品本身更加有用或更美观。...我们在保护商业外观的同时必须认识到，对他人货物或产品加以抄袭的做法在许多情况下是合法的。总的来讲，除非一个产品为一项知识产权(如专利或版权)所保护,它是可以被抄袭的。诚如本庭已经指出的那样，维持我们竞争性经济的法律并不总是遏制或敌视抄袭的。” 最高法院提出，要求对其产品设计提供商业外观保护的一方必须首先证明该设计具有第二含义。

     近年来，美国国会与法院又给产品设计商业外观的保护设立了另一道屏障。首先，国会修改“兰哈姆法”，规定凡以未在美国商标主册(the principal register)上登记的商业外观受到侵权为由的案件中，起诉方负有证明被保护对象不是功能性的举证责任。[25] 在此之前，这一举证责任至少在联邦上诉法院第二巡回区辖区内是由被起诉方承担的，因为它属于应由被告提出的积极辩护理由(affirmative defenses)。[26]  所以，此法修改之后，如原告没有提出或不能证明产品设计不属于功能性的，该起诉即不能成立。与此相比，在外观专利的侵权诉讼中，是被告负有证明产品设计属于功能性的举证责任。如被告没有提出或不能证明产品设计属于功能性的，起诉即可能成立。

      那么，希图得到商标/商业外观法保护的厂商能否通过将其设计在商标主册上登记而绕过这一屏障呢？如果说在理论上这曾经是可行的，那么在沃尔玛案之后就几乎是不可能的了。美国专利商标局于2000年8月根据最高法院的沃尔玛案判决修改了其审查手册第2－00号（examination guide no. 2-00 ），规定：“在一项有关产品外观设计的商标申请中，除非申请人能够证明该商标已经获得识别性，否则审查律师必须拒绝将此商标在商标主册上登记。拒绝的理由是该商标系由产品非识别性设计组成，因此不具有商标的作用。“  所以，根据目前的专利商标局的政策，只有极为知名的(也即已经获得第二含义的, 如可口可乐的包装瓶)产品外观设计方能注册在美国商标主册上。

      到了2001年，最高法院在特拉费克斯案[27]中进一步肯定了.功能性屏障的原则，使非知名的产品外观设计基本上处于商标/商业外观法的保护范围之外。最高法院指出，一项功能专利是该专利权利要求(claims)所包含的特征为功能性的有力证据。如果寻求保护的是这些特征，该专利为基础的功能性有力证据就使该设计具有功能性的法定假定更难推翻。当已经过期的功能专利也包括现在寻求商业外观保护的特征时，要求保护的一方必须满足艰巨的举证责任，证明该特征不是功能性的，例如证明它只是该产品的一个装饰、附带或人为特征。[28]

     在最高法院做出此项判决之前，许多厂商当自己的功能专利过期之后，企图通过商业外观来延长本来由功能专利所带来的对某种设计的垄断。这等于是利用了一项产品设计设计与其内在功能不可分割的性质，通过商业外观保护来延长已经过期的功能专利保护，与前面提到的通过获得外观专利来变相得到功能专利的保护如出一辙，不符合国会通过专利保护提供有限垄断的本意。因此，笔者认为美国最高法院在特拉费克斯案中堵住这一漏洞的决定是正确的。商标法的作用与目的应局限于保护商誉，因此不应保护那些并不具有内在识别性或第二含义的产品外观设计。如果说某些产品外观设计中凝结了其创造者许多辛勤劳动与费用，因而应该得到某种知识产权的保护，那么这种保护也应该由适当的法律(如版权法或专利法)来提供。

     将商标/商业外观法适用于产品外观设计上的一个主要问题是很难证明某一外观设计具有第二含义。多数涉及这类设计的侵权诉讼都由于原告无法证明第二含义而以驳回起诉告终。但由于是否存在第二含义是一个关键事实问题(an issue of material fact)，一般要等到调查取证完成之后被告才有机会通过简易判决动议做到这一点。因此给双方当事人及法院都造成诸多不必要的负担。

     即使能够证明某一产品外观设计具有第二含义，其拥有人如不能证明被告的相似产品外观设计引起混同因而构成不政党竞争，仍不能在侵权诉讼中胜诉。而满足这一举证责任又是一件很不容易的事。美国各联邦上诉法院均有自己的标准，为本辖区内的联邦地区法院所遵循，其中以第二巡回庭(the second circuit)的polaroid 标准（英文中为the polaroid factors)最为著称。[29]

     相比之下，中国法律在这一点上反倒有一个更正确的立足点：只有著名商标才得到商业外观的保护。实际上，根据美国法院判例来看，被证明具有第二含义从而得到商业外观法保护的外观设计基本上都属于拥有知名商标的厂商。如果人们不是首先已经对一种产品的牌子很熟悉，就不可能将这一产品的外观设计同其厂商联系起来。譬如，人们通常是先知道有可口可乐饮料，乃至对这个牌子已“如雷掼耳”之后，才会将这种饮料的瓶子形状同可口可乐联系起来。很少有人在没听说过可口可乐这个牌子，却已经将这种饮料的瓶子形状同可口可乐公司联系起来。由于在中国只有很少商标可列入知名商标的范围，中国法院为产品设计提供商标法保护的判例十分罕见。中国法律界中有人主张应借鉴美国先例，扩大商业外观的保护范围。对此笔者不能苟同。美国最高法院之所以要在美国竭力缩小这一范围，正是因为商标法本不适合应用于产品设计上。

      同版权与外观专利相比，商业外观有以下几个特点：商标保护是没有期限的。商业外观的所有权同它的发明者没有关系。商业外观的设计不需要新颖。同版权的相似之处是也不需要注册登记。外观专利相比，相似之处是两者都不能有功能性。

      四．加强产品外观设计法律保护的几种设想

     笔者认为,产品外观与商标的功能在多数情况下的确没有多少关联,所以美国最高法院近年来在产品设计商业外观法律保护方面逐渐关紧大门的做法是正确的。但这是否意味着不需要为产品外观设计提供保护了呢？当然不是。拙见以为，美国解决这个问题，可通过以下两个渠道：一是在现行体制里，通过修改版权法或外观专利法来扩大这两方面对产品设计的保护。一是在原体制外，仿效欧洲经验，增设产品外观设计保护法。对于目前在产品外观设计的法律保护程度上基本与美国相似的中国，这一建议也应该是适用的。

     1。 在现行体制内扩大版权法对产品设计的保护

     版权法保护的是创造性。在美观与功能日益结合的今天，没有必要将版权法的保护客体局限于非实用的艺术品。一座建筑，既可以住，具有实用功能，又可以看，具有审美功能。一把设计精美的椅子，一件设计别出心裁的时装，同样兼具这两种功能，为什么版权法可以保护建筑设计，却不能保护家具、时装、灯具、餐具等日常用品呢？

     所以，要求一项产品设计首先能在概念上将其艺术性同产品的功能分开是不恰当的，并不符合版权法的基本出发点，也与保护建筑设计的现存法律自相矛盾。

     2。 在现行体制内简化外观专利申请审批的程序

     与版权法存在的问题不同，外观专利的问题不是理论上得不到承认与保护，而是申请手续太繁杂，时间过于漫长，从而成本太高，使许多设计的发明人或拥有人不敢问津。一个可行的办法是将外观专利分为几个级别，根据其负责程度来确定批准要求的高低。要求低的，可将手续简化,手续费降低。目前世界上一些国家(如德国)中，就有所谓小专利(petty patent)的类别，申请审批都较普通专利更为容易一些。

      3。 在现行体制外增设产品外观设计保护法

     在欧洲，许多国家有专门保护产品外观设计的法律。设计的发明人或拥有人要获得这种保护，并不需要先申请，然后经审查批准，而是在政府有关部门注册备案即可生效。譬如德国有所谓一种类似美国外观专利的外观设计(德语中为geschmacksmuster ，英文中译为industrial design, 故中文里应译为外观设计)。这种外观设计专有权在德国已有一百多年的历史。过去是在各州地方法院登记，现在则可以在联邦专利商标局登记，亦可根据 “工业品外观设计国际备案海牙协定”(以下简称“海牙协定”)向设在日内瓦的世界知识产权组织(wipo)备案。该协定于1925年在海牙缔结，于1934年，1960年，1961年数次修订增订。到2000年1月为止，共有29个国家参加了该协定，其中包括多数欧洲国家。参加该协定的国家，必须是《巴黎公约》的成员国。在wipo 备案后，有关的外观设计专有权就在所有成员国生效得到保护。[30] 这实际上只是一个国际备案制度，要求有关成员国向备案人提供其所属国家所提供的同样保护。至于该专有权应具备什么条件方能得到保护，保护的范围有多宽，则以备案人所属国家的法律为准。当然，各成员国关于这类专有权之要求及保护内容的规定本来就大同小异，因此才有达成海牙协定的共同基础。所以，一项geschmacksmuster，如仅在德国的专利商标局申请备案，就只在德国得到保护，如作为international geschmacksmuster在wipo 备案，则可在海牙公约的所有欧洲成员国内得到与德国一样的法律保护。

     美国与中国都可以考虑增设这类外观设计专有权，并加入海牙协定。这样，就可以从根本上解决工业品外观设计缺乏充分的法律保护的问题。当然，这也许会同美国一向奉行的自由竞争精神相抵触。[31]但巴黎公约将工业品外观设计的保护作为一项最低要求。trips也要求全体成员必须保护工业品外观设计。并规定任何外观设计只要满足以下两项要求中的一项，就应得到成员国的保护：即(1)独立创作的、具有新颖性的；或者(2)独立创作的，具有原创性的。[32] 这一原则显然是对传统版权法与专利法的兼收并用。应该说它为工业品外观设计保护的前提提供了一个较为适中的标准。这同前面所提到的简化外观专利审批的做法有异曲同工之效。

      结论

     综上所述，对于工业品外观设计的保护，美国比欧洲国家采取更为保守的做法。这也是美国的自由竞争精神所使然。但是，实际上外观设计往往同艺术创作一样，也凝结了创作发明者的心血与劳动，因此应该得到适当的保护。为此，美国国会与法院应抛弃“在概念上艺术与功能分离”的过时要求。但为了防止设计发明人或拥有人得到不利于竞争的市场垄断，这种保护不应过宽，而应局限于trips 所提出的 “独立创作的、具有新颖性的，或独立创作的，具有原创性”的设计。由于商标法的出发点并不是保护创作发明者的心血与劳动，将其适用于产品外观是不恰当的。所以，美国法院关闭产品设计商业商标外观保护的大门是正确的。要加强产品外观的保护，可扩大现有的版权保护，简化外观专利的审批手续，或采用欧洲单独立法保护工业品外观设计的做法，并加入工业品外观设计国际备案海牙协定。

     对于中国来说，外观专利的审批本来已很宽松，基本不存在“保护不够”的情况。所以更没有必要以商业外观形式来保护产品设计。即使决定朝着这一方向发展,也应将其保护范围局限于极少数驰名商标产品.否则,过多的保护势必会造成商标法或反不正当竞争法同外观专利法之间的冲突.一方拥有外观专利,另一方要求得到商业外观保护的诉讼案件,目前在中国已有前例.这种情况应尽可能避免.但为了使本国的工业品外观设计得到欧洲国家的法律保护，中国不妨考虑借鉴欧洲国家的做法，建立工业品外观设计保护专有权保护法律，并加入海牙协定。

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[1]本文作者林晓云出生于北京，先后毕业于美国威廉姆斯学院，美国路易斯克拉克学院，美国耶希瓦大学卡多佐法学院，分别获历史学士学位，行政管理硕士学位和法学博士学位，现任纽约市立大学法学院兼职教授、美中律师协会常务理事，全美律师协会（aba）知识产权分会会员,持美国纽约与新泽西两州律师执照，及美国联邦最高法院，联邦上诉法院第二巡回庭，纽约南区、东区及新泽西联邦地方法院庭辩资格；曾在中国社科院美国研究所任实习研究员，研究美国政府结构，执业前曾在荷兰海牙国际法学院进修，在纽约总检察官办公室实习，并在玛索本德法律出版公司参与美国海商法权威专著“苯尼狄克论海商法“的编纂，自一九九三年起在美国纽约，新泽西，加丽福尼亚，佛罗里达，德克撒斯，宾夕法尼亚，俄亥俄， 田纳西等地联邦法院，州法院，及全美仲裁协会与纳斯达克仲裁部等美国仲裁机构代理多家国内外企业诉讼抗辩.

[2]    mazer v. stein, 347 u.s. 201 (1954)

[3]    17 u.s.c. 101.

[4]     见前注. 原文为: “an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information.”

[5]   brandir international, inc. v. cascade pacific lumber co., et al., 834 f.2d 1142 (2d cir. 1987); 5 u.s.p.q.2d (bna) 1089. 

[6]    denicola, applied art and industrial design: a suggested approach to copyright in useful articles, 67 minn. l. rev. 707, 709-17 (1983),

[7]  实际上，在欧陆各国，并没有外观专利这一概念，与其对等的只有所谓 “工业设计 (industrial design)，”但比美国的外观专利要容易获得的多。中国大陆现行的专利法在很大程度上是借鉴了德国的专利法，但在这一点上却借鉴了美国的做法，称外观专利。

[8] in re nalbandian, 661 f.2d at 1216, 211 uspq at 784.

[9]   gorham co. v. white, 81 u.s. (14 wall.) 511, 20 l.ed. 731 (1871)；lund indus. v. go indus., 938 f.2d 1273, 1276 (fed. cir. 1991) 。

[10]   lindgren, the sanctity of the design pate: illusion or reality? 20 years of design patent litigation since compco v. day-brite lighting, inc., and sears, roebauck & co. v. stiffel co., 10 okla city u. l. rev. 195, 261 (app. ii) (1985).

[11]   35 u.s.c. 171；见 bonito boats, inc. v. thunder craft boats, inc., 489 u.s. 141, 148, 9 u.s.p.q.2d (bna) 1847, 1851, 103 l. ed. 2d 118, 109 s. ct. 971 (1989) ("to qualify for protection, a design must present an aesthetically pleasing appearance that is not dictated by function alone, and must satisfy the other criteria of patentability."); 另见power controls corp. v. hybrinetics, inc., 806 f.2d 234, 238 (fed cir. 1986).

[12]    一项专利从送入申请到获得批准所需时间平均为两年左右。但据美国专利商标局(pto)局长最近说，这一时间很快就会拖长到三年。见约翰·马歇尔法学院出版：news source, 第iv卷，第1期，第5页。

[13]   avia group international, inc. v. l.a. gear california, inc., 853 f.2d 1557; 7 u.s.p.q.2d (fed cir. 1988)

[14]       colida v. sony corporation, 37 u.s.p.q.2d. (bna) 1054 (fed. cir. 1995).

[15]     笔者代理辩护的几项诉讼中，原告都以被告侵犯其外观专利为由提出起诉，但我方在庭外取证中发现，它们都在自己的广告中标榜其产品外观特征的独特功能如何优越于其竞争者的同类产品。这就为我方提供了该外观设计主要为功能性，而不是装饰性的有利证据。

另见best lock corporation v. llco unican corporation，94 f.3d 1563 （fed cir. 1996), 40      u.s.p.q.2d (bna) 1048,

[17]这一则案例的教训是：申请外观专利时一定要考虑寻求保护的究竟是什么特征，该特征是否准确地与充分地反映在专利申请的附图中。如果你有一系列外观相似但不尽相同的产品，要获得充分的专利保护就必须为每一种单独申请外观专利。

[18] richard g. frenkel: intellectual property in the balance: proposals for improving industrial design protection in the post-trips era, 32 loy. l.a. l. rev. 531, 555 (january, 1999).

[19]   inwood lab., inc. v. ives lab., inc. 456 u.s. 844, 851 (1982).

[20]   有意思的是，有时也有一随意性商标变为原属性商标的情况，如polaroid, zerox,     aspirin 等。

[21]   two pesos, inc. v. taco cabana, inc., 505 u.s. 763, 764 n.1 (1992).

[22]  durago products, inv. v. joy plastic enterprises, 40 f.3d 1431 (3d cir. 1994).

[23]  knitwaves, inc. v. lollytogs, ltd., 71 f.3d 996, 1003 (2d cir. 1995).

[24] wal-mart stores, inc. v. samara brothers, inc., 529 u.s. 205, 146 l. ed. 2d 182, 120 s. ct. 1339 (2000).

[25] title 15 u.s.c. §1125(a)(3) (1994 ed., supp. v) provides: "in a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional."

[26]  见jeffrey milstein, inc. v. greger, lawlor, roth, inc., 58 f.3d 27, 32 (2d cir. 1995).

[27] . traffix devices, inc. v. marketing displays, inc., 532 u.s. 23, 149 l. ed. 2d 164, 121 s. ct. 1255, 1261 (2001)。

[28]   traffix, supra, at 29-30 , 173, 1260.

[29]   polaroid corp. v. polarad elecs. corp., 287 f.2d 492, 128 u.s.p.q. 411 (2d cir. 1961).

[30]  实际上，海牙公约的成员国分两类，一类是已批准了1975年该公约日内瓦议定书的国家，包括全部欧洲成员国，另一类是尚未批准该议定书的国家。一项外观设计，其保护范围视申请人所属国家而定。如所属国家为第一类，就在第一类国家得到保护，如在为第二类，则在第二类国家得到保护。

[31] 1987年美国有关部门曾把一份外观设计版权法的草案提交国会讨论，但未获通过。见郑成思著：知识产权论(修订本)，法律出版社2001年版, 第602页。

[32]  见前注，第602-603页。