【条文】第八条  提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

           侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。

【释义】 本条第一款是根据新修改的专利法第57条第二款所作的解释。 

根据专利法第57条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。这是这次修改专利法增设的一项新的制度。因此，实用新型专利权人在向人民法院起诉他人侵犯其专利权时，同时要向人民法院提交一份由国务院专利行政部门出具的该项实用新型专利的检索报告。

        在专利法已经实施了十六年的今天，为什么要对涉及侵犯实用新型专利权纠纷的案件增设检索报告制度呢？这里有深刻的专利制度上的原因和迫切的现实需要。根据专利法规定，我国专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。其中，发明专利要经过国务院专利行政部门对其新颍性、创造性和实用性以及权利要求、说明书等专利文件是否符合专利法规定的要求等方面进行实质审查后才能被授予专利权，因此，发明专利具有足够的法律稳定性。而国务院专利行政部门在授予实用新型、外观设计专利权时，则不进行实质审查，即对于授予实用新型专利权，国务院专利行政部门不对该实用新型是否具有新颍性、创造性和实用性进行审查，也不对实用新型专利的权利要求、说明书等专利文件是否符合专利法规定的要求等方面进行审查，而只是进行初步审查即授予专利权。外观设计专利也是如此，国务院专利行政部门只进行初步审查即授予专利权。因此，实用新型专利和外观设计专利相对于发明专利来说，其法律稳定性就要差得多。据统计，在提起实用新型专利权无效请求的复审案件中，约有44％的实用新型专利权因为不具有专利法规定的新颍性、创造性或者实用性而被无效，还有相当一部分实用新型专利也因为不符合授予专利权的条件而被部分无效。外观设计专利被无效的情况与实用新型专利也大致相同，被无效的比例都比较高。

    由于实用新型、外观设计专利中将近有一半的专利要被无效或者被部分无效掉，而现行专利法又没有授予人民法院在审理侵犯专利权纠纷案件中可以一并就所涉及的专利是否具备授予专利权的条件进行裁决的司法职能，这里就存在一个如何协调专利权人的利益和社会公众利益的问题：如果一个实用新型或者外观设计专利权人以他人侵犯其法律稳定性很差的专利权向人民法院提起侵犯专利权诉讼，人民法院即作出侵权判决，这样必然会损害社会公众利益。

        为了解决这一对矛盾，在第二次修改的专利法通过前，最高人民法院曾于1985年2月16日发布了《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》（以下简称通知），将民事诉讼法中有关中止诉讼的制度适用到专利侵权诉讼中来。通过中止专利侵权诉讼，待被告请求宣告该项专利权无效，由专利复审委员会对该项专利权是否有效进行审查后再恢复审理的办法，来协调双方当事人的利益。根据该通知第三条第二项规定，在专利侵权的诉讼过程中，遇有被告反诉专利权无效时，受理专利侵权诉讼的人民法院，应当告知被告按照专利法第四十八条和第四十九条的规定办理。在此期间，受理专利侵权诉讼的人民法院，可以依据民事诉讼法（试行）第一百一十八条第四项的规定中止诉讼，待专利权有效或者无效的问题解决后，再恢复专利侵权诉讼。但通知没有对未经实质审查的实用新型、外观设计专利与经过实质审查的发明专利作区分，而是适用于所有的侵犯专利权诉讼。此外，对被告在什么时间内提出专利权无效的反诉，也未作限制，因此，实践中，这一十分宽松的制定往往会被被告利用来拖延诉讼，继续实施侵权行为，使得保护的砝码过于偏向于社会公众，专利权人的利益得不到及时有效的保护。

1992年12月29日，最高人民法院又发布了《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》（以下简称解答），又就专利侵权诉讼因被控侵权人请求宣告专利权无效而中止诉讼问题作了进一步的规定。解答首先强调了作这样规定的目的，即：在人民法院审理专利侵权案件中，经常发生侵权人利用请求宣告专利权无效故意拖延诉讼，继续实施侵权行为。为了有效地依法保护专利权人的合法权益，避免侵权损害的扩大，特规定如下。具体规定是：

（一）人民法院审理实用新型或者外观设计专利侵权案件后，在向被告送达起诉状副本时，应当通知被告如欲请求宣告该项专利权无效，须在答辩期间内向专利复审委员会提出。

    被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。专利权人提出诉讼保全申请并提供担保的，人民法院认为必要时，在裁定中止诉讼的同时，责令被告停止侵权行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施。

被告在答辩期间内未请求宣告该项专利权无效，而在其后的审理过程中提出无效请求的，人民法院可以不中止诉讼。

（二）人民法院审理的发明专利侵权案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的实用新型专利侵权案件，被告在答辩期间请求该项专利权无效的，人民法院一般可以不中止诉讼。

        解答的规定，使我国专利侵权中止诉讼制度进一步得到完善。与通知的规定相比，一是强调了被告要在答辩期间内向专利复审委员会提出宣告专利权无效的请求，才能获得人民法院中止专利侵权诉讼的有利结果。二是对被告向专利复审委员会提出宣告专利权无效的请求而中止专利侵权诉讼的专利范围作了限定，即只限于未经过实质审查的实用新型专利和外观设计专利，对于发明专利提出宣告专利权无效请求的，或者对经过专利复审委员会审查维持专利权的实用新型专利和外观设计专利再提出宣告专利权无效请求的，人民法院则一般不中止诉讼。

        但是，解答规定被告只要在答辩期间内请求宣告实用新型专利权或者外观设计专利权无效的，人民法院就应当中止诉讼，而没有规定任何例外情况，这就使得这个制度在实际运行中缺乏应有的灵活性，一些通过被告提出的公知技术抗辩或者提出的宣告专利权无效的理由等方面，法官就能够明显作出判断而无需中止诉讼的专利侵权案件，也因为这个僵化的规定而不得不中止诉讼，使得人民法院只能被动而又焦急地等待专利复审委员会对专利权有效性作出复审结论后，才能恢复案件的审理。其结果是造成大量侵犯实用新型和外观设计专利权案件因被告提出宣告专利权无效的请求而被中止诉讼，加之专利法又没有对专利复审委员会复审案件的时限作出规定和专利复审委员会每年处理复审案件的能力有限，使得中止诉讼的专利侵权案件越积越多，形成“滚雪球”效应，一些专利侵权案件长期不能恢复审理。据不完全统计，1998年因中止诉讼而积存在人民法院的侵犯实用新型和外观设计专利权案件就将近有2000余件，有的专利侵权案件甚至被中止诉讼的时间长达七八年，还因为专利权是否有效没有复审结果，仍然不能恢复审理。一时间，专利权人和被控侵权人对人民法院的意见都很大。专利权人报怨他们的专利权得不到及时的保护，被控侵权人报怨他们因被指控侵权，长期没有结论，心里忐沓不安，人民法院和专利复审委员会都面临很大的社会压力。而另一方面，又有相当一部分实用新型专利和外观设计专利因缺乏授予专利权的条件而被无效掉，审理的结果是专利权人要承受着败诉的风险，以致造成人民法院有限的审判资源的严重浪费。

    针对这一情况，早在1998年，最高人民法院原知识产权庭和国家知识产权局专利复审委员会就共同召开专利侵权诉讼与复审研讨会，探讨解决减少因提出宣告专利权无效请求而中止诉讼的专利侵权案件数量的对策。当时，研讨会上达成了两条共识：第一条是针对被中止诉讼的专利侵权案件较多，社会舆论反映强烈的情况，专利复审委员会要对涉及专利侵权诉讼的复审案件优先处理，加快处理；第二条是对于涉及侵犯实用新型专利权的案件，建立诉前检索制度，让专利权人在起诉前对其实用新型专利权的法律稳定性有一个初步的了解。如果专利权人经过检索已表明其实用新型专利不具有新颍性或者创造性，那么，这个实用新型专利在以后的侵权诉讼中肯定是要被无效掉的，专利权人就会自愿地放弃诉讼的念头，不会再冒承担败诉的风险向人民法院提起诉讼。因此，通过专利权人的自我约束行为，就可以使得一部分侵犯实用新型专利权纠纷进入不了诉讼程序，减轻人民法院和专利复审委员会的压力，节约有限的资源，同时，也降低了专利权人因实用新型专利缺乏法律稳定性而带来的败诉风险，对于人民法院、专利复审委员会以及当事人，都是一件“双赢”的好事。

         所以，会后，最高人民法院和专利复审委员会都十分积极地在为建立实用新型专利权诉前检索这项制度而努力工作，并由最高人民法院专门就这项制度作出司法解释。但是，有两个原因使这项制度的建立延迟了：一是当时专利法还没有修改，直接由最高人民法院通过制定司法解释建立这项制度，没有法律依据，在法律上存在一定的障碍；二是当时专利法第二次修改的工作已经启动，新修改的专利法会很快出台，可以在修改专利法时一并将这一制度规定进去。所以，有关制定这个制度的司法解释的工作，随着专利法修改工作的开展而逐步地停下来，最后，在专利法修改中，增加了实用新型专利权检索报告制度，即新修改的专利法第五十七条第二款，使得这项制度通过立法的形式加以确立。

         专利法为什么只对侵犯实用新型专利设立了检索报告制度，而对同样未经实质审查的外观设计专利却没有设立这样的制度呢？这主要是因为国务院专利行政部门目前只具备对实用新型专利进行新颍性和创造性检索的技术条件，而对于外观设计专利，目前还不具备这样的检索条件。

       怎样对实用新型专利进行检索呢？新修改的《中华人民共和国专利法实施细则》第五十五条、第五十七条对此作出了明确的规定。根据规定，授予实用新型专利权的决定公告后，实用新型专利权人即可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告。专利权人在请求作出实用新型专利检索报告时，应当提交请求书，并指明实用新型专利的专利号。每项请求应当限于一项实用新型专利。国务院专利行政部门收到作出实用新型专利检索报告的请求后，应当进行审查。请求不符合规定要求的，应当通知请求人在指定期限内补正。经审查，实用新型专利检索报告请求书符合规定的，国务院专利行政部门应当及时作出实用新型专利检索报告。经检索，国务院专利行政部门认为所涉及的实用新型专利不符合专利法第二十二条关于新颍性或者创造性的规定的，应当引证对比文件，说明理由，并附具所引证对比文件的复印件。

       因上可见，根据实施细则的规定，能够提出实用新型专利检索报告请求的申请人，应当是该实用新型专利的专利权人，提出实用新型专利权检索报告申请的时间应当在授予该项实用新型专利权后的任何时间，对实用新型专利检索的内容只限于新颍性和创造性。如果被检索的实用新型专利，未检索到有关该项专利丧失新颍性或者创造性的文件，检索报告只注明该项实用新型专利未丧失新颍性或者创造性即可，不再作其他说明。如果经检索发现该项实用新型专利不具备新颍性或者创造性，检索报告应当引证对比文件，说明理由，同时要附具所引证的对比文件的复印件。

       鉴于国务院专利行政部门出具的有关实用新型专利的检索报告只对该项实用新型专利是否丧失新颍性或者创造性进行检索，而不是对该项实用新型专利是否具备授予专利的所有条件都进行审查，如对该项实用新型专利是否具备实用性的条件，权利要求是否能够得到说明书的支持等，并不审查，加之受检索文件的范围的限制，因此，检索报告并不能代替无效复审，如果他人包括被告人认为专利权人的实用新型专利不具备授予专利权的条件，仍然可以向专利复审委员会提出该项专利权无效的复审请求。但是，国务院专利行政部门作出的实用新型专利的检索报告应当是该项实用新型专利是否具备新颍性或者创造性的初步证据。专利权人在向人民法院提起侵犯实用新型专利权诉讼时，一般应当随起诉状附一份有关该项实用新型专利新颍性或者创造性的检索报告。如果所提交的检索报告表明该项实用新型专利没有丧失新颍性或者创造性，人民法院就可以不中止诉讼。

需要注意的是，本款在文字表述上与专利法第五十七条第二款有所不同。本款规定的是提起侵犯实用新型专利权的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。而专利法第五十七条第二款规定的是人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。前者讲的是“原告”出具，并且是“应当”出具；后者讲的是“专利权人”出具，并且是“可以要求”出具。

本款使用“应当”出具的表述，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而失去这项制度的意义。但是，如果提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，坚持不向人民法院出具由国务院专利行政部门作出的有关该项实用新型专利的检索报告，只要原告提起的诉讼符合民事诉讼法规定的受理条件，人民法院仍然应当予以受理，不能因为原告没有出具实用新型专利的检索报告而拒绝受理。对于这种情况，如果被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效请求，人民法院应当按照中止诉讼处理。

        至于“原告”与“专利权人”的表述问题，应当说，在提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告中，多数都是专利权人，但也有不是专利权人的情况。例如，实用新型专利独占实施许可合同的被许可人，就可以单独向人民法院提起专利侵权诉讼，从而成为诉讼中的原告。显然，“原告”要比“专利权人”的范围大。按照专利法第五十七条第二款和专利法实施细则第五十五条第一款的规定，能够请求国务院专利行政部门作出实用新型专利权检索报告的主体是实用新型专利权人。专利法和专利法实施细则之所以规定专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告，可能的原因就是耽心如不对请求作出检索报告的主体作一定的限制，任何人都可以请求，检索的工作量会很大，国务院专利行政部门将难以承受。但这里就带来一个问题：不是专利权人的其他原告如何出具国务院专利行政部门作出的实用新型专利检索报告？当然，不是专利权人的其他原告可以通过专利权人请求国务院专利行政部门作出实用新型专利的检索报告，甚至可以在签订实用新型专利独占实施许可合同时，就要求专利权人提供这样的报告，或者在签订的实施许可合同中作出专门约定：一旦发生侵犯专利权纠纷，专利权人有义务请求国务院专利行政部门作出该实用新型专利的检索报告。但是，如果上述情况都不存在，专利权人又拒绝协助被许可人请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告，在这种情况下，国务院专利行政部门应当作为一种特殊的情况来考虑，根据本款规定的精神，允许不是专利权人的其他原告直接请求国务院专利行政部门对该项实用新型专利作出检索报告。

        本条第二款是对被告在什么时间内向专利复审委员会提出宣告实用新型、外观设计专利权无效的请求，人民法院才应当中止诉讼所作出的解释。应当说本款不是对专利法条文本身所作出的司法解释，而是对民事诉讼法规定的中止诉讼制度怎样适用于审理侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件所作出的解释。

       根据本款规定，侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告，要获得人民法院支持其提出的中止诉讼的请求，应当在答辩期间内请求宣告对原告的专利权无效。这一原则精神与前款所说的最高人民法院的通知和解答的规定没有变化，但也有不同的地方。即：前款所说的通知和解答都十分强调人民法院应当告知或者通知侵犯实用新型、外观设计专利权案件的被告要在答辩期间内向专利复审委员会提出宣告实用新型、外观设计专利权无效的请求。人民法院没有告知或者通知的，即使被告在答辩期限届满后甚至在二审程序中向专利复审委员会提出宣告专利权无效请求的，人民法院也要中止诉讼，否则就是违反诉讼程序。应当说，在专利法实施不久，当事人也包括委托代理人对专利侵权诉讼方面的有关规定普遍不甚了解的情况下，强调人民法院的告知或者通知义务是有一定道理的，也是必要的。但在专利法实施已十六年有余，人们对专利的保护意识和专利诉讼知识普遍提高的今天，再强调人民法院的告知或者通知义务，就没有必要了。所以，本款取消了人民法院的告知或者通知义务，今后，侵犯实用新型、外观设计专利权的被告在答辩期间内没有向专利复审委员会提出宣告该项实用新型、外观设计专利权无效，人民法院因此不中止诉讼的，被告不能再以人民法院没有告知或者通知其此项权利为由进行抗辩。