申请再审人（原审原告、被上诉人）：中国国际体育旅游公司（简称体旅公司）

被申请人：（原审被告、上诉人）：北京市十佳运动衣厂（简称十佳厂）

一审案号：北京市第二中级人民法院（1994）中知初字第1358号

    二审案号：北京市高级人民法院（1996）高知终字第13号

    审监案号：最高人民法院法知（1997）第30号

案  情

原审审理查明：

“十佳”注册商标专用权原为中国体育服务公司（简称体服公司）所有，该公司口头允诺十佳厂无偿使用“十佳”注册商标。1992年8月30日，“十佳”商标注册人变更为体旅公司。十佳厂未与体旅公司达成注册商标使用许可协议，自1992年9月至1994年10月仍使用“十佳”注册商标。此间“十佳”与“奥星”牌运动衣营业额共计1200万元，利润率在10％以上，但是无法确定两种商标运动衣各自的销售金额。

一审法院据此认为：十佳厂明知“十佳”商标注册人由体服公司变更为体旅公司，未经体旅公司许可继续使用“十佳”注册商标，构成对“十佳”商标专用权的侵犯，应当承担相应的民事责任。鉴于十佳厂未能明确其自1992年9月以来销售“十佳”牌运动衣的销售金额且未能对此举证的情况，参照服装行业正常经营的利润率及体旅公司遭受不法侵害的程度，酌情确定体旅公司提出的赔偿数额最低索赔额范畴。依商标法有关规定，判决：十佳厂赔偿体旅公司商业信誉损失和其他经济损失20万元；驳回十佳厂的诉讼请求。

十佳厂不服，向二审法院提出上诉称：十佳厂从体服公司购进“十佳”商标，是体服公司允许使用的，“十佳”商标转让前后，体服公司及体旅公司均未与十佳厂协商购入的“十佳”商标标识如何处理的问题，由此，十佳厂继续使用已购人的“十佳”商标标识不构成侵权；一审法院未查清“十佳”运动服的销售量即判决赔偿体旅公司20万元不妥。请求二审法院予以改判。体旅公司服从原审判决。

    二审法院终审审理查明：“十佳”注册商标专用权原为体服公司所有，该公司曾与十佳厂（更名前为顺义县马坡运动衣厂）达成口头相依，允许十佳厂使用“十佳”注册商标。自1987年3月至1991年8月十佳厂从体服公司购买“十佳”胸标、领标、袖标等“十佳”商标标识，用于生产“十佳”牌运动衣。1992年8月30日，“十佳”商标注册人变更为体旅公司。1992年8月28日至30日，体旅公司召开“十佳”企业集团预备会。体旅公司在会上向到会人员分发了《“十佳”运动系列用品企业集团章程》，以及体旅公司加盖了公章的商标使用许可合同和空白的商标使用许可合同备案表，要求与会人员自愿签订。十佳厂厂长张玉如参加了这次会议，但未与体旅公司签订商标使用许可合同。此后，体旅公司与十佳厂未再就“十佳”注册商标使用问题进行过协商。1994年8月4日，体旅公司在《北京日报》发现一篇报道十佳厂生产十佳运动衣的文章。1994年8月17日和26日，体旅公司又从十佳厂门市部购买到“十佳”牌运动衣。据此，体旅公司向法院起诉。一审法院在审理期间曾主持当事人双方对十佳厂财务帐目进行核对。查出1992年9月至1994年10月十佳厂销售“十佳”牌运动衣和该厂与1991年1月30日注册商标为“奥星”的运动衣的销售金额总计达1200余万元，但无法确定“十佳”牌和“奥星”牌运动衣各自的销售金额。

二审法院另查明：十佳厂从体服公司购买的“十佳”商标标识的发票上均加盖了中国体育服务公司运动用品公司（以下简称体服运动用品公司）的财务专用章。体服运动用品公司系体服公司的下属公司，该公司为体服公司贸易部的对外名称。体服公司贸易部一直代表体服公司与十佳厂履行口头商标使用许可合同。因此，十佳厂向体服公司购买“十佳”商标时，均在发票上加盖了体服运动用品公司财务专用章。

原审判理和结果：

二审法院认为：体旅公司从体服公司处受让“十佳”注册商标，符合法律规定，体旅公司取得了“十佳”注册商标的专用权。体服公司与十佳厂达成的口头商标许可使用协议，虽不符合法律规定的商标许可使用合同的形式要件，但双方一直按约履行，在事实上已经形成了商标许可使用关系。十佳厂事实上取得了“十佳”注册商标的使用权。体服公司在向体旅公司转让“十佳”注册商标前未就转让后的商标使用问题与十佳厂协商。体旅公司在受让“十佳”注册商标时明知十佳厂与体服公司之间存在“十佳”注册商标的使用关系，亦未与体服公司和十佳厂就转让后的“十佳”商标使用问题及商标标识的处理进行协商。因此，体旅公司对造成自己受让“十佳”注册商标后，十佳厂仍使用从体服公司购买的“十佳”商标标识生产十佳牌运动衣的做法负有一定责任。十佳厂在此期间使用“十佳”商标标识生产十佳牌运动衣，不宜视为对体旅公司“十佳”注册商标专用权的侵犯。但是十佳厂今后继续使用“十佳”注册商标，应与体旅公司签订商标许可使用合同，否则会对体旅公司的商标专用权造成一定的损害，所以十佳厂应停止对“十佳”注册商标的使用。综上，一审法院认定事实和适用法律均有错误。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、第（三）项的规定判决：一、撤销一审判决；二、北京市十佳运动衣厂停止使用“十佳”注册商标；三、驳回中国国际体育旅游公司的其他诉讼请求。一审诉讼费5510元，由北京市十佳运动衣厂分担，二审诉讼费5510元，由中国国际体育旅游公司分担。

申请再审理由和结果：

申请再审人体旅公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审称：体旅公司在受让“十佳”注册商标后，明确要求与使用商标的厂家签订商标使用许可合同，而十佳厂明知此事却未做任何表示。因此，双方就“十佳”商标许可使用的合同关系并未成立，依据商标法第三十八条第一款第（一）项的规定，十佳厂的行为应构成商标侵权。二审判决认为十佳厂行为“不宜视为”侵权，没有法律依据。

最高人民法院经审查，以法知（1997）30号函请北京市高级人民法院对此案进行复查。

评  解

    本案要点如下：

一、本案一、二审查明的事实基本相同，但是在对十佳厂在1992年至1994年10月销售“十佳”牌运动衣的行为是否构成侵犯“十佳”注册商标专用权的认定不同。如果认为体服公司与十佳厂存在事实上的商标许可使用合同关系，也只是口头合同，并且在体服公司将“十佳”注册商标转让体旅公司后，原有的口头协议并不能约束新的权利主体。本案审理查明的事实中，体旅公司在受让了“十佳”注册商标后，召开“十佳”企业集团会议，并且向与会人员发出加盖了公章的商标使用许可合同和空白的商标使用许可合同备案表，要求与原使用“十佳”商标的厂家就该注册商标的使用问题签订许可使用合同，该意思表示是明确的。十佳厂对体旅公司要求签订注册商标许可使用合同未做任何表示，双方没有形成新的合同关系。因此，十佳厂在1992年8月30日以后，未经注册商标所有人的许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标，依据《中华人民共和国商标法》第三十八条第（一）项的规定，属于侵犯注册商标专用权的行为，依法应当认定侵权。二审法院认为十佳厂使用“十佳”注册商标的行为“不宜视为”侵权，但是又判决该厂停止使用“十佳”注册商标，在事实认定和处理结果上相互矛盾。

二、二审法院认为：体旅公司在明知十佳厂与体服公司存在“十佳”注册商标的使用关系，亦未与十佳厂就转让后的“十佳”商标使用问题及商标标识的处理进行协商，对造成自己受让“十佳”注册商标后，十佳厂仍使用“十佳”商标商标负有一定责任。上述认定既不符合事实，也没有法律依据。

三、还需要指出的是，二审法院在改判时，仅引用了《中华人民共和国民事诉讼法》关于第二审人民法院对上诉案件的处理的规定，并没有援引有关实体法的规定，因此，二审法院在适用法律上也存在不当。