上诉人（原审被告）：王群德、王玉宏（系原河南省南阳市君达丽日用化工厂10合伙人的诉讼代表人）

    上诉人（原审第三人）：河南省南阳地区福利企业总公司（简称南阳福利总公司，系现南阳君达丽保健用品厂主管单位）

    被上诉人（原审原告）：河南省轻工业进出口公司（简称省轻工公司）

    被上诉人（原审原告）：西施兰联合企业有限公司（简称西施兰公司）

    一审法院：河南省南阳市人民法院

    二审法院：河南省南阳地区中级人民法院

请示案号：最高人民法院（1994）经他字第12号

案  情

原审情况：

1980年5月，香港尚华公司刘崇庆与南阳市晶体管厂协商，由刘崇庆无偿提供“夏露”浓缩原液，晶体管厂完成稀释、灌封、包装等工艺过程，合作生产“西施兰”夏露，由省轻工公司和南阳地区工艺品进出口公司办理出口业务，由省外贸局监督执行。“西施兰夏露”使用刘崇庆在香港及国外使用的“西施兰”商标，该商标为汉字“西施兰”、兰花图案和字母“sislan”自左上向右下组合而成。1980年8月1日，省轻工公司在国家商标局申请注册“西施兰”商标。1981年3月5日，国家商标局予以注册，证号为145479，使用在第69类香水、花露水、狐臭水、清香剂商品上。1982年7月，港商刘崇庆为甲方与省轻工公司、南阳市晶体管厂化工分厂为乙方，签订“生产、销售夏露协议书”，言明只限乙方在“西施兰”系列产品上使用“西施兰”牌商标，在国内由乙方登记注册。香港和东南亚地区由甲方登记注册，其他国际和地区分别由甲方、乙方在各自销售的国家和地区注册。1984年11月和1985年1月，省轻工公司又分别登记注册了第69类商品的215782号和第31类商品的218622号“西施兰”牌商标，其商标标识与第145479号注册商标完全相同。1985年，“西施兰夏露”商品已畅销国内外，受到消费者好评。同年3月，港商刘崇庆和南阳市晶体管厂化工分厂（后改名为南阳市西施兰化工厂）协商合资办公司。同年9月，经国家工商局批准，省轻工公司许可，由晶体管厂化工分厂投资168万元（包括厂房场地）、刘崇庆投资86万元成立了“西施兰联合企业有限公司”，继续生产销售“西施兰夏露”商品，使用“西施兰”牌商标。1985年11月14日，河南省医药总公司豫药企字（85）第220号文件同意西施兰公司归口医药部门管理，定点生产。1988年9月1日，省轻工公司与西施兰公司订立了“商标使用许可协议书”：许可西施兰公司独家使用215782号和145479号“西施兰”牌注册商标及其所列商品，收取西施兰公司内销净利润的1％作为使用费。1989年12月，该使用许可协议书由河南省工商行政管理局报国家商标局备案。西施兰公司及其以前的西施兰化工厂在西施兰夏露商品及其包装上使用“西施兰”商标时，改变了“西施兰”注册商标的组合，其包装正面为兰花图形，中文“西施兰”下边为“夏露”小字体。背面为兰花图形，字母“sislan”，瓶贴为兰花图形，字母“sislan”, 均注有“注册商标”或（r）字样，省轻工公司对此未提出过异议，有关工商部门也未责令其限期改正。1990年，国务院《化妆品卫生监督条例》实施后，西施兰公司将“西施兰止汗香体露”报请河南省卫生厅发给特殊用途化妆品生产企业卫生许可证。西施兰公司1987年利润378.6万元，1988年利润446.4万元，1989年利润199万元，1990年利润180.3 万元。

1988年9月，南阳市食品公司退休女工丁荣芝在南阳市工商局个体科办理了“金达莱日用化工厂”营业执照，自产自销日用化工产品，同时以该厂名义向国家商标局收取注册“金达莱”牌商标。该商标标识为中文金达莱、花朵图形和字母“jindalai”自左向右下组合而成。

1989年3月，由西施兰公司的几位职员粱超等7人与他人合伙入股，加入丁荣芝化工厂，并把厂名更换为“南阳市君达丽日用化工厂”，开始生产“西施露”商品，并在说明书上称其是“第二代最新止汗香体露”。经化验其成份与“西施兰――长效止汗象香体露”成份相同，用途也一样。西施兰公司发现该“西施露”商品包装及装潢方式与“西施兰夏露”的包装装潢相似，其包装正面为花朵图形和中文“西施露”，背面为花朵图形和字母“xishilu”，瓶贴为花朵图形和字母“sislu”，均注有“注册商标”字样。瓶装底部的字母“sislan”和“西施露夏露”瓶装底部的字母则完全相同。西施兰公司向市、地、省级工商行政管理部门反映要求对君达丽厂按侵犯注册商标专用权进行处理。

1989年4月8日，南阳市工商行政管理局对被告作出了没收20％的经营额1056元，责令其销毁瓶装底部的“sislan”字母的处理。

1989年8月，国家工商行政管理局商标局给南阳市金达莱日用化工厂注册了“君达丽”牌商标。其商标标识为中文“君达丽”，图案和字母“jundali”自左向右下组成，使用商品为第69类的止痒花露水、腋臭水、止痒香粉。

1991年9月，合伙人王文兴、王群德等人联名与第三人南阳福利总公司签订捐赠协议，将君达丽厂房、场地、设备作价20万元“无偿”捐赠给第三人，同时由第三人在南阳地区工商行政管理局申报以受赠财产成立“南阳君达丽保健用品厂”，企业性质为全民，合伙人转为全民职工并以承包经营形式让其生产、销售“西施露”产品及护肤、除臭、洗涤、灭菌等保健用品。原“南阳市君达丽日用化工厂”在南阳市工商行政管理局申请注销。

一审法院认为：省轻工公司经国家工商行政管理局商标局注册的“西施兰”注册商标应当受到法律保护，西施兰公司被省轻工公司许可独占使用“西施兰”牌注册商标并报国家商标局备了案，且已使用多年，其独占使用“西施兰”牌注册商标的权利亦应当受到法律保护，被告合伙生产的“西施露”与原告的“西施兰夏露”商品在化学成份、工艺流程、用途、样式等方面均有共同之处，故属于类似商品，被告在与原告类似的商品上将中文“西施露”和字母“sislu”作为商品名称使用与原告注册商标中的“西施兰”和“sislan”近似。被告还在首次上市的“西施露”产品说明书中称是“第二代止汗香体露”与原告在其“西施兰夏露”产品说明书中的“长效止汗香体露”相似，足以造成消费者的误认和误购。被告的行为侵犯了原告的“西施兰”牌注册商标的专用权，应当立即停止侵害，消除影响并赔偿原告由此所造成的经济损失。被告的部分合伙人在本案审理过程中将合伙财产捐赠给第三人是规避法律的行为，属于无效民事行为，应当承担民事责任，对此，第三人应当以受赠财产承担连带责任。一审法院判决：一、被告丁荣芝等十人立即停止侵权行为，禁止被告在与原告“西施兰夏露”相同或者类似的商品上使用“西施露”商标或者商品名称；二、收缴、销毁本案全部“西施露”商品的包装、装潢和瓶帖标识；三、本案丁荣芝等十人相互连带赔偿原告损失122.5万元；四、南阳福利总公司连带承担20万元的赔偿责任。诉讼费17510元由丁荣芝等十人相互连带承担。

丁荣芝等十人不服一审判决，上诉称：一、西施兰公司不具有商标使用权，一审法院关于构成侵权的认定不能成立；二、鉴于此案审理的指向唯一性，我方对省公司也不可能构成任何权利侵犯；三、为使原告胜诉，一审判决捏造不可能存在的事实；四、商标使用人无权提起商标侵权诉讼，有诉讼权利的省公司坚持管辖异议拒绝参加诉讼，此案无原告。请求驳回原告的诉讼请求。南阳福利总公司上诉称：一、西施兰公司不具有商标使用权，一审法院关于构成侵权的认定不能成立；二、一审判决与合议庭认定的事实相矛盾；三、原君达丽日化厂将该厂捐赠给地区福利企业是关心支持残疾人的福利事业，是合法有效的。请求驳回原告的诉讼请求。

请示问题和意见：

本案在审理过程中，河南省高级人民法院就原告的诉讼主体资格问题，向最高人民法院请示。请示的问题是：1、商标侵权诉讼中，在商标注册人与使用人分离的情况下，对商标使用人是否也构成侵权？2、根据本案情况，西施兰公司有无诉权？

二审法院对此问题有两种意见。第一种意见认为：商标法仅保护商标注册人的商标使用权，对由许可合同产生的商标许可使用权，无论是独占使用，还是一般许可使用，均不受商标法律保护，可以依合同关系解决。理由是：1、商标法第38条和商标法实施细则第41条、第42条、第43条均称“侵犯商标专用权”，由此，从法律规定看，并未直接出现对注册商标使用权的保护的规定。2、侵权只是对注册人侵权，对使用人不存在侵权，使用人只有使用权。另一种意见认为：1、本案河南省轻工公司（商标注册人）与西施兰公司是独占许可，该使用权应得到法律保护，当商标被侵权时，可以由被许可人直接对抗侵权人。理由是：独占许可使用与一般的许可使用不同，独占许可使用权人在合同规定的地域内，不仅可以在指定的商品上有独占使用注册商标的权利，而且享有排除他人侵害、请求赔偿、返还不当得利的权利。甚至在合同约定的地域范围内，商标注册人也不得使用商标，否则也将构成侵犯独占使用权。由此，在合同规定的范围内被许可人的独占使用权与商标权具有同等的权利，可以提起侵权诉讼。

答复意见和理由：

    最高人民法院经本院审判委员会研究，对于商标实施许可合同中被许可人的诉权问题作出（94）经他字第12号《关于西施兰注册商标侵权纠纷案有关问题请示的批复》。该批复内容如下：根据河南省高级人民法院请示报告所述，河南省轻工业品进出口公司（商标注册人）与西施兰联合企业有限公司（商标使用人）签订的是独占许可合同，并报商标局备案，合法有效，应依法保护。在合同有效期内，被许可人依据合同取得了“西施兰”牌注册商标的独占使用权，有权禁止他人使用该商标；发生侵犯注册商标专用权的行为，直接受侵害的是被许可人的权益。根据商标法以及实施细则关于保护注册商标专用权，以及民事诉讼法关于起诉条件的有关规定，西施兰联合企业有限公司依据其享有的独占使用权，可以和商标权人作为共同原告向人民法院起诉，也可以单独起诉。

此后，河南省南阳地区中级人民法院根据最高人民法院关于对西施兰联合企业公司诉讼主体资格的认定的答复意见，确认该公司作为商标独占许可使用合同的被许可人，在商标侵权诉讼中享有原告的诉讼主体资格，判决王群德等十上诉人停止侵权，赔偿损失，南阳福利总公司在受赠财产20万元范围内承担连带赔偿责任。

评  解

本案要点在于商标侵权诉讼中原告的诉讼主体资格问题。

根据《中华人民共和国商标法》第三十八条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条规定，法律保护注册商标专用权不受侵犯。商标注册人依法享有注册商标专用权，这是毫无疑问的。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（一）项的规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，那么，在商标侵权诉讼中，除商标注册人以外，还有哪些民事主体可以作为民事诉讼法中所规定的“直接利害关系人”？

上述问题实质上不是知识产权实体法所能够解决的问题，而是人民法院依法认定“原告是否与本案有直接利害关系”的诉讼程序问题。

本案原告省轻工公司与西施兰公司签订的是商标独占许可使用合同，依据该合同，被许可人取得了在一定的时间和地域范围内独家使用该注册商标的权利，商标注册人自己不能使用，也不得许可第三人使用。这就使得被许可人通过合同在一定程度上获得了使用该注册商标的独占权，有权禁止他人在合同约定的时间和地域范围内，使用该注册商标。一旦发生《中华人民共和国商标法》第三十八条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条所列举的法律禁止侵权行为，对独占使用许可合同的被许可人的独占权是一种侵害。由于许可人自己不得使用该注册商标，也不得许可第三人使用，由此，通常来说，独占许可的许可费与普通使用许可的许可费相比较要高一些，被许可人之所以要付出较高的许可费，就是要依据独占权取得更高的经济利益。在这种情况下，出现法律所禁止商标侵权行为，直接侵害的是被许可人的利益。由此，被许可人可以依据独占权请求人民法院保护其权利，制止侵权行为，消除影响，并赔偿经济损失。综上，人民法院有权依据民事诉讼法的规定，依法认定哪些是与本案有直接利害的当事人。商标独占使用许可合同中的被许可人依法享有独立的诉讼主体资格，可以单独起诉，也可以与商标注册人共同向人民法院提起商标侵权诉讼。