北京市高级人民法院

行政判决书

（1998）高知终字第39号

上诉人（原审被告）国家知识产权局专利局专利复审委员会，住所地北京市海淀区西土城路6号。

法定代表人李政，该委员会副主任。

委托代理人张茂余，国家知识产权局专利局专利复审委员会审查员。

委托代理人赵国虹，国家知识产权局专利局专利复审委员会审查员。

被上诉人（原审原告）王力平，男，62岁，天津市荣力电子有限公司经理，住天津市河西区滨水西里30号309。

委托代理人何润华，中咨国际律师事务所律师。

    上诉人国家知识产权局专利局专利复审委员会（以下简称专利复审委）因不服宣告发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（1996）一中知初字第60号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人专利复审委的诉讼代理人张茂余，被上诉人王力平及其诉讼代理人何润华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    王力平系1991年8月17日申请、1994年11月30日授权，名称为“人体内放疗法及装置”的91105575号发明专利的专利权人。1996年7月24日天津市希克电子有限公司向专利复审委申请宣告该专利权无效，专利复审委经审查认为该专利的授权公告的权利要求书和说明书（及其附图）超出了原说明书（及其附图）记载的范围，不符合专利法第33条的规定，并且不具有创造性。专利复审委于1996年6月11日作出第732号无效宣告请求审查决定，宣告王力平的91105575号专利权无效。王力平不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

    北京市第一中级人民法院判决认定专利法第33条所称修改超出原始公开范围不仅指对权利要求书、说明书中的文字或附图的增减和改变，还包括修改的实质内容是否超出了所属领域技术人员阅读原始文件并结合其所掌握的知识，所能惟一地、毫无异议地理解的内容。发明目的不应仅以其说明书中文字描述的内容为准，所属技术领域的普通技术人员经阅读该专利原始文件后能直接地、毫无异议地得出的应用也应被视为发明目的。91105575号专利与现有技术相比是用一根一端带有放射性物质而另一端不带放射性物质的钢丝绳来代替现有技术中的两根分别驱动真源和假源的钢丝绳，并相应地配以环形槽轮驱动机构及其它相关装置，来完成管道通畅性检查和进行治疗。所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无异议地理解出本发明不仅适用一个放射源，还可适用两个独立的源，而且还可直接地、毫无异议地理解出，该专利用环形槽轮驱动一根钢丝绳即可完成管道通畅性检查和治疗的机构与现有技术中的两套驱动机构分别驱动两根钢丝绳比较，具有“传动机构简单可靠，调整容易”的特点。因此在说明书中加入“不但可适用两个独立的源”及”传动机构简单可靠，调整容易”并未违反专利法第33条规定。该专利原始文件只披露了使用一根钢丝绳的技术方案，但所属领域的技术人员通过阅读原始文件可以得出还可适用两根钢丝绳的技术方案。故增加“或两条前端带有放射性物质后端不带放射性物质的柔软钢丝绳”和附图3及相关文字对所属领域技术人员不会有新的理解，而且这种应用范围的扩大是选择性的，未改变原说明书的范围，不违反专利法第33条的规定。该专利在原始说明书中未提及现有技术中存在“卡源”问题，也未揭示出该专利要解决“卡源”问题，但所有领域技术人员阅读原始文件后可以知道该发明能够解决“卡源”问题，实际上解决“卡源”问题应是该专利实施的效果。因此，在发明目的中增加“解决了卡源问题”，在发明特点部分增加“决不会出现卡源”，未超出原始文件记载范围，未违反专利法第33条的规定。该专利说明书描述了环形槽轮对钢丝绳既有驱动作用，又有掣动作用，因此所属领域技术人员可以理解到，在钢丝绳通道间的两环形槽轮互为对方的掣动器．在权利要求5中加入“设置钢丝绳掣动器，安置在钢丝绳通道上”并不一定超出原说明书范围，该专利原始说明书中未记载“相切”内容，原权利要求书中记载了“相切”内容。在本专利技术方案中，钢丝绳只要通过环形槽轮的槽并由槽轮驱动即可实现该方案，即导管只要保证钢丝绳进入到环形槽轮的槽中即可，而导管与槽轮是否必须“相切”对方案的实现并无影响。所属领域技术人员根据原说明书能够得出“导管”应“与环形槽轮相切”的结论，相切特征在该专利中又是一种现有技术，因此加入这一特征后，所属领域技术人员不会有新的理解，审定文本技术方案的应用范围也未增加，专利权人没有因此获得额外的利益。故独立权利要求的修改未超出原始文件记载的范围，未违反专利法第33条的规定。另外，在专利权无效审查过程中，不考虑权利要求书中超出原说明书记载的非选择性技术特征，而只考虑其余特征来评论专利性没有意义，第732号无效决定对创造性的评价没有必要。综上，专利复审委在理解和适用专利法第33条时，在认定该专利是否超范围修改时，没有对该专利说明书的范围进行正确合理的理解，更多地从形式上指出修改超出的内容，没有从一个完整发明技术方案的角度去考虑说明书的范围。第732号无效决定认定该专利修改超出原说明书的范围没有事实依据。应予撤销。依照《专利法》第33条、《行政诉讼法》第54条第（1）项之规定，判决撤销专利复审委第732号无效决定。

    专利复审委不服一审判决上诉至本院。理由是：第一、一审判决关于修改发明目的的认定有误。一审法院认为申请人关于发明自的的修改对所属领域技术人员是显而易见的，不会对原始文件所揭示的内容产生新的理解。上诉人认为，这种解释并非从所属领域技术人员的角度出发对该专利作出的理解，原说明书丝毫没有要包含涉及两个独立源的技术方案的明文或隐含的描述；第二，一审判决认定虽然增加了附图3及其相应的文字说明，但这种应用范围的扩大是选择性的，并未改变原说明书的范围，上诉人认为选择性的扩大同样也是范围的扩大和改变；第三，专利说明书和权利要求书中增加“相切”的技术特征，超出了原说明书让载的范围。一审法院却认为这种修改符合法律规定。第四，基于请求人的请求，第732号无效决定必须对创造性问题作出认定，而且审查创造性并未影响专利权人的程序和实体上的利益。总之，本案专利的主要缺陷是在一个原有技术方案的基础上增加了另外的技术方案，一审判决的错误在于支持和肯定了这种修改。请求二审法院撤销一审判决，维持第732号无效决定。王力平服从原审判决。

经审理查明：王力平于1991年8月17日向国家知识产权局专利局（以下简称专利局）申请了“人体内放疗法及装置”发明专利申请，专利申请号为91105575。该专利申请于1993年3月3日公开，经公开的权利要求为：

1、一种适应人体内多种肿瘤的治疗方法，该方法是在治疗前先将导管插入人体内肿瘤部位。放射源通过管道送入肿瘤部位进行放疗。该方法的特征在于，整个装置只配一根一端带放射性物质的钢丝绳，在将带放射性的一端送入管道前，先将不带放射性物质的另一端通过管道送到治疗部位，如未受到阻碍，再将带放射性物质的另一端送到治疗部位。

    2、根据权利要求1的方法，其特征在于：柔性钢丝绳的前端带有放射性物质，后端不带放射性物质，且前、后端都有与管道相配台的直径，能在管道中运动。

    3、一种对人体内肿瘤进行放疗的装置，其特征在于：所述的装置设置了环形槽轮，环形槽轮由电机控制，电机上设有光电编码器，环形槽轮的侧面分别设置前导管和后导管，这些导管都与环形槽轮相切。

    4、根据权利要求3所述的装置，其特征在于：设置一个三叉导管。其中两个导管分别与钢丝绳前端导管和钢丝绳末端导管相接，另一个管道上设置了一出源光电检测开关。

    5、根据权利要求3、4所述的装置，其特征在于：环形槽轮的外侧用皮带包紧，钢丝绳在凹槽中通过，靠摩擦传动。g

    6、根据权利要求3、4、5所述的装置，其特征在于：设置一个钢丝绳驻留箱，它分别与两个出源导管相接。

    7、根据权利要求3、4、5、6所述的装置，其特征在于：设置钢丝绳掣动器，安置在钢丝绳通道上。

    申请人王力平对原说明书、权利要求书、附图进行了修改后，专利局依据申请人1994年6月6日提交的说明书、附图、权利要求书，1991年8月17日提交的说明书摘要，于1994年11月30日授予发明专利权，专利权人为王力平。经授权的权利要求为：

    1、一种对人体内肿瘤进行放疗的装置，该装置具有糟轮和缠绕在槽轮上的钢丝绳，包在槽轮外侧的皮带以及驱动槽轮的电机，其特征在于：所述的槽轮是环形槽轮，环形槽轮由电机控制，环形槽轮的侧面分别设置前导管和后导管，这些导管都与环形槽轮相切，装置还包括在治疗前预先插入人体病灶部位的导管，一条或两条前端带有放射性物质后端不带放射性物质的柔性钢丝绳，且钢丝绳前后端都有与导管管道相配合的直径，并能在管道中运动。

    2、根据权利要求1所述的装置，其特征在于：设置一个三叉导管其中两个导管分别与钢丝绳前端导管和钢丝绳末端导管相接，另一个管道上设置了一出源光电检测开关。

    3、根据权利要求1、2所述的装置，其特征在于：环形槽轮的外侧用皮带包紧，钢丝绳在凹槽中通过靠摩擦传动。

4、根据权利要求1、2所述的装置，其特征在于：“设置一个钢丝绳驻留箱，它分别与两个出源导管相接。

    5、根据权利要求1、2所述的装置，其特征在于：设置钢丝绳掣动器，安置在钢丝绳通道上。

    与原始公开的说明书相比，审定授权的说明书作了如下修改（1）将原（公开说明书记载的）发明目的“用一根带有放射性物质的钢丝绳，即可解决管道通畅性检查及治疗”修改为：不但可适用两个独立的源而且可只用一根带有放射性物质的钢丝绳，即可解决管道通畅性检查及治疗，而且解决了卡源问题；（2）补充了对技术方案的说明，其内容包括授权的权利要求1—5的全部文字；（3）在发明特点部分补充了①“另一端不带有放射性物质；②“传动机构简单可靠，调整容易”；③“决不会出现卡源现象”；（4）增加了附图3及相关文字描述“本装置也可适用干使用两根放射源”，“这种结构与前一种结构所不同的是本例用真、假两根放射源，真源放在真源驱动器上，而假源放在假源驱动器上。”

    1995年6月王力平所在的天津市荣力电子有限公司向天津市中级人民法院起诉，状告天津市希克电子有限公司侵害其专利权（专利权人王力平于1992年7月将其91105575号发明专利独家许可给荣力公司使用）。1995年7月24日希克公司向专利复审委请求宣告该专利权无效，认为该专利的审定说明书和权利要求书在实质审查程序中的修改超出了原说明书记载的范围，并且依据1990年7月11日审定公告的871104821号中国专利认为，该专利的权利要求1—4不具备创造性。专利复审委于1996年3月22日进行了口头审理，并于1996年6月11日以该专利的授权公告的权利要求书和说明书（及其附图）超出了原说明书（及其附图）记载的范围，而且权利要求1—4不具备创造性为由，宣告该专利权无效。专利复审委认为对于第（4）项修改，公开说明书中无相关文字记载，本领域技术人员也不能从公开说明书及其附图中直接推断出来；“增加的附图3是图1（a）的局部结构放大图的说法也不能成立；图1（a）中未显示出钢丝绳和放射源，更看不出两条钢丝绳和两根放射源，故第（4）项修改超出了原说明书记载的范围。对于第（3）项修改，原说明书中没有文字记载，本领域技术人员从原说明书公开的技术方案也无法推断出来，故第（3）项修改超出了原说明书记载的范围。对干第（1）项修改，原说明书中只提到用“一根”钢丝绳和放射源设在钢丝绳前端，未有关于“独立的源”的文字记载，附图中也未显示出有关“两个独立的源”的信息，故“可适用两个独立的源”并非原说明书所能体现的发明目的，第（1）项修改超出了原说明书记载的范围。第（2）项修改是对原说明书技术方案的补充且其内容与授权权利要求一致，该技术方案内容可分解为：（1）由电机控制的环形槽轮；（1.2）缠绕在槽轮上的钢丝绳；（1.3）包在槽轮外侧的皮带；（1.4）驱动槽轮的电机；（1.5）环形槽轮的侧面分别设置前导管和后导管；（1.6）导管都与环形槽轮相切；（1.7）在治疗前预先插入人体病灶部位的导管；（1.8）一条前端带有放射性物质后端不带有放射性物质的柔软钢丝绳；（1.8a）两条前端带有放射性物质后端不带放射性物质的柔软钢丝绳；（1.9）钢丝绳前后端都有与导管道相配合的直径并能在管道中运动；（2）设置一个三叉导管，其中两个导管分别与钢丝绳前端导管和钢丝绳末端导管相接，另一个管道上设置了一出源光电检测开关，（3）环形槽轮的外侧用皮带包紧，钢丝绳在凹槽中通过，靠摩擦运动；（4）设置一个钢丝绳驻留箱，它分别与两个出源导管相接；（5）设置钢丝绳掣动器，安置在钢丝绳通道上。技术特征（1.8a）、技术特征（5）、技术特征（1.6）在原说明书中均无相应文字记载，或者从原说明书技术方案中也无法推导出来，故上述三技术特征超出了原说明书记载范围，第（2）项修改不被允许。综上，审定说明书和授权权利要求超出了原说明书记载的范围，违反了专利法第33条的规定。

    无效审理中专利权人王力平于1996年4月17日提出了修改授权权利要求的三个方案，方案一是删除权利要求1中的技术特征（1.8a），即“或两条”权利要求2、3、4、5不作修改；方案二是删除权利要求1中的非选择性技术特征（1.6），即“这些导管都与环形槽轮相切”，权利要求2、3、4、5不作修改；方案三是删除权利要求1中的技术特征（1.8a），即“或两条”，放弃权利要求5，权利要求2、3、4不作修改。专利复审委认为方案一和三虽删除了技术特征（1.8a），但仍保留了技术特征（1.6），仍超出原说明书记载范围，方案一和三不被允许，方案二虽删除了技术特征（1.6），但导致保护范围扩大也不被允许。

    关于91105575号专利授权权利要求的创造性，专利复审委认为，权利要求1中的技术特征（1.6）和（1.8a）已超出原说明书范围，评判创造性不予考虑。对比文件85105071号专利与权利要求1相比，区别在于：对此文件1的“圆柱形盘”上有一螺旋形槽，权利要求1中的槽轮上有环形槽；对比文件1中的装置有一个导管，权利要求1包括前导管和后导管；对比文件1中将传送线后端定在圆柱形盘上，圆柱形盘兼有缠绕和放置传送线的作用，本专利中钢丝绳后端是通过后导管引至驻留箱中而实现放置钢丝绳的作用。这两种放置方式均是本领域的常规手段，普通技术人员任选一种均不需要创造性劳动，故权利要求1无创造性。权利要求2、3中附加的技术特征已由对比文件1公开也不具备创造性。权利要求4中钢丝绳驻留箱的设置，是放置柔软长绳的一种惯用手段，也不具备创造性。权利要求5的内容超出了原说明书范围，不予考虑。权利要求1—4不具备创造性。

    本院认为，本案涉及的91105575号发明专利申请于1991年8月17日，故本案应适用修改前的专利法。修改前的专利法第33条规定，对权利要求书或说明书所作的修改不得超出原说明书（包括附图）所记载的范围。修改是否超出，应看修改所包含的实质内容是否超出了所属技术领域的普通技术人员经阅读原说明书并结合其掌握的知识，所能惟一地、确切地理解的内容，如果修改使所属技术领域的普通技术人员对原说明书所揭示的内容有了新的理解，则应认为已构成修改超出。申请人王力平在实质审查程序中对原说明书中记载的技术方案、发明目的和效果进行了修改和补充，在说明书技术方案部分增加了技术特征（1.6）、（1.8a）和（5），为了与技术方案相一致并对发明目的和效果作了适应性修改和补充。由于原说明书没有关于两根放射源的文字记载，图1（a）中也未显示出钢丝绳和放射源，更看不出“两条”钢丝绳和“两根”放射源；又由于原说明书没有关于“掣动器”的文字记载，根据原有文字也不能合乎逻辑地将皮带和槽轮解释为掣动器，故技术特征（1.8a）和技术特征（5）显然已超出了原说明书记载的范围。专利权人王力平在无效程序中提出了三个互不相同的权利要求书修改方案也能对此予以映证。至于技术特征（1.6）虽在原说明书中并未有任何文字记载，但该发明揭示的是一种利用环形槽轮驱动一根钢丝绳即可解决管道通畅性检查和治疗的技术方案，钢丝绳只要通过环形槽轮的槽并由槽轮驱动，也就是说导管只要能保证钢丝绳进入到环形槽轮的槽中即可实现该方案，故所属技术领域的普通技术人员根据原说明书记载的技术方案，能够确切地合乎逻辑地得出导管都应当与环形槽轮相切的结论。因此在技术方案部分增加技术特征（5）并未超出原说明书记载的范围，与此相适应对发明目的、发明特点所作的有关不会出现卡源等的适应性修改和补充也应准许。专利复审委在第732号无效决定中更多地从形式上指出了本案中的修改超出问题，没有从一个完整的发明技术方案的角度去考虑原说明书的范围，故其认定技术特征（1.6）及发明目的、发明特点中的有关描述超出原说明书记载的范围，并进而宣告91105575号发明专利权全部无效不当；一审判决对于显已超出原说明书范围的技术特征（1.8a）和技术特征（5）认定为未构成修改超出，并进而维持91105575号发明专利权有效也属错误。本院对此均予以纠正。

    技术特征（1.8a）和技术特征（5）不仅超出了原说明书记载的范围，而且还在审定授权的权利要求书中体现出来，这就在实质上改变了原专利申请所能够保护的范围，不应准许。技术特征（1.6）则未超出原说明书记载范围，应允许体现在授权权利要求书中。专利权人王力平在无效程序中提出的经过修改的权利要求方案三，包含了技术特征（1.6），但删除了技术特征（1.8a）和技术特征（5），不仅符合专利法第33条之规定，而且并未超出授权权利要求书所限定的保护范围，应当子以准许。如果接受了方案三，则意味着允许专利权人在无效程序中对于已经超出原说明书范围的专利说明书再次进行修改，这样不仅有悖于审查惯例，而且缺乏法律依据。对此，本院认为：专利法第33条规定对专利申请文件进行修改不得超出原说明书范围；专利法实施细则规定，修改专利申请文件超出原说明书范围可以成为请求宣告专利权无效的理由之一；按照专利审查的实践和惯例，无效程序中一般不允许修改说明书，仅可以修改权利要求书。如果申请人在实质审查程序中对说明书的修改确实超出了原公开范围，审查员予以认可，既未提出反对意见，也未给予改正和答辩的机会，在后续的无效程序中专利复审委又不允许修改说明书，那么上述规定和原则综合作用的结果必然是宣告专利权无效，这无论在程序和实体上对专利权人都有失公平。法律规定和审查惯例固应得到尊重，但这并不妨碍专利复审委和人民法院本着公平原则对于上述特殊情况作出灵活处理。也就是说，在无效程序中，如果专利权人承认说明书修改超出并主动对权利要求进行修改，剔除超出部分后，权利要求保护范围亦未扩大而且符合其他授权条件，则应当允许专利权人修改说明书。

    关于91105575号发明专利权的创造性。将王力平在无效程序中提出的经过修改的权利要求方案三之权利要求1与对比文件1相比，区别在于：（1）方案三通过一带环形槽的槽轮来驱动钢丝绳，而对比文件1是通过一带有螺旋形槽的圆柱形盘来驱动传送线；（2）对比文件1分别采用了两套传送机构来解决管道的通畅性检查和进行放射治疗，而方案三则只用一根一端设有放射性物质的钢丝绳。上述区别亦并非本领域普通技术人员所显而易见，已构成了专利法第22条第3款所要求的突出的实质性特点，而且该突出的实质性特点至少可以在一定程度上解决卡源现象并带来“传动机构简单可靠，调整容易”、“加工成本低”等效果。故方案三中的权利要求1具备创造性，从属于权利要求1的权利耍求2、3、4又在权利要求1技术方案的基础上附加了新的技术特征，同样也具有创造性。专利复审委在第732号无效决定中认定，在不考虑技术特性（1.6）和（1.8a）的情况下，方案三中的权利要求1－4缺乏创造性及一审判决对于91105575号发明专利的创造性不予审理均属错误，鉴于技术特征（1、6）的有无对于权利要求方案三是否具有创造性的审理不构成实质性影响，同时考虑到本案审理时间过长，为减少当事人讼累，本案对创造性问题直接进行了补审并予以纠正。

    综上所述，本院认为专利权人王力平在无效程序中提出的经过修改的权利要求方案三不含有说明书中的修改超出部分，新权利要求的保护范围并未扩大，同时具有创造性，故应在专利权人王力平于无效审理程序中提出的经过修改的权利要求方案三的基础上维持91105575号发明专利权有效。专利复审委第732号无效决定及北京市第一中级人民法院（1996）一中知初字第60号行政判决认定事实、适用法律均有不当，本院不予支持。上诉人专利复审委的上诉理由部分成立，本院予以酌情采纳，其上诉请求亦予部分支持。据此，依照《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款和修改前的第三十三条，《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第（2）目、第六十一条第（三）项之规定，判决如下：

    一、撤销北京市第一中级人民法院（1996）一中知初字第60号行政判决；

    二、撤销国家知识产权局专利局专利复审委员会第732号无效宣告请求审查决定，由国家知识产权局专利局专利复审委员会重新作出决定。

    一审诉讼费200元，由国家知识产权局专利局专利复审委员会负担（本判决生效后7日内交纳）；二审诉讼费200元由王力平负担（本判决生效后7日内交纳）。

本判决为终审判决。

                                                  审  判  长    魏湘玲

                                                  代理审判员    刘继祥

                                                  代理审判员    刘  薇

                       一九九九年七月八日

                                                 书  记  员    张冬梅

                                                北京市高级人民法院（印）